好發明并不意味著好專利談如何評估選擇可用于許可的專利

文 / 松本祥治 吳錦偉

好發明并不意味著好專利談如何評估選擇可用于許可的專利

文 / 松本祥治 吳錦偉

如今全球所有主要高科技企業都在積極地申請專利，最近中國的企業也加入了這一行列，譬如中興、華為，其年度全球專利申請量已經名列前茅。專利已如同產品開發、市場、銷售那樣是構成完整的企業戰略的重要環節，這已成為業界共識。故而成功的企業都會大力推行專利戰略，形成龐大的專利組合。

企業可以通過取得其產品技術的專利來降低其使用該技術的風險程度，防止同樣的技術為其他公司使用；并且在制造、銷售企業產品時能充分享受自由，避免出現其他公司要求支付專利使用費，或被要求停止生產該產品的問題。

企業往往將大額資金投入到本公司的專利申請和維持上。其中不僅包括知識產權工作人員的費用，還包括在全球范圍內申請、維持專利的費用。申請一個美國專利并將其維持20年有效所需花費大約為2-3萬美元。而如果還需在其他國家申請，此費用將會更大。像富士通株式會社這樣的大公司所擁有的專利達8萬多件，這些專利在全世界范圍內申請和維持所產生的費用是相當巨大的。

以前專利業務通常被認為是企業經營中需要承擔的一項支出，但目前將專利作為企業財產之一的看法越來越被企業所認同。專利申請及維持所需費用被看作是一種投資。企業對待專利就應該像對待其他投資一樣，探求投資利益最大化。

專利投資收益的表現形式不僅限于保護本公司產品和市場份額不受競爭對手侵犯，還存在如下一些形式。首先是運用專利組合形成戰略聯盟。擁有有力的專利組合，就能對其他公司產生組成戰略聯盟的吸引力，并且在聯盟中取得有利地位。其次相較公司自身研發而言，某些技術通過許可而獲得將更為合理，擁有強有力的專利組合可以幫助公司取得條件較為有利的交叉許可。最后，專利是具有買賣可能性的企業財產。對于未使用的專利，為了生成利益且實現專利維持費用最小化，有時也會在公開市場進行買賣。

為了達成上述其中任一目標，第一步則是先理解本公司專利組合的內容、技術，以及技術強項、專利限制等。理論上看似簡單，但實際一個產品領域內的技術內容非常浩瀚復雜，大多數情況下企業的知識產權人員可利用的資源有限，要有效地開展此活動十分困難。對于大公司而言，從專利組合所包含的幾萬個專利中評選少數可用于許可出售的“優質專利”更如大海撈針。

考慮到大企業要管理成千上萬個專利，首先要進行的工作是對專利組合進行分類，整理成可管理模式。專利分類模式很多，例如日本的F-term分類、國際專利分類（IPC）、美國專利分類（UPC）以及德溫特分類。但具體到某一具體產品領域，這些分類法就顯得不夠貼切和精細了。例如一個半導體存儲器制造商，其所擁有的專利大部分都無法按上述分類方法進行恰當分類。這樣一來，就有必要按技術及/或產品對專利組合進行手工分類。因此很多日本企業常常會有重要專利清單來記錄其重要專利，并對這些重要專利分別進行重新審視，從而對專利的實用性進行評價。

因此，專利評估是企業內部所有知識產權工作人員應該掌握的基礎技能，因為它是實現公司自身專利投資利益最大化的根本，也是出發點。但要有效地對專利價值做出正確的評估并非易事。

本文將結合筆者長期以來在專利訴訟、許可中技術評估與支持方面的從業經驗，分析達成優質專利所需要的條件，同時還將就正確評估專利時所面臨的問題，以及通過使用五個評價要素來實現投資收益最大化作一個粗略的探討。

我們需要從企業知識產權的觀點出發，考慮何為優質專利的要素。首先，關鍵在于專利本身。必須根據專利實施例的說明和權利要求的定義正確描述目標產品。專利不僅僅被用于保護產品和市場免受競爭對手沖擊，而且與上文所述的交叉許可，及收取專利費用一樣，還會被用作其他用途。一般認為對專利申請保護范圍的描述與描述清楚自身發明的產品技術相比而言，更為重要的是對競爭對手將來可能使用的相關技術和出現的相關產品加以說明。為此申請專利時，盡可能使用上位的用語對發明進行說明是標準慣例。這樣一來就有可能實現即使未來競爭對手一旦開發出類似技術，其仍然逃脫不出本公司已經持有的專利保護范圍。

舉個在集成電路制造領域通過用詞擴大專利保護范圍的例子。DDR DRAM在專利權利要求中往往被記載為“存儲裝置”，或者最好記載為“半導體裝置”。同樣的DVD刻錄機則被記載為“數字記錄裝置”或“記錄裝置”，而非“DVD刻錄機”。由于技術日新月異，很難預測技術將如何變化、發展。但是，不管是根據經驗預測還是純屬幸運巧合的情況，上位地進行專利用詞定義將十分有益于專利投資收益率的最大化。

多數情況下，企業會花費大量時間選擇可用于許可的專利。但是企業選擇專利與專業評估機構相比，見解有所不同。主要區別在于，企業雖然非常熟悉本公司的產品，但對不同競爭對手產品的了解卻非常有限。這樣的企業很容易從制造者的觀點出發評價專利。比如說若企業的某項專利解決了該企業產品的一個嚴重設計問題，那么這毋庸置疑是一項好的發明，但是該專利是否專用于本公司的一個產品上，還是也有可能會被競爭對手的產品使用，這是企業知識產權人員所難以判斷的。再比如，DRAM和閃存等類似產品有很多解決方案，每一方案對應若干專利，這些專利出發點雖是好的，但是哪些是領域內必不可少的專利，哪些是除了本企業外其他方案鮮有涉及的專利。在沒有本領域多年產品經驗的情況下，這會是一個很難判斷的課題。因此選擇以許可為目的的優質專利遠比看起來更為復雜。事實上，在很多情況下，企業優秀的發明并沒有成為優質的專利。

為了更準確地評價專利，我們可以通過使用以下五個評價要素，完整地評價專利能否用于交易許可。這五個要素如下：

1. 技術上的優勢。

2. 商業影響。

3. 可否被驗證。

4. 權利穩定性。

5. 權利要求強度。

技術上的優勢是指從技術的觀點評價發明。需要考慮這幾個方面：解決的問題是否重要，提出的解決方案是否優于針對同一問題的其他解決方案，是否存在解決相同問題的其他代替方案。比較理想的應該是解決疑難問題的發明是一個比現有方案更好的解決方案。

要對這點進行判斷，需要具備技術方面的扎實知識和設計經驗。一般來說，企業的知識產權工作人員對于自己熟悉領域的專利是能夠進行正確評價的，但要評價不精通的技術就會覺得比較困難。而這種情況在許可談判時會經常發生。尤其在分析可能被競爭對手產品所使用的專利時，需要具備很多專業領域以外的知識和技術。這樣一來就有必要從公司內部或公司外部聘請其他的專家。

這項指標是從技術的觀點來綜合評價發明的，尚未從法律解讀，即對發明的新穎性以及發明是否有在先技術等方面未加以考慮。另外，也沒有涉及到發明是否能夠用于目前市場上正在銷售的產品這個重要的問題。面對這些情況該如何進行評價，這將在以下要素中進行相應說明。

商業影響這一要素對評價專利的強弱非常重要。當發明被產品采用，且該產品實際在市場銷售或可能銷售的情況下，企業需要考慮該發明的商業影響。

使用此要素進行評價時，需要考慮專利已存在的年數。發明被專利化之后，經過一定時間，專利就有可能被市場產品使用。這些使用信息有助于我們將專利進行正確分級。有時會出現某主流產品明顯采用了某項發明的情況，這類使用信息更清楚地表明了專利的價值。此外，有時還會存在某些發明陳舊化、不能再使用的情況。例如，隨著時間的推移，會出現解決設計問題的標準方法，那么相關替代解決方案的專利就不再具有使用價值了。

例如噴墨式打印機，在二十世紀九十年代，壓電型、噴墨型、靜電驅動型三種技術相互競爭。但隨著時間的推移，制造商越來越少，現在僅有壓電型和噴墨型兩種技術被廣泛使用。據此可以明確的是，靜電驅動型噴墨技術在商業方面的影響很小。

對于新專利的價值，有時很難做出明確的判斷。因為一般來說導入該專利技術的市場產品要完全普及還為時尚早。評估較新的專利所具有的商業影響除了依據上述的技術優勢進行判斷外，更多地是依靠本領域內的專家根據該領域若干年的市場變化趨勢作出判斷，這種趨勢可以通過制作一些產品和技術的演化路線圖來體現。

在使用商業影響要素評估專利時，另一必須考慮的問題是發明所適用的市場情況。市場是大還是小？是正在成長還是正在縮小？有時某專利的商業影響與一般技術標準相關。比如，802.11無線LAN就是一個例子。如果專利中的技術被應用于無線LAN標準，那么就很容易確定使用該技術的產品銷售量，因此，其專利的商業影響也就不難確定了。

產品銷售的地域也是一個評估商業影響時需要考慮的重要要素，具體來說它是專利所在地區的銷售額。但是，由于目前大量商品通過中國大規模的OEM企業生產出來并在全世界以各式各樣的品牌上市，因此要確定最終銷售的國家非常困難。這需要了解市場中的代工關系。

可否被驗證是一個能夠對企業專利許可活動效率產生直接影響的要素。首先，通過反向工程技術，確定能否證明市場銷售產品中確實采用了該項專利。其次，確定他人產品采用該專利這一過程的容易度及費用。可否被驗證這一指標發揮作用的情形如下：

1、證明專利化了的發明是否被用于競爭對手的產品上。即通過事先調查做好充分的準備，進行交涉時可以讓對方毫無商量的余地。

2、不采取法律手段，而利用反向工程技術就能知道本公司的發明是否被使用，從而迅速進行交涉，并簽訂許可合同。使用這一重要要素可以節約時間和費用，同時最大限度地調動企業知識產權部門的有限資源。

多數大規模的電子企業及半導體企業都在本企業內部的研究部門進行反向工程。但是，大部分的內部研究部門只一味地支持制造業務部門，而針對支持知識產權活動的反向工程能力非常有限。這是因為內部研究部門一般都不具備專利知識，而且內部研究部門和知識產權部門也存在一定程度上的信息隔絕。同時其對于市場現狀和歷史的了解不夠充分，但這些市場知識卻是應用反向工程進行專利評估所必不可少的。相同的，對專利進行評估的企業內部知識產權人員要想獲得反向工程知識也非常困難。這些要素相互關聯，使得企業內部利用反向工程正確評估專利在產品上可否被驗證這一問題變得很困難。

而且，半導體工藝呈線寬縮小化趨勢，越來越多的功能被整合到消費類電子產品系統的LSI上，反向工程能力隨時間推移變得越來越困難。第三方的反向工程專業企業為了分析每年向市場投入的新元器件和系統，必須不斷創新和發展本公司的技術。例如現在UBM Techinsights公司能夠進行線寬28納米的芯片電路反向。

觀察組和對照組均采用標準的化療方案，對獲得CR的急性髓細胞性白血病的緩解后治療，主要包括表柔紅霉素+阿糖胞苷（DA）、高三尖杉酯醇+阿糖胞苷（HA）、米托蒽醌+阿糖胞苷（MA）、阿霉素+阿糖胞苷（AA）及中/大劑量阿糖胞苷（Ara-C）等方案；對獲得CR的急性淋巴細胞白血病患者的緩解后治療，主要包括長春新堿+柔紅霉素+環磷酰胺+強的松（VDCP）、足葉乙苷+阿糖胞苷（EA）以及甲氨蝶呤（HD-MTX）等方案。觀察組加用十一味參芪片（吉林金恒制藥股份有限公司，國藥準字Z10900029，0.3 g/片）口服，每日服用3次，每次服4粒。

權利穩定性，當被他人警告使用了其專利時，應當對該要素予以研究利用。作為被訴侵權的第一反應通常是主張對方的專利無效。專利制度的要點就是申請專利的發明必須具有新穎性和創造性，最早申請專利的發明者將獲得專利。因此，證明某項專利無效最一般的方法是證明該專利不是新技術或者屬于無創新性的簡單替代變換。

一般情況下，找到專利申請之前的在先技術并將專利無效的過程是一個耗時很長的復雜過程，無法在評估本公司專利組合質量時進行。但是，充分理解專利申請當時最先進技術的內容也是有必要的。一般來說，優質專利的創作過程都比較復雜，但被廣泛使用若干年后，再重新審視該專利時會覺得它非常簡單淺顯。所以，必須回溯到當時，忽略申請之后出現的其他新技術。要有效地進行此項操作，最好是利用藏有相關舊技術文獻的圖書館。相關舊技術文獻是指：

1、雜志、學會的會議記錄、數據手冊、產品操作手冊。2、有關技術及反向工程的報告。3、發明申請之前實際的產品群。

隨之而來的問題是關于數據庫的保存。我們知道數年甚至十數年之前的產品或芯片說明書是很難覓得的，特別是若要作為無效專利的證據，還需提供相應的購入發票和收據。更難的是證明某項技術在專利申請前已經被使用，因為這需要查找之前所有的產品，并且要對找到的產品進行法院認可的權威拆解和反向。目前在集成電路領域加拿大的SI公司有一個保存著自70年代以來多數芯片的產品的樣品庫，可供進行以專利無效為目的的在先技術產品查詢。

最后需要考慮的要素是權利要求強度。特有的權利要求語言是根據其語言來定義專利的范圍，所以非常重要。要分析判斷一個專利是否應用在產品上就必須分析特有的專利權利要求語言，看其包含的所有要素是否在產品上得以體現。這就要求權利要求的語言有充分的概括性和預見性，能夠囊括市場上所有采用該技術的產品特征以及相應的變形類推，甚至還要能盡量概括該技術的未來發展，使其落入權利要求的保護范圍。

另外常見的是，有些專利在對權利要求進行描述時，會將各晶體管以及晶體管固有的內部連接進行詳細描述。這種專利存在一個弱點，即通過任意增加或者減少單個晶體管，或使用其他相類似的方式連接各晶體管就可以輕易規避這個專利，這就是我們常說的專利的規避設計。

還要注意避免使用不清楚或語義含混的用語。權利要求上記載的用語意思不清楚或者專利的實施例上沒有明確定義的情況下，對于不清楚的用語意思，權利人和被許可人或者被訴訟對象關于各自主張的語義解釋的爭論會沒完沒了，甚至會影響許可或訴訟的結果。

常見的問題如有些結構雖然在產品的制造過程中存在過，但在最終產品上已經不存在了，這些結構若被寫進權利要求將導致權利要求范圍不明確。例如在特定芯片制造上使用各種層和掩模的半導體專利時，有時會沉積一層某種物質，接著又研磨或刻蝕去除該層物質。那么在最終產品部件上不能顯示是否使用過該層物質。

同樣的問題也會出現在特定制造流程實施和操作順序相關的權利要求上，比如工藝執行時的溫度和所需時間等的工藝流程，對于這種權利要求不和競爭對手唇槍舌劍辯論質證一番是很難證明的。

所謂言多必失，冗長且復雜的權利要求容易產生問題。將一個復雜的專利權利要求中的每一要素對應上目標產品，即使對一個擁有各種實驗室設備和反向手段的專業人員來說也是非常困難的。企業雖然想通過交涉協商解決專利糾紛，但仍有一部分專利糾紛最終還是要通過法院裁決。法院的法官、律師、陪審員通常都不具備技術相關的背景知識，權利要求越復雜就越難讓普通人弄清楚產品是否侵害了專利。

上述的一些原則不僅在專利許可中應當予以重視，還應該貫徹到企業的日常專利活動中去，以便提高企業專利質量。若要有效保護本公司的產品和市場不受競爭對手侵害，就必須設法讓法院和海關理解競爭對手正在侵害自己的專利。為了使公司在專利聯盟內形成優勢，或者對標準專利池組委會產生影響，就必須通過證據證明自身專利在上文所述的五個方面具有優越性，并體現出與本公司結成專利聯盟或在標準中納入本公司專利的潛在益處。另一個要點是，在出售本公司專利組合中的專利時，要設法通過搜集并反向市場產品，證明該專利在市場上已有他人實際使用，進而找到使用者的競爭對手向其出示使用證據，定能使專利賣出一個較高的價格。

企業的知識產權工作人員面臨的一個挑戰就是挑選出本企業的優質專利。要解決這個問題，就必須有豐富的產品經驗和精準的市場預見能力。而且必須認識到，優質產品和優質專利并不一定相同。結合本文前述的諸項判斷標準，判斷專利可能會怎樣被使用于競爭對手的產品中。另外，還要利用反向工程等技術，從能否發現和證明專利涉及技術被他人產品使用的視角來評估專利，這樣才能最大限度提高企業專利的投資收益。