我國專利許可合同登記必要性研究

文 / 董美根

專利許可是專利權人處分專利權最主要方式。由于專利許可方式的多樣性與復雜性，承載專利許可的專利許可合同登記被認為是解決同一專利不同許可之間沖突最簡單、最有效的方式。我國現行法律法規僅規定了專利許可合同備案，未涉及專利許可合同的登記及其效力。諸多國家和地區對專利許可合同的登記及其效力作了明確規定【1】，國內學者從不同角度詮釋認為我國也應當就專利許可合同的登記及其效力作出規定。探討專利許可合同是否需要登記就顯得非常重要，也為我國將來新一輪的《專利法》修訂做好準備。

在參考不動產合同登記基礎上，本文將從專利法及專利許可規則出發，考察我國專利許可合同（尤其是專利獨占許可合同）有無登記的必要性。

一、專利許可合同登記性質

專利許可合同屬于民事合同，專利許可合同登記總體上應遵循民事合同登記規則，尤其是登記性質。

（一）民事合同登記性質

為了社會穩定、有序及保護公共利益目的，國家有必要對當事人的民事合同進行干預和管理，其手段之一即為民事合同的登記。我國《合同法》第44條第2款只是籠統規定了部分民事合同應當辦理登記手續，但未明確登記對象是合同本身的登記（合同登記），還是合同引起的權利得喪、變更的登記（權利登記）。最高法院《關于適用〈合同法〉若干問題的解釋㈠》第9條規定區分了合同登記與權利登記 。1.該條規定：“依照合同法第44條第2款的規定，法律、行政法規規定合同應當辦理批準手續，或者辦理批準、登記等手續才生效，在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批準手續的，或者仍未辦理批準、登記等手續的，人民法院應當認定該合同未生效；法律、行政法規規定合同應當辦理登記手續，但未規定登記后生效的，當事人未辦理登記手續不影響合同的效力，合同標的物所有權及其他物權不能轉移。”因大多數權利登記均與引起權利移轉的法律行為（尤其是合同）有關，故權利登記也常作為合同登記來看待。

合同登記主要審查合同當事人主體是否適格、是否具備法律規定的特殊條件、合同內容是否合法等。其具體目的在于：1.保護交易安全以保護及當事各方利益；2.方便公眾查閱，減少權利沖突。此外，登記的合同還具有證據效力 。2.如登記的專利許可合同可作為獨占被許可人申請訴前措施的權利證據、專利侵權之訴的賠償證據。權利登記目的在于使有效合同履行所產生的權利得喪、變更情況進行公示【2】。

以物權為例，我國動產登記極少（僅涉及抵押登記），主要涉及不動產登記。不動產登記既有合同登記，也有權利登記。合同登記主要有：房屋預售合同登記（實現行政機關審查與監督，防止房屋交易欺詐，維護交易安全與交易秩序）、租賃合同登記（公開特定房屋已設定租賃，公示該房屋存在優先購買及買賣不破租賃原則的制約或負擔）。權利登記主要有房屋過戶登記（公示所有權變更，同時公示可能存在抵押等負擔）、抵押權登記（公示物權處分受限制狀態）。

（二）專利許可合同登記性質

我國目前將專利許可合同劃分為獨占許可合同、獨家許可合同與一般許可合同三種基本類型。因專利許可性質對專利許可合同登記的性質具有實質性影響，而我國目前理論與實踐對專利許可的性質未統一，故討論專利許可合同是否有必要登記之前，必須區分不同專利許可的性質。

專利許可概念源自于美國19世紀專利法實踐。美國專利法一開始按財產規則界定專利權：專利權享有與財產相類似的內容，包括使用與處分等權能。由于專利技術非物質性特征，在借鑒有形財產處分（disposition）基礎上，美國法院19世紀中葉率先在專利法領域創造了“許可（license）”法律概念，以區別于有形財產的某項權能必須一并處分，實現對某項權能更為靈活與精準的處分【3】。此后，許可作為民事權利處分形式被諸多國家和地區及國際公約所采用。

民事權利分為靜態權利享有與動態權利行使兩種形式。根據德國民法學說，權利動態行使包括負擔行為與處分行為兩種情形。負擔行為是“一個人相對于另一個人或另若干人承擔為或不為某一行為義務的法律行為。”【4】435.獨占被許可人未取得分許可權的，也就不具有追認權。負擔行為是權利人對自己權利進行了限制，產生債務關系，并不導致權利得喪與變更。處分行為是“直接作用于某項現存權利的法律行為，如變更、轉讓某項權利、在某項權利上設定負擔或取消某項權利等。”【4】436處分行為是權利人將自己的權利授予第三人行使，直接發生權利的得喪與變更，被授權人可以其自己名義行使被授予的權利。

由于德國民法負擔行為與處分行為規則過于抽象與復雜 ，3. 德國處分行為采用物權行為規則，實行確定原則、享有處分權原則、必要公示原則。負擔行為不考慮行為人享有處分權，只考慮行為人是否以自己意思表示從事負擔行為。參見[德]迪特爾 梅迪庫斯：《德國民法總論》，邵建東譯，法律出版社2001年版，第169-170頁。我國未采用這種劃分 ，4.我國未采用物權行為與準物權行為、《合同法》規定無權處分的合同效力待定。而是將兩者統歸于處分行為。但德國民法負擔行為與處分行為的劃分對于理解專利許可具有較大的參考價值。一般許可，指在約定的權利、地區范圍內除可有二個或二個以上的被許可人實施專利技術外，專利權人還可在該范圍內自己實施專利技術。顯然，一般許可實為專利權人對其專利權所設立的一種負擔，一般許可合同僅僅是專利權人同意被許可人使用其專利技術的承諾，或者說是專利權人對一般被許可人實施專利技術不行使排他權的一種承諾。相應地，一般許可合同如為登記，必為合同登記。獨占許可是專利權人對專利權所進行的處分，被許可人在許可范圍內取得了被授予的專利權。獨占許可合同不僅僅是合同，還承載著權利的授予。相應地，獨占許可合同如為登記，必為權利登記。獨家許可實為專利權人保留自己實施專利技術的獨占許可的特殊情形，如為登記的，也為權利登記。

二、專利一般許可合同無登記必要

因一般許可為負擔行為，一般被許可人無權限制專利權人自己使用與另行許可。故一般專利許可合同即使進行登記，其也必然為合同登記，而非權利登記。

如果要求一般專利許可合同進行登記，理應賦予其要對抗第三人效力，否則無登記必要。登記對抗的只能是：1.在先獨占被許可人（在先獨占許可合同）；2.受讓人或在后獨占被許可人。這兩方面，法律無特別干預之必要。

1、一般許可合同不能對抗在先獨占許可

當存在在先獨占許可的，因獨占許可為專利權的授予，在獨占許可授權范圍內，即使在先獨占許可未為登記，基于無權處分規則，專利權人再為一般許可屬于無權處分之情況。缺乏處分權的專利權人再為的一般許可必然在合同法層面上無效 。無效合同當然無必要登記，更不具對抗效力。

2、未登記的一般許可合同可直接對抗受讓人或在后獨占被許可人

當專利權人為一般許可之后再為專利權轉讓或獨占許可的，此時受讓人受讓的專利權或獨占被許可人取得的權利是否承受該專利權上的負擔，或者說一般被許可對受讓人或在后被許可人是否仍有效呢？

一般認為，“買賣不破租賃”原則主要是基于承租人實際占有標的物。但從另一方面看，承租人基于租賃合同而實際占有物時，該所有權上的占有權能被承租人享有與行使，基于“后手權利不得大于其前手”的民事權利繼受取得規則，買收人應承擔該物上的負擔。這樣在租賃合同有效期內，買收人同樣應承受物上的租賃負擔。顯然，當專利權存在一般許可負擔時，即使專利權人為轉讓或再為獨占許可的，此時仍應遵守“買賣不破租賃”原則，一般許可合同無登記的必要 。6.《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第24條第2款規定：“讓與人與受讓人訂立的專利權、專利申請權轉讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關專利實施許可合同或者技術秘密轉讓合同的效力。”

此外，特殊情形之專利許可更無須登記。

1.專利池許可的登記 隨著技術的發展，專利池許可是專利許可中經常發生之情形。實行公開、透明、無歧視的RAND原則要求專利池許可只能是一般許可。由于入池專利處于變化之中，專利池許可根本無須也無法進行登記。相反，要求專利池許可進行許可登記無疑增加了當事人的負擔。

2.強制許可的登記 專利強制許可本質上也是一般許可。如果自愿一般許可需要登記，那么專利強制許可是否也需要登記而非現行的備案？如果強制許可也需要登記，是否賦予其對抗效力？不僅如此，如果強制許可是基于專利權人行使專利權而被認定為不法壟斷所誘發的 ，7.參見《專利法》第48條第（二）項規定。此時強制許可的登記必然與反壟斷法的目標相違背。

三、獨占許可合同登記不符合專利法規則

專利獨占許可合同是否需要登記，除了考慮交易安全外，更需要考慮專利法規則。但專利法規則難以支撐獨占許可合同登記。

1、專利權登記不具有公信力對獨占許可合同登記具有根本否定性影響

專利權的取得與變更雖然是通過登記進行的，這一登記雖然具有公示權利歸屬（權利靜態享有）的功能，但這一公示并不具有公信力。專利登記僅僅是證明該專利通過了專利審查而被授予了專利權。專利登記簿僅僅是“一種即時的法律狀態的證明”【5】，專利權登記僅僅是證明了專利登記在冊時推定專利權有效、專利權歸屬于登記名義人，而非證明專利權真實、持續有效。專利權登記因缺乏公信力而不具有不動產公示所產生的針對任何第三人的效力。相應地，專利權動態行使的獨占許可合同也就無須進行登記。

2、專利無效宣告導致獨占許可合同喪失登記基礎

合同登記的主要目的之一即為保護交易安全以保護交易當事各方利益。然而專利權本身的不穩定性導致專利許可交易本身即存在非常大的風險。我國專利法規定，包括被許可人在內的任何人都可提起專利權無效宣告之訴。專利權一旦被宣告無效，則專利許可合同也就喪失了存在與持續的基礎，專利許可合同終止。

實踐中更難面對的是，如獨占許可合同（也適用于一般許可合同）登記后，第三人會了解到被許可專利技術具有實際商業價值，為此會以專利無效為由進行訛詐。專利許可合同登記雖然給公眾帶來查閱方便，但也給當事人尤其是專利權人帶來了更大的風險。由于能夠進行許可進而實際商業化運用的專利比例極小，專利許可合同登記產生的負面效果更大，更不利于專利實施，從而與鼓勵發明創造的專利法目標不符。

3、專利權的動產權利屬性決定了獨占許可無須登記

物權登記主要針對的是不動產，對動產登記要求較少。其原因在于不動產價值相較較大，公示不動產的歸屬對社會穩定具有重大價值。而動產的價值相對較小，交易相對頻繁，法律直接規定占有事實產生占有權，通過占有公示完全可實現社會穩定。這也是物權法公示公信原則的體現。

大陸法系對專利權的財產屬性未作界定。英美法系一開始按照普通法的財產規則界定專利權時，專利權享有與財產相同之“占有”、使用、處分等權益。但是借鑒財產法規則時，專利權更多的是具有動產屬性（私人財產屬性8.美國《專利法》第261條規定，專利權具有動產（personal property，也有譯為私人財產）屬性。），而非不動產屬性。如美國聯邦法院認為，專利權人通過權利要求書、說明書披露相關技術即為專利權人“占有”了該專利技術【6】。這一規則完全是物權法上的動產先占取得制度的映射。這樣，對動產屬性的專利權進行許可處分的獨占許可合同無須登記。

4、兩大法系典型代表國家和地區并不要求獨占許可進行登記

目前確有部分國家和地區要求專利許可合同（尤其是專利獨占許可合同）進行登記，并賦予登記以效力，如俄羅斯、日本、我國臺灣地區。但并非所有國家和地區都要求專利獨占許可進行登記，尤其是兩大法系典型代表的德國與美國。

德國《專利法》規定了專利獨占許可合同的登記，但登記完全是出于當事人自愿，該法未規定登記的效力 。9.德國《專利法》第30條第4項規定：“向專利局證明了另一方的同意的，依專利權人或被許可人的請求，專利局將獨占許可的授予登記于專利登記簿。”德國學術及實務均認為，獨占許可登記并不產生實體法上的效力【7】。

美國1870年第一部《專利法》要求專利權在轉讓（assign）后的三個月內到美國專利局進行登記，美國法院也曾長期認為登記公示是判斷合同是否對受讓方施加限制的實質性要求【8】。美國現行《專利法》第261條要求專利權轉讓、授權或轉移進行登記是根據普通法規則進行的（這也是1870《專利法》的保留），并不包括許可授權登記。該法第271條規定，專利侵權之訴“必須完全由專利權人或以專利權人的名義提出”，獨占被許可人必須以專利權人名義或與專利權一并提起侵權之訴【9】。該規定未要求獨占許可合同登記是產生對外對抗效力的前提 。10. 版權獨占許可與專利獨占許可不同，版權獨占產生權利轉讓后果，版權獨占許可需要登記。此外，美國所有當代論著中都無獨占許可合同登記內容，除非涉到美國境外許可。

四、獨占許可合同登記不符合專利許可規則

專利法規則不要求專利獨占許可合同登記，專利許可規則同樣不要求專利獨占許可合同進行登記。

1、專利獨占許可規則復雜，登記機關審查難度大

獨占許可合同登記實為權利的登記。如需要公示獨占被許可人所取得的權利，登記機關應當對專利許可合同的實質性內容進行審查后才能登記并公示，否則登記不具有公信力。

（1）專利獨占許可必須是專利法意義上的獨占許可

專利登記機關首先要審查專利獨占許可合同不僅僅是合同法意義上的獨占許可，同時還應是專利法意義上的獨占許可。僅僅授予專有制造權、使用權、銷售權的專利獨占許可合同僅僅是合同法意義上的獨占許可，尚不構成專利法意義上的獨占許可合同。

物之支配權是對事實支配的一種確認：占有物即可實現支配物；通過行使物上請求權（排他請求權）恢復對物的占有進而恢復支配。專利則不同，專利權不穩定性與專利保護范圍不確定性，加上大量阻卻性專利與互補性專利的存在，專利權缺少事實支配之對象獨立及四至清晰的先決條件，專利權人無法實現法律支配。英美法系雖然一開始從財產角度界定專利權為積極權利，但專利授權目的并不是給予專利權人在專利授權之前已經具有的積極使用權（自然權利）、也沒有擴大這一使用權，而是賦予其排除他人實施專利技術以實現其壟斷性的使用【10】，美國最終于1952年《專利法》確定了專利權是消極排他權。大陸法系國家和地區大多持相同規則：法國現行《知識產權法典》從消極角度規定專利權的；德國現行《專利法》雖然同時從積極與消極角度規定了專利權內容 ，11. 德國《專利法》第9條“專利權人的排他權利”規定：“專利具有僅專利權人有權在本法適用的范圍內實施被授予專利的發明的效力。未經專利權人同意，任何第三人不得制造、許諾銷售、銷售、使用、進口專利產品……”但德國總體上主要還是認為專利權是消極權利 。12.“發明人（德國實行發明人原則）權利中的使用權是一種不完全的絕對權。”引自范長軍：《德國專利法研究》，科學出版社2010年版，第53頁。我國臺灣地區2001年修訂《專利法》時將專利權從積極權利修改為消極權利。TRIPS協議的有關權威解釋也認為專利權是消極權利【11】。我國《專利法》第11條也是從消極角度規定專利權的：未經許可，任何單位或個人不得以生產經營為目的制造、使用、銷售專利產品、使用方法專利。

專利權是消極權利要求專利獨占許可不僅是合同法意義上的獨占許可（專有授予制造權、使用權、銷售權等），更應是專利法意義上的獨占許可（授予獨占被許可人排除他人使用專利技術的權利）。

（2）獨占許可的范圍復雜

專利獨占許可常存在著時間、地域、權利、被許可的權利要求范圍、被許可使用的產品范圍等限制，這些限制都是專利許可處分內涵精確化的具體表現。登記機關審查這些范圍的難度較大，如不同產品范圍是否都在專利申請主題范圍之內，且沒有發生沖突。

此外，1.當獨占許可合同將多個國家的同簇專利一并許可時，如何進行登記？即使在我國進行行登記，對其他國家的專利是否具有效力？2.《對外貿易法》規定技術進出口合同需要登記。如為專利許可的，多個登記是否有沖突？

2、現行規則已解決不同專利許可合同之間的沖突，無須登記

登記目的之一在于公示權利，減少權利或合同之間沖突。然而，我國現有規則已基本解決不同許可之間的沖突，登記實無必要。

（1）獨占被許可人基于被授權的權利直接對外主張權利

如前所述，獨占許可合同承載著專利權的授予，是否登記并不影響獨占被許可人所取得權利與對外效力。原因很簡單，專利獨占許可授予的是專利權上的民事權益，專利權的歸屬并未發生變化 。13.“權利（right）常常指包括有形財產或無形財產上的權益（interest）、請求權(claim)、歸屬關系（ownership）。”Black’s Law Dictionary, 8th Edition, at 1347.由于所有絕對性民事權利（權益）都具有對外效力（《侵權責任法》保護的是民事權益），獨占被許可人所取得的權益當然具有對外效力。結果是，專利許可合同登記必然是對本身即已具有絕對對外效力的權利再次進行公示，顯然沒有必要。

（2）在后被許可人可獲得充分救濟，無須進行登記。

當專利人為獨占許可之后再為許可或轉讓時，表面上因該獨占許可未為登記而造成了善意在后受讓人或在后被許可人的損失。然而，受讓人或在后被許可人可獲得合同法上的充分救濟：專利權人非常清楚專利權已為許可授權，專利權處于不完整的狀態。當專利權人再為處分時，其理應為隱瞞在先授權事實而再次處分承擔相應的違約責任。此外，當受讓人或在后被許可人實際使用專利時，如果停止使用對影響過大且有損公共利益時，即使構成侵權，也并不必然承擔停止侵害責任。

五、結語

雖然專利權與物權都屬于財產權，但由于專利技術與有形物（尤其是不動產）具有本質上的差異，物權法規則并不能完全適用于專利法。在專利許可合同是否需要登記方面，應充分尊重專利法本身的規則及專利許可的特殊性，不能直接移植物權登記規則。從專利法及專利許可規則來看，我國確無必要規定專利許可合同的登記。當然，基于當事人意思自治原則，法律也不應排斥當事人就專利許可合同的備案。

【1】 姜丹明.各國關于許可合同登記問題的立法簡介【C】//專利法研究1999.北京:知識產權出版社,2000:32.

【2】高富平.合同登記與權利登記[J].衡陽師范學院學報（社會科學）,2000:4.

【3】Adam Mossoff.Exclusion and Exclusive Use In Patent Law【J】. Harvar Journal of Law and Technology,Spring, 2009.

【4】 [德]卡爾 拉倫茨.德國民法通論[M]. 王曉曄等,譯.北京:法律出版社,2003.

【5】 邱曼麗,哈斯.專利證書（專利登記簿副本）在專利權屬糾紛中證明力的探討[J].知識產權.2009:3.

【6】Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010).

【7】 Masanori Ikeda.Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany【EB/OL】.【2009-12-10】.

【8】Joseph William Singer. Introduction to Property 231-34 (2001) (discussing notice requirement in restrictive covenant doctrine).

【9】Morrow v Microsoft Corp, 499 F 3d 1332 (Fed Cir 2007).

【10】 167 U.S. 249(1895).

【11】UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development : An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement【M】. Cambridge University Press, 2005：414.