標準必要專利禁令救濟政策之改革

文 / 張雪紅 / 大唐電信科技產業集團

標準必要專利禁令救濟政策之改革

文 / 張雪紅 / 大唐電信科技產業集團

隨著新一代移動通信標準的引入，市場競爭和行業訴訟日趨激烈，不僅引起了司法和立法層面的關注，也掀起了新一輪的標準知識產權政策改革。其中的一項重要內容是對標準必要專利禁令救濟措施的限制。對禁令的限制程度，與標準組織知識產權政策設計的目的、FRAND許可義務的理解以及禁令限制的基礎性條件緊密關聯。業界各方提出了禁令政策改革的不同建議，盡管仍存在較大分歧，但已經對標準必要專利的許可實踐產生影響。

隨著信息通信的迅猛發展以及產業融合的日趨深入，移動通信步入3G、4G時代，其技術和專利格局也產生了一些新的特點。一是整個終端概念被改寫，智能終端的出現，打破了傳統意義的電話、短信等有限的窄帶通信模式，極大豐富了業務應用的內容和功能，也使智能終端本身成為最名副其實的跨界知識產權密集型產品；二是技術領域眾多，專利更加分散；不僅有傳統電信廠商主導的通信技術標準專利，而且廣泛涉及外設、人機交互、操作系統、業務應用等其它專利【1】，后者多為計算機和互聯網等領域的IT廠商所持有。新興產業力量和傳統電信力量在市場競爭和利益分配過程中產生了激烈碰撞，2010年之后，全球專利訴訟的主角多為蘋果和三星、蘋果和摩托羅拉等。

市場競爭與行業訴訟的戰火，不僅引起了司法和立法層面的討論，也在主要的國際電信標準組織掀起了新一輪的標準知識產權政策改革。以蘋果與競爭對手的訴訟為例，蘋果采用了其著名的設計專利廣泛申請了禁令，在很多國家得到了支持；而三星以其標準必要專利申請了禁令，也部分獲得支持。但是蘋果馬上作出反應，認為標準必要專利不應該得到禁令支持。其類似的態度也鮮明地體現在蘋果與摩托羅拉的案件之中。由此牽涉的對標準必要專利禁令救濟措施的討論，成為本次標準組織知識產權政策改革的焦點性問題。

值得注意的是，標準必要專利的禁令救濟問題，不是一個單純的發放與否的問題。它與標準組織知識產權政策設計的目的、對FRAND原則許可義務的理解以及禁令限制的基礎緊密聯系。因此，本文首先回顧標準組織知識產權規約的價值取向與核心內容，探討其法律屬性，進而分析對標準必要專利禁令進行限制的理論基礎以及法律基礎，而后介紹標準知識產權政策改革有關禁令討論的各方觀點并對本輪知識產權改革進行評價和展望。

一、標準組織的知識產權政策

（一）知識產權政策的價值取向

為了增強競爭力并推進標準的采用，標準組織須關注對標準活動產生影響的各方利益。主要的利益相關方包括技術貢獻者（專利權人）、標準實施者和最終用戶。技術貢獻者所提交技術提案的好壞直接決定了一個標準的質量。技術貢獻者也把這些技術申請為專利，成為標準背后的專利權人。而標準實施者利用標準提供產品和服務，決定著標準的推廣程度，標準實施者還可能推出其它創新。無論標準制定過程中的創新還是標準實施中的創新，歸根結底是為滿足最終用戶的需求，最終用戶代表著消費者利益，決定著標準的發展。

標準組織在平衡各方利益過程中，必須處理標準的公權力屬性與知識產權作為私權之間的關系，這就需要在一定程度上限制專利權的行使。因為任何一個標準專利權人，如果不進行許可，或者過高定價的話，整個標準實施的成本將會非常高，甚至會受到挾持和阻礙。迄今為止，很多標準組織對推薦性標準的專利權行使采取“弱限制”的方式。原因是標準的開發同樣需要巨大的投入，如果過分限制專利權，將減弱標準技術對于創新激勵的作用。更為重要的是，可能會把一些專利權人排斥在標準組織之外。這時，標準知識產權政策作為內部政策，對這些人就不起作用了。一旦其專利被納入標準，就可能威脅到標準的發展。

（二）知識產權規約的核心內容

建立知識產權規約是標準組織用以平衡利益關系的主要方式。不同標準組織的知識產權規約也存在差異。但是綜合提煉起來有一些核心內容大致相同，首先是專利權人不得拒絕許可其標準必要專利；其次是許可應遵循FRAND（公平、合理、非歧視）原則；第三是向標準組織披露其標準必要專利的披露政策1. 參見ETSI Intellectual Property Right Policy, http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf. 本文所參考網站最后訪問日期均為2013年11月。。后兩者在具體內涵上也因不同的標準技術體系和成員結構而有差異，如FRAND原則有免費的FRAND原則，也有一般的FRAND原則；披露政策既有強制性披露，也有鼓勵性披露。

可見，規約中的一些核心內容并不具體。標準組織的根本使命是制定和推廣標準，而不是解決操作具體問題。例如：在標準必要專利的披露方面，它只充當信息平臺，對于提交的專利本身既不審查也不判斷；而FRAND原則長期以來由于模糊性而飽受批評，但標準組織很難做到具體的澄清，它更傾向于將商業談判自由度交給談判雙方。

（三）知識產權規約中FRAND許可義務的性質

FRAND許可義務對專利權行使進行了適當的約束，在標準組織、專利權人、標準實施者之間產生何種法律關系？對比今年分別在中國和美國審理的華為IDC案件和微軟、摩托羅拉案件，我們會發現上述問題存在不同的理解。深圳中院認為由于FRAND許可聲明的存在，專利權人對標準實施者負有與供水供電供氣等壟斷企業類似的強制締約義務。而在華盛頓州法院2013年審理的摩托羅拉與微軟的案件中，則將標準實施者視為FRAND許可合同關系中的第三方受益人。 通過對訴訟制度進行分析不難發現，上述認定與具體案情緊密相連。我國《合同法》雖承認為第三人利益的合同（《合同法》第64條），但該第三人僅可成為無獨立請求權的第三人，而不能直接獨立提起訴訟。綜合相關案件的反壟斷訴求，法官認為將相關法律關系歸結為強制締約義務比較妥當。

筆者認為：知識產權規約的FRAND許可義務并沒有在標準實施者和專利權人之間成立合同關系；但可能在標準組織和專利權人之間成立合同關系，取決于不同的標準組織知識產權規約的訂立過程是否滿足不同法域下的合同成立要件。

在多數情況下，知識產權規約經由成員單位的討論，在其制定出來后就成為標準組織制度體系的一部分。按照制度的契約說，知識產權規約此時類似格式條款?！案袷綏l款并不當然成為合同的組成部分而具有法律約束力。只有雙方意思表示合致，方可成為合同內容【2】。所以，知識產權規約要經歷合意的過程，方可由格式條款訂入個別協議。一些標準組織在成員加入或專利披露時完成了這一過程，此時標準組織與專利權人合同關系成立，FRAND許可義務對專利權人產生了約束力。值得注意的是：在不同的法律體系下可能得出不同的結論。如德國法否認了知識產權規約中FRAND許可義務的合同性質【3】。

而對于標準實施者，專利權人并未直接做出任何許可要約或承諾，雙方未進行有關許可的磋商，因此，知識產權規約中的FRAND許可聲明并不在專利權人和標準實施者之間成立合同關系。在深圳中院2013年審理華為和IDC的案件中也對雙方成立合同關系給予了否定性評價【3】。

二、對標準必要專利禁令救濟措施進行限制的基礎

（一）專利挾持

美國學者Mark A. Lemley & Carl Shapiro在其論文《穿越專利灌叢》和《專利挾持和許可費堆?！分刑岢隽藢＠麙冻值睦碚?，分析了專利挾持產生的原因、危害后果并提出了建議?？傮w來講，專利權人通過獲得禁令或以禁令相威脅，阻礙生產者對專利的使用，而生產者為銷售產品，不得不支付大大高于合理許可費率的對價，由此產生了專利挾持現象2. 參見Mark A Lemley, Carl Shapiro，”Patent Hold-Up and Royalty Stacking”, http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/stacking.pdf.。

能夠產生劫持效應的專利不僅僅限于標準必要專利。例如：對于一些“非標”專利而言，如果專利權人選擇在產品問世以后才開始許可費談判，生產者面臨禁令的威脅，可能會為“替換專利技術”負擔高昂的遠遠超出專利價值的成本。而標準必要專利在上述情況之外，還可能由于特殊原因引發挾持現象。其一，標準制定和發布之后，如果專利權人不許可相關專利，通過修改標準技術排除專利適用是比較困難的，需經過大量的程序并與多人協商；其二，標準往往涉及大量的專利，一個專利許可引發的問題，可能導致整個產品的禁售，在這種情況下，標準受到了專利的挾持。正因為如此，有關標準必要專利禁令發放應謹慎對待3. 參見Carl Shapiro, “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”, Innovation Policy and the Economy, http://www.dklevine.com/archive/refs4122247000000000539.pdf.。

（二）標準必要專利的義務負擔

第一， 禁令發放程序的考量。標準必要專利的權利行使，更加需要考量對公共利益的影響。禁令是專利權人的重要救濟手段，許多國家都建立了對禁令發放的審查程序。而無論是美國eBay案件確立的四要件原則，還是我國“關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定”都將對公共利益的影響放在禁令發放的審查范圍之中。標準必要專利許可與消費者福利密切關系，也是禁令發放的考量因素。

第二， 合同法的義務。從前述分析可見，很多情況下專利權人對標準組織的FRAND許可義務，形成合同義務，使得標準必要專利的禁令行使受到一定程度的限制。但該義務是否意味著強制許可或默示許可？目前仍然存在較大爭議。

第三， 反壟斷法的規制。在很多情況下，標準必要專利的權利行使受到反壟斷法的關注【4】。近年來一些重量級收購案件的反壟斷審查中，收購方對標準必要專利的行使進行了限制性承諾。此外，在美國司法部與專利商標局聯合發布的《FRAND義務下的標準必要專利救濟政策聲明》4. 參見Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments, http://www.justice. gov/atr/public/guidelines/290994.pdf.中，也可以看到反壟斷執法機構對標準必要專利禁令發放的謹慎審查原則。

三、各方觀點

在標準組織知識產權政策改革中有關禁令部分的討論圍繞著上述的基礎展開。第一種觀點是主張對禁令予以全面限制，將FRAND許可承諾與強制許可等同起來，認為專利許可人不能尋求禁令救濟手段；標準必要專利人的侵權救濟應限制在賠償范圍內。

第二種觀點是不宜在標準知識產權政策中對禁令發放予以限制。他們認為：標準必要專利背后的各項義務，不構成著對于禁令的排斥。目前標準運行得很好，沒有受到專利劫持。反之，如果限制禁令發放，會引發“反向挾持”，即下游的廠商可能不接受FRAND原則許可，或是惡意拖延談判時間。此外，標準知識產權政策將失去平衡，極大降低對標準專利權人的激勵，減少其技術貢獻。

第三種觀點在禁令發放與不發之間尋求妥協。盡管如此，內部也分化成兩種相去甚遠的建議。一種是在極少的特定情況下發放禁令，它以不發為原則，采用列舉的方式，列出可能發放禁令的情形。其中規定了很多程序，為專利權人附加了較多的有關專利和許可的證明責任，而且有些許可條件還要得到法院或仲裁機構的確認。這個觀點遭到了傳統的電信大專利權人的強烈反對，他們質疑程序的合理性問題以及可能引發的程序濫用問題，認為不利于談判和協商。并提出另外一種相反的解決方案，既安全港方案。該方案總體上保留禁令救濟措施，除非被許可方滿足一些足夠證明善意的條件，才可能得到禁令豁免，這些條件也被逐一列舉。

目前在禁令救濟的問題討論上，很少有人再堅持前兩種。有關標準必要專利的禁令救濟既不是全面禁止，也不能不加限制；標準專利政策，應該保持適度的平衡，既能激勵上游，又能激勵下游。但是如何實現這一點，還存在很大的爭議，第三種觀點內部的兩種分歧，代表了不同的利益傾向，達成一致的道路似乎還比較漫長。

四、評價和展望

本輪的知識產權政策改革，與2006年的改革情況有很大的差異。它不是一個純粹內化的討論，同期發生的立法和司法實踐對于改革產生了巨大的影響。論辯各方都援引了大量的立法意見和司法判決，而這些外部實踐反映的價值理念也促進了觀點的統一。盡管標準知識產權政策改革的最終結果尚難預料，但禁令發放的審慎態度增強了標準實施者的談判能力，進一步減少了標準實施的不確定性，有利于鼓勵開放式創新與合作。

標準組織在知識產權政策制定中所持有的平衡理念，是標準成功與發展的關鍵因素，它兼顧了標準制定過程各方的利益，推動著標準的代際更換與產業的欣欣向榮，為最終用戶創造了價值。知識產權政策改革的方向可以對平衡進行調整，但不能徹底打破平衡。只有既注重知識產權保護，又防止權利濫用，才能實現對技術創新和產業創新的雙向激勵，促進標準的良性發展。

在標準組織的知識產權政策之外，個案原則將成為解決問題的重要途徑。無論是專利權人還是標準實施者，其行為的正當性在很多情況下與談判的具體情形相關，也與行業實踐中所形成的價值尺度相關。這其中，司法審判機構和執法機構將發揮重要的作用。而相關機構在個案的處理過程中，不僅要解決具體的糾紛爭議，也應對標準必要專利許可的基本問題逐步澄清，一方面促進知識產權保護，一方面維護競爭的秩序，幫助我國產業增強知識產權規則的運用能力。

參考文獻

【1】智能終端專利競爭態勢及對策分析【R】. CATR研究專報, 2013(2).

【2】崔建遠. 合同法（第二版）【M】. 北京：北京大學出版社, 2013:52.

【3】葉若思. 祝建軍. 陳文全. 標準必要專利使用費糾紛中FRAND規則的司法適用【J】電子知識產權. 2013(4):59-60.

【4】趙啟杉. 論對標準化中專利行使行為的反壟斷法調整【J】. 科技與法律, 2013(4):26.