顯著性考（下）寫在《商標法》頒布30周年之后

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學法學院

顯著性考（下）寫在《商標法》頒布30周年之后

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學法學院

摘要：顯著性是商標法的基石性制度，對其認識卻一直不甚清晰，商標法諸多問題的解決依靠對顯著性更細致入微的理解。探討了兩種顯著性：固有和獲得，分析其各自獨有的問題以及兩者的關系，如非文字標識的固有顯著性如何認定？通用標識如何認定？臆造性標識保護是否受到商品類別的限制，“第二含義”如何認定？以及“第二含義”適用范圍的擴張，兩種顯著性在商標法中的不同功能等。對基礎制度進行細微化梳理，幫助人們理解當前商標保護中各種困難問題，找到適當的解決方案。

關鍵詞：顯著性;第二含義;臆造性標識;美學功能性

（接上期）

二、獲得顯著性

（一）制度對象：描述性標識和類描述性標識

獲得顯著性制度，為某一特定類別的標識，提供了一種特殊的法律地位，此類標識是描述性標識。

描述性標識，直接描述商品的質量、原料、功能、用途、重量、數量等特點，被認為無固有顯著性，但可以取得“第二含義”彌補，獲得顯著性。雖被稱為描述性，但其特殊地位，并非僅僅因為其描述了商品，因通用性、暗示性標識也在一定程度上描述商品。判斷描述性標識的關鍵，在于標識與商品類別之間聯系的緊密程度，并以之與通用標識和暗示性標識區分：聯系最緊密的，是通用標識，如84對于肝炎消毒液12.江蘇愛特福藥物保健品有限公司與北京地壇醫院上訴案，(2002)民三終字第1號。，XXL對于服裝；聯系較密切的，是描述性標識，如“純凈”之于水、“小肥羊”之于涮羊肉館；有聯系但不密切的，是暗示性標識，如“舒膚佳”之于香皂、“飄柔”之于洗發水。

還有一些標識，可稱為“類描述性標識”。它們有與描述性標識類似的法律地位，諸如單色13.Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc., 514 U.S. 159 (1995).、姓名14.參見Mary LaFrance. Undersanding Trademark Law[M].LexisNexis.2009: 61. 但我國并不將姓名統一視作描述性標識，而認為姓名可能固有顯著性，參見黃暉.商標法【M】.北京：法律出版社，2004：64。、商品外觀15.. Warmart案中，美國聯邦最高法院認為之所以商品外觀獲得商標保護以取得“第二含義”為前提，是因為消費者不會直接以此類標識區分來源，而一般將其視作商品的裝飾。Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).等，也被認為無固有顯著性，可取得“第二含義”獲得顯著性。雖然有論者將之也歸類為描述性標識，但這些標識不具有固有顯著性的原因，并非與商品之間聯系過于密切，它們常常與商品類別毫無關系，即是臆造的或任意的，比如，黃綠色與干洗襯墊13間不存在任何緊密的聯系，而且也是一種獨特而不常見的設計。因此，它們的認定標準不同于描述性標識，但由于具有類似于描述性標識的法律地位，本文稱之為“類描述性標識”。下文對于描述性標志的論述，同樣適用于類描述性標識。

根據一些法官們的闡述，之所以給予上述標識以類似描述性標識的法律地位，是因為消費者一般將其視為商品的裝飾，不以之識別商品 。15筆者認為，這種說法頗為武斷，因為大多數附著于商品外觀的設計，包括顏色、包裝、裝潢等等，都既有裝飾價值，又有識別價值。尤其當企業率先采用一種獨特的顏色、包裝或裝潢時，對消費者而言，其識別來源的價值甚至會超過裝飾價值。因此，類描述性標識，與其說是一種基于特定標準而劃定的類別，不如說意味著一種法律地位，真正的決定性因素，是立法者的利益衡量：所有不應僅憑使用獲得商標保護、但可以取得“第二含義”獲得商標保護的標識，都可劃入此類。

（二）制度目標：保護消費者免受誤導

該制度的目標是對因無固有顯著性而拒絕直接保護的描述性標識，在其建立起“第二含義”后給予保護。此項保護的目的和正當性，在于保護消費者免受誤導：“第二含義”意味著該標識已在相關公眾中建立起實際的市場指向力，確切地指向某一商品來源，這時如仍拒絕保護，任由他人隨意使用，就會導致消費者陷入錯誤認識而購買。

學界流行的說法是，獲得顯著性制度是為了保護標識上已建立的商譽。筆者不太認同此觀點。雖然對于取得“第二含義”的標識進行保護，確實客觀上保護了該標識上積累的商譽，但并不能將保護商譽視為本制度的主要目標或正當性基礎。因商譽有不同范圍和不同程度，有世界范圍，也有街道范圍;有極為熟悉并喜愛，也有知曉但不熟等等，商譽是個范圍和程度都不確定的詞匯。所有商標制度，可以說都是在保護商譽。對于一項具體制度而言，這種含義模糊籠統的說法，難以準確描述該制度的制度定位，難以指引制度的具體操作，也難以辨認制度的邊界。筆者認為，對此類本該留在公有領域的標識的保護之所以變得必要，是因為不保護就會導致消費者對商品來源發生混淆，將他人商品當成取得“第二含義”者的商品而購買，是為了保護消費者免受誤導。

因此，對描述性標識而言，是否先使用無關緊要，重要的是先取得“第二含義”，即先建立實際的市場指向力。當先使用者與先取得“第二含義”者發生矛盾，比如后使用者先知名，先取得第二含義者獲得商標專有權，先使用者僅能保留某種先使用抗辯權。

（三）如何認識“第二含義”

正如“顯著性光譜”起源于且主要用于對文字商標的分類，“第二含義”也源于文字標識，指字典含義之外的第二種含義。雖有以上語源，但“第二含義”的本質是實際的來源指向力，即消費者已經將該標識對應于某確定的商品來源。16.參見美國《反不正當競爭法重述》（Restatement of Unfair Competition）對“第二含義”的定義。一旦建立了實際的來源指向力，對消費者而言，其標識商品來源的意義其實已不是次于詞典含義的第二種含義，而成為首要的含義，即消費者只要看到某類商品上的該標識，會直接將之對應于某確定的商品來源，而不會首先想起其詞典含義。

商標法中有若干與知名度相關的制度，如馳名商標、知名商品、有一定影響的商標等，“第二含義”也表現為一定的知名度，與上述概念有何關聯和區別？

1. 用以認定“知名”商標的“第二含義”

《反不正當競爭法》第5條第2項規定了未注冊商標對他人仿冒性使用行為的禁止，前提是“知名”。這里的“知名”，指具有了實際的市場識別力，其實就是“第二含義”。這時的“第二含義”無對知名地域廣度的統一要求，并非一定要在省級、市級、縣級以上知名。其核心是原告商標在被告地域內是否已具有了“第二含義”。我國現在流行的以市級以上、省級以上等層級門檻認定“知名”的方式，意在明晰門檻的高度，似乎簡單易行，實際背離了此項制度的初衷，個案中多有不公，也造成理論上的困擾。17.筆者在另一篇文章中對此有詳細論述，請參看劉麗娟.論自然使用的商標的利益安排【J】.知識產權,2013(3): 12-19。相關內容，本文不再贅述。

2.用以獲得注冊的“第二含義”

“第二含義”用于獲得注冊（《商標法》第11條第2項）時，是否有統一的地域要求呢？有觀點認為以注冊為目標的“第二含義”的認定范圍，應等同于馳名商標認定的地域范圍，是全國或全國大多數地區【7】。這個地域要求顯然遠遠高于《反不正當競爭法》第5條第2項反仿冒的“知名”門檻所要求的地域廣度，其原因應是注冊會授予全國性的獨占權，有權在全國范圍禁止他人的可能混淆的使用，自應要求在全國范圍具有“第二含義”。日本學者也有同樣觀點【8】。

3. “馳名”門檻高于“第二含義”

就知名“地域廣度”而言，馳名商標需要在全國大多數范圍馳名。也就是說，馳名商標是個全國性概念，保護也及于全國，僅有局部性的知名度不足以成為“馳名商標”【9】411-412。而“第二含義”代表著一種消費者對該標識的認知狀態，即將該標識對應于一個確定商品來源，可發生于各種地域范圍，一省、一市、一縣、一鎮都皆可取得第二含義。根本上說，馳名商標代表著相對確定的知名高度，“第二含義”一般并不代表確定的知名高度。

即使是在全國范圍的“第二含義”，其與“馳名商標”仍有知名“程度”的區別：“馳名商標”有熟知要求【7】117，而取得“第二含義”僅僅意味著公眾將該標識對應于特定的商品來源，并不要求“熟知”或具有“好感”等。因此，即使在相同地域，具有“第二含義”和“馳名”也不是一回事18.Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo& Co., 391 F.ed 1088, p1097. 在這個著名案例中，法官認為，一個外國商標引用《巴黎公約》的“馳名商標”制度到美國獲得保護，該商標在美國某地域已經取得“第二含義”具有很強的說服力，但不足以認定為“馳名商標”，還必須證明在美國已有實質數量的消費者對該商標達到熟悉程度。，馳名商標意味著更高的知名度和聲譽。

三、兩個顯著性的關系

1. 區別

雖都被稱為顯著性，但兩個顯著性呈現出完全不同的狀態。

固有顯著性，是對于標識將來能夠區分某類商品的預測，是對其區別力的預測。法律之所以需要預測標識未來區別某類商品的能力，而不等待其在市場上的實際表現再作決定，如前文所論，是商標先占確權的需要。

獲得顯著性雖也被稱為顯著性，但并非對區別力的預測，而是指市場上真正具有了識別力，標識實際指向了確定的商品來源。獲得顯著性是對標識具有了實際識別力的判斷和認可，是對不具有區別力的標識的一種彌補政策，往往意味著一定程度的知名度。保護獲得顯著性的商標，體現了法律對市場實際狀況的尊重。這些標識，可能是未通過固有顯著性審查但企業仍將之作為商標使用，但更多的，是企業根本未將其作為商標，卻逐漸產生了識別力，如商品的包裝裝潢等。因此，獲得顯著性制度，使得商標保護不但遠遠超出了傳統的“商標”標識范疇，而且與企業是否將之作為商標使用的主觀意志分離。

獲得顯著性的標識，可作為商標保護，但未必能獲得注冊，可保護與可注冊不完全重合，前者范圍遠大于后者。注冊受到技術手段等的限制，總是將某些種類的商標排斥在外，比如商業外觀，非指具體文字、圖案或色彩，而指整體的外觀，由于其保護難以落實到具體標識，難以注冊；這種整體的外觀經過長期使用完全可能取得“第二含義”，即消費者一看到某種特征的外觀，就認為其屬于某特定的來源，只要不具有功能性，就應該保護，而這種保護又是反混淆意義上的，屬于商標保護。

依邏輯而論，兩個顯著性，得其一即可保護，兩者的關系應是“或者”而非“并且”。獲得顯著性針對的應是無固有顯著性的標識。案件中，或者討論是否固有顯著性，或者討論在沒有固有顯著性的情況下是否獲得了顯著性，而不應討論固有顯著性的標識取得“第二含義”即獲得了顯著性問題。但這種邏輯關系只適用于使用制國家，注冊制國家頗為不同。以我國而言，所有未注冊商標，包括固有顯著性標識，禁止他人使用（不包括對注冊的禁止）的前提是“知名”（《反不正當競爭法》第5條第2項），“知名”指實際的市場指向力，而“第二含義”已逐漸成為實際市場指向力的代名詞，“第二含義”的適用場合擴張至所有需要借助“市場實際指向力”進行分析的場合。也是因此，產生了“第二含義”在我國成為所有未注冊商標禁止他人使用行為的前提。我國司法實踐中，常會出現諸如某商品外觀非常獨特，固有顯著性，且經過長期使用，取得了“第二含義”因此應予以保護的提法，19.意大利費列羅公司與蒙特莎食品有限公司再審案，（2006）民三提字第3號。案中，法官認為費列羅公司巧克力獨特的外包裝固有顯著性，且經過長期使用，已使相關公眾將該包裝裝潢與費列羅公司巧克力產品聯系起來，因此，屬于“特有“包裝裝潢。這種提法并無邏輯問題，而是“第二含義”一詞在長期使用中含義發生以上偏移所致，這也應是德國《商標與商業標識保護法》第4條關于未注冊商標獲得商標專用權的前提“Verkehrsgeltung”（英文直譯“public recognition”）被意譯為“第二含義”并受到廣泛認可的原因【7】。

有觀點認為“消費者會認為注冊商標是在標識來源，都固有顯著性；未注冊商標，消費者一般不會認為其在標識來源，必須具有第二含義方可作為商標保護。”20.參見Vibrant Sales, Inc. v. New Body Technique, Inc., 652 F.2d 299, 303-304 (1981).此觀點高估了消費者對注冊標記的敏感度。真實的消費者不是商標專家，對各種標記的認知模糊，既不會絕對地認為所有添加了注冊標記的都是商標，如消費者不會認為“咖啡伴侶”是商標，即使右側添加了注冊標記，而主要是依靠“雀巢”商標識別來源；也不會自動排除未注冊商標，如消費者對于超市貨架上玲瑯滿目的商品，往往以商品包裝外形識別，而不仔細辨認商標。此觀點以是否注冊代替市場上真實的消費者認知，用錯了標準。何況獲得注冊的不止固有顯著性標識，無固有顯著性標識，在取得“第二含義”后也可獲得注冊。當然，隨著公眾對商標標記或 TM的敏感度增加，公眾開始習慣于尋找附有商標標記的標識并以之識別商品。即使如此，加注商標標記，也僅是提高了相關公眾以之識別商品的可能，而非必然，相關公眾的實際認知仍是固有顯著性的唯一判斷依據。上述觀點雖在使用制國家中明顯不正確，但在注冊制國家似乎倒說得通，我國注冊程序嚴格，很難撤銷，這意味著只要獲得注冊，其固有顯著性的認定基本成為定局；而且我國對未注冊商標確實需要獲得“第二含義”（確定的市場指向力）方能禁止他人在其知名區域內的使用。

2.顯著性與標識類型

顯著性判斷中有兩種傳統。在歐共體，顯著性的判斷一向不與標識類型掛鉤，不論是文字、圖形、亦或數字，不統一預設某種類型的標識有或沒有固有顯著性，而是在個案中，根據標識具體圖樣，聯系商品類型判斷，關鍵是以相關公眾的一般注意力，是否可能以該標識區分商品，即所謂“同等審查原則”【10】。而美國有整體否定某些特殊類型標識的固有顯著性的傳統，比如姓名、單色、商品外觀等。

商標保護客體一直呈擴張之勢，面對新的類型，上述兩種傳統的分歧非常明顯。如就商品外觀而言，美國聯邦最高法院在2000年Warmart案15中明確，商品外觀是商品本身，消費者一般不會以之區分商品來源，不固有顯著性，在無功能性的前提下，必須取得“第二含義”方能給予商標保護。此態度得到美國大多數聯邦巡回上述法院的支持。而歐共體法院在包括寶潔公司系列洗衣片案在內的若干案件中卻一再表示：“此類標識（洗衣片的形狀）的檢驗標準與其他種類的商標相同，并不要求更為嚴格的標準，但由于消費者并不習慣將商品的外形作為識別出處的標志，比起圖文商標，產品外形商標產生顯著性的難度顯然更難”。就顏色而言，歐共體也持同樣態度，單色，只要能被公眾認為可以表示特定的出處，就可以被認為具有顯著性，但沒有經過使用就具有顯著性的可能性非常小【10】471，474。也就是說，歐共體雖然認為商品外觀、單色等固有顯著性可能性較小，但只是門檻提高而已，而非全面否定其固有顯著性。

兩種做法中，美國方案偏重效率，難免犧牲個案公正。因為有些商品外觀如此獨特以致于消費者主要以外觀而非商標區分來源，而要求建立“第二含義”對商家來說是相當高的市場成功要求和舉證責任要求，難免不公。歐共體方案關注個案公平，但法官必須對無數的商品外觀是否具有固有顯著性進行分析，其顯著性判斷甚至不同于一般文字商標的顯著性判斷，而商品外觀還總是伴隨著非功能性分析，既困難，效率又低下。就我國來說，明顯追隨了美國模式。如在《商標審查標準》中，明確將單色排除出去。再如，我國2010年“晨光案”21.寧波微亞達制筆有限公司與上海中韓晨光文具制造有限公司再審案，(2010)民提字第16號。將“形狀構造類裝潢”統一劃入無固有顯著性行列，必須取得“第二含義”方可予以商標保護。

3.顯著性與美學功能性

功能性的內涵和判斷標準歷經發展。最初的功能性，指的是技術功能性，不過是為了避免借商標權無限期壟斷技術，讓技術留在門檻高、期限短的專利法領域，判斷標準主要是該設計是否為實現某種技術效果所必須，或者影響著產品的成本或質量。22.Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).功能性逐漸擴張至非技術領域，引入了美學功能性。

美學功能性的最大難點在于：什么是美學功能性？美國1938年《侵權法重述》如此規定美學功能性：“當消費者購買某商品主要是因其美麗的外觀，那些著力于增強該商品美感的設計，就具有功能性，因其有助于商品所要達到的目標。”因此，美學功能性的最初作用是將工業品外觀設計排除出商標保護。該標準在個別案件中為法官所實踐。23.Pagliero et al. v. Wallace China Co., Limited，198 F.2d 339（1952）.該案中，法官認為當美感為該類商品的“基本消費需求”（basic consumer demand），而某設計對于該商品是“商業成功的重要原因”時，這種設計就具有美學功能性，不能獲得商標保護，因此拒絕對瓷器的精美外觀給予商標保護，即使已經建立起第二含義。問題是，依照此標準，拒絕以商標法保護富有美感的商品外觀設計，但卻對少有美感的外觀設計授予商標保護，結果不合常理，因此遭到幾乎所有法院的拒絕【11】320,【12】27。權威商標法學者J. Thomas McCarthy認為，單純美化性的外觀沒有固有顯著性，但可通過取得“第二含義”獲得顯著性，即使該外觀獲得消費者的特別喜愛而使其具有了競爭優勢，也不應改變上述結論，從而拒絕美學功能性概念【13】。

在美國聯邦最高法院于Qulitex案13和Trafix案24.Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23(2001).中接連表態后，“是否為競爭必須”逐漸成為美學功能性的主流標準，核心是該設計對于某類商品是否會帶來無關商譽的競爭優勢。至此，美學功能性含義及制度目標相比1938年《侵權法重述》的規定發生根本性變化，已不再是為了將工業品外觀設計排除出商標保護，而在于有些外觀雖無技術上的功能，但其對于本行業競爭如此重要，將之私有，會導致其他企業陷入與商譽無關的重大不利地位，從而需要將這些外觀徹底排除于商標法保護。13以此為標準，已經出現諸多被認為具有美學功能性的判例，如紅色對于治療心臟病藥物、綠色于田野機械、黑色于發動機、藍色于肥料（肥料主要成分為氮，氮呈藍色）、心形之于項墜等。

此種美學功能性同樣面對質疑，“為競爭所必需”同樣也是“通用標識”的判斷標準，就上述被認定的具有美學功能性的外觀或顏色而言，也可將之認定為通用標識，同樣能達到徹底拒絕商標保護的效果。很多被認為屬于通用標識而拒絕保護的案例，其他法院完全可能以具有功能性拒絕保護，反之亦然【11】600。美學功能性有何必要？

著名商標法學者Graeme B. Dinwoodie教授提出：顯著性以消費者是否以之識別來源為唯一標準，不得壟斷必備資源等競爭性考量則留給功能性【11】501-508。倘如此界定顯著性，則那些能識別來源卻因其“競爭所必須”不能予以商標保護的設計，確需建立一個美學功能性制度拒絕商標保護。但此觀點只是一種學者構想的理想模型，低估了競爭性考量對顯著性光譜分類的現實影響，比如，描述性標識與暗示性標識實質都帶有某種對商品的描述性，對區分起決定作用的仍是對競爭的影響，即該標識對同行業的企業參與競爭的重要性程度，或者是否有充分的替代性標識。通用標識與描述性標志的區分，競爭性考量和相關各方的利益衡量同樣占重要地位，并不僅僅是從消費者的認知來判斷的。若將競爭性考量排除出顯著性判斷，則會從根本上動搖顯著性的制度框架。

因此，美學功能性的存在價值一再遭受質疑，最近的案子中，第五聯邦巡回上述法院再次堅持自己的拒絕。25.Board of Supervisors for Louisiana State University v. Smack Apparel Co., 550 F.3D 465 (2008).本文認為，第一種美學功能性，確有自身獨立的制度目標和判斷標準，核心是將美感的設計留在外觀設計專利領域，不以商標保護，本質是拒絕以多種法律重復保護外觀設計。但這種拒絕多重保護的思維缺乏足夠的正當性，已逐漸被拋棄；第二種美學功能性，雖克服了上述問題，制度目標具有足夠的正當性，但商標法中已有顯著性制度中的通用標識制度解決此問題，且該理論在實施中引起混亂，26.比如，未經許可將Audi和Volkswagen商標使用在自己生產的汽車零件上的被告，聲稱原告兩商標是消費者購買本商品的主要原因，從而具有美學功能性，AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 457 F.3d 1062(2006)；另一案中，被告在其生產的T恤上使用了原告大學聯盟足球比賽的標識，聲稱這些標識具有美學功能性而不構成侵權。Board of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 465(2008).兩案中，法官都未支持被告的功能性抗辯。無獨立存在的必要和價值。

結語

商標法在各種時代所面臨的各種困惑，似乎都是因對基本問題的認識不足。商標本身的符號性使得其保護理念與著作權專利權大相徑庭，究竟為何保護這個符號？這個符號獲得保護應具備何種條件？商標保護范圍擴大，將一些非符號的外觀（如商品外觀、包裝、顏色等）引入商標保護，如何在對這些非符號進行符號性保護的同時，防止以商標名義進行專利權式、著作權式的保護，種種貌似新問題的解決，都依靠對基本制度的既準確又靈活的把握，本文探討顯著性，正是這樣一種努力。

參考文獻

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