新商標法59條3款的理解和適用

文 / 蔣利瑋 / 北京市第三中級人民法院

新商標法59條3款的理解和適用

文 / 蔣利瑋 / 北京市第三中級人民法院

新商標法59條3款規定的商標在先使用抗辯未明確其適用要件是否要求商標注冊人是惡意或善意，但無論采惡意說、善意說、或兼顧惡意善意的混合說，均存在難以自圓之處，有必要采取漏洞補充的方法予以解釋。

2013年8月30日新修訂的商標法第59條第3款規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。該條款系商標法中首次對在先使用抗辯進行規定，將于2014年5月1日開始實施，但是該條款具體應當如何適用，在新法實施之前如何與現有的司法政策銜接，尚不明確。筆者不揣淺陋，對上述問題試作分析。

一、適用要件

從條文本身來看，商標法59條3款的適用要件包括：（1）雙方的商標系在同一種或類似商品上的相同或近似商標；（2）在原告商標申請日之前，被告先于原告商標申請人使用商標；（3）在原告商標申請日之前，被告使用商標有一定影響1.“原告”、“被告”是訴訟法中一審程序的概念，上述要件中更準確的表述可能是“被控侵權人”、“被控侵權商標”、“請求保護商標”、“主張權利商標”等，但為了簡明扼要，本文仍然選擇不那么準確又不至于產生歧義的“原告”、“被告”、“原告商標”、“被告商標”的稱謂。。第一個要件是在先使用抗辯適用的前提條件，第二、三個要件則分別是形式要件和實質要件。只有被告使用商標構成侵權的前提下，才有必要考慮適用在先使用抗辯。如果侵權不成立，則無需考慮抗辯是否成立。是否構成侵權，應當依照新商標法57條2. 新商標法57條： 有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；……進行判斷。同時，第一個要件還有一層含義是：被告使用的商標是未注冊商標。如果被告使用商標系注冊商標，則該糾紛屬于注冊商標之間的糾紛，應當依據新商標法第45條通過宣告無效程序解決3. 最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定第1條第2款：原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。。

相對而言，上述第二、三個要件更為復雜，下文分開論述。

（一）形式要件：在原告商標申請日之前，被告先于原告商標申請人使用商標。

1、被告在原告商標申請日之前使用商標。

根據新商標法33條、36條2款4. 新商標法33條：對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準注冊，發給商標注冊證，并予公告。新商標法36條2款：經審查異議不成立而準予注冊的商標，商標注冊申請人取得商標專用權的時間自初步審定公告三個月期滿之日起計算。自該商標公告期滿之日起至準予注冊決定做出前，對他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或者近似的標志的行為不具有追溯力；但是，因該使用人的惡意給商標注冊人造成的損失，應當給予賠償。規定，商標專用權自初步審定公告三個月期滿之日起計算。商標提出申請之后至獲得商標專用權之前，不存在侵犯注冊商標專用權的可能。但是，法律規定在先使用抗辯，指的是在原告商標申請注冊日之前的使用，而不是原告商標核準注冊日之前的使用。被告在商標申請日之后核準注冊日之前的使用情況，雖不構成侵權，但也不允許作為抗辯事由。其理由在于維護商標申請在先原則5. 新商標法31條：兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標。，鼓勵商標注冊。“從發展看，應當引導和鼓勵經營者將其商標申請注冊，以增強自我保護手段，避免發生糾紛或者發生糾紛后也易于處理。”6. 參見全國人大常委會法制工作委員會民法室編著：《<中華人民共和國反不正當競爭法>釋義》。事實上，不僅在先使用抗辯，馳名商標抗辯也是以商標申請日作為標準時。7. 最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋11條：被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但被告的注冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：……（二）被告提出注冊申請時，原告的商標并不馳名的。

新商標法48條8. 新商標法48條：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。與之前的商標法實施條例3條相比，增加了“用于識別商品來源”的表述。該表述揭示了商標使用的實質。所謂商標使用，是指商標通過市場交易活動在相關消費者中實際發揮區分商品來源作用的過程。如果沒有被相關消費者接觸，或者沒有發揮區分商品來源的作用，例如沒有證實已經投入市場的商品外包裝、無法確定發行范圍的內部刊物，則不能認定為商標使用。

2、被告先于原告商標申請人使用。

2012年12月28日全國人大常委會法制工作委員會公布的商標法修正案（草案）58條3款9. 商標法修正案（草案）58條3款：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。參見http://www.npc.gov. cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-12/28/content_1749326.htm。并沒有使用“先于商標注冊人使用”的表述。可見，“先于商標注冊人使用”是立法者在最后的修改過程中增加的內容。考慮到商標權變更，所謂的商標注冊人，應當理解為商標申請人，而并非商標專用權人。需要注意的是商標申請人的使用，并不一定是在商標申請日之后，而有可能在商標申請日之前。如果被告雖然在原告商標申請日之前使用商標，但是在原告商標申請人之后使用，則無論被告使用商標在原告商標申請日之前是否具有一定影響，均不允許適用在先使用抗辯。

3、在先使用抗辯的標準時不以商標權轉讓發生變更。

在原告商標系受讓取得的情況下，能否認為原告系受讓之后取得商標權利，被告可以依據商標申請日之后原告受讓之前的商標使用情況主張抗辯？答案是否定的。在先使用抗辯實質上是注冊商標與未注冊商標之間的沖突，顯然不能因為注冊商標的轉讓而對其權利施加限制，或者因此給予未注冊商標一方更多的優惠。

（二）實質要件：在原告商標申請日之前，被告使用商標有一定影響。

1、在原告商標申請日之后，被告使用商標有一定影響不能作為抗辯理由。

在原告商標申請日之前，被告使用商標尚未達到一定影響，但在之后達到一定影響的，能否適用在先使用抗辯？答案也是否定的。最高人民法院知識產權庭孔祥俊庭長曾有精準的論述：“注冊商標具有排斥相同類似商品上的相同近似商標的法律能力，在后商標不能因為無視在先注冊商標的存在而進行的在后使用等，反而構成知名商品特有名稱等，亦不能因此產生法律上的權利。”“至于如果禁止此種已有一定影響的在后商標的使用，是否剝奪了它的貢獻，會不會不公平？我的回答是咎由自取，明知法律上的不能為而為之，對于不利后果應該早有預見，不應該報僥幸心理，當然應當承擔由此帶來的法律風險。”10. 新商標法32條：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。

2、商標法59條3款未區分原告商標注冊是否存在惡意，即未區分被告使用商標具有一定影響是否應當及于原告商標申請人。

最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》18條2款規定，在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即應當認定屬于已經使用并有一定影響的商標。有證據證明在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其具有一定影響。該條款雖然是對舊商標法31條、新商標法32條10的解釋，但基于法律用語同一解釋的規則，新商標法59條3款中的“有一定影響”和新商標法32條中的“有一定影響”應當作同一解釋。在具體個案中，如何掌握一定的持續時間和區域歷來存在爭議。持續時間是必須滿1年，還是3個月也可以？區域是必須在某省某市，還是在某縣也可以？還有的觀點認為應弱化持續使用時間和區域的客觀標準，采用主觀標準，即在先商標使用為在后商標申請人應知或明知即可認定為在先商標使用“有一定影響”。

如果采用主觀標準解釋“有一定影響”，則說明新商標法59條3款中的商標注冊人明知或應知在先商標使用，其注冊商標存在惡意。反之，如果采用客觀標準解釋“有一定影響”，則新商標法59條3款中的商標注冊人注冊商標可能是善意的，也可能是惡意的。當然，還可以對新商標法59條3款中的“有一定影響”作限縮解釋，即新商標法32條中的“有一定影響”是與“不正當手段”相聯系，因此應當解釋為在后商標申請人明知或應知在先商標使用，而新商標法59條3款中的“有一定影響”沒有涉及“不正當手段”，因此應當解釋為在后商標申請人不知曉在先商標使用情況，在后商標申請人與在先商標使用人均是善意的。為了便于分析，不妨將上述三種解釋分別稱為：惡意說、混合說、善意說。

從新商標法59條3款規定 “先于商標注冊人使用”來看，善意說可能不成立。因為即便在先商標使用人晚于商標注冊人使用，仍然有可能在商標申請日之前經過使用具有一定影響，即原告使用商標在先，被告使用商標在后，之后在原告申請商標之前被告商標經過使用已經具有一定影響，且雙方互不知曉對方商標，此時雙方都是善意的。這種情形與“先于商標注冊人使用”情形本質上無差異。既然立法者明確排除其中一種情形，則應當認為善意說不成立，否則規定“先于商標注冊人使用”毫無意義。基于同樣的理由，混合說也不能成立。

在后商標申請人與在先商標使用人均是善意的情形是否允許在先商標使用人主張不侵權抗辯，理論上存在爭議。孔祥俊庭長曾對此進行總結并論述：“一是認為為體現鼓勵商標注冊的立法精神，體現注冊商標強保護及維護注冊商標在國內市場使用上的統一性，防止相關公眾混淆，應當不允許在先使用商標繼續使用和進行侵權抗辯；二是認為既然在先使用是善意的，不允許使用或者不侵權抗辯不公平；三是折中觀點，即允許在原使用范圍內使用和不侵權抗辯。這些觀點各有道理，在法律尚無規定的情況下，該問題尚不突出，情況也比較復雜，表態的時機和條件尚不成熟。該問題最好留給立法去解決。”

如果采取惡意說，即認為新商標59條3款中的“有一定影響”指的是商標注冊人明知或應知在先商標使用人的使用，則在法律后果上會與新商標法32條產生沖突。根據新商標法32條，在先商標使用人使用的商標及于在后商標申請人，在后商標申請人明知或應知在先商標使用人使用的商標，則其提出的在后商標申請不予注冊或應予無效。而根據商標法59條3款，在先商標使用人使用的商標及于在后商標申請人，在后商標申請人明知或應知在先商標使用人使用的商標，在先商標使用人僅能在原使用范圍內使用商標且應當附加區別標識。換而言之，在先商標使用人通過行政程序可以宣告在后的注冊商標無效，進而可以自由使用商標；在民事訴訟程序中主張抗辯則只能在原使用范圍內使用且需附加區別標識。法律后果上的明顯不同，將鼓勵當事人通過行政程序解決爭議，在民事訴訟程序中則申請訴訟中止，嚴重削弱在先使用抗辯存在的獨立價值，使其依附于行政程序，而且降低民事訴訟效率11. 民事訴訟程序一審審限6個月，二審審限3個月。根據新商標法45條，商標宣告無效程序的審查期限是12個月。后續的行政訴訟程序一審審限3個月，二審審限2個月。因此，比較而言，民事訴訟程序更為迅捷。。如果在先使用抗辯成立，而人民法院拒絕中止訴訟程序直接判決，則行政程序宣告注冊商標無效將導致民事判決中的限定使用范圍和附加區別標志無需執行，明顯損害司法判決的權威。

按照體系解釋的方法，則更傾向于采用善意說。因為立法者僅對注冊商標違反新商標法32條搶注在先使用并有一定影響的商標作了允許抗辯的規定，但對注冊商標違反新商標法13條侵犯馳名商標權利，違反新商標法15條侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允許抗辯的規定，似乎可以推論立法者在新商標法59條3款規定的內容與新商標法32條、13條、15條均有所不同，前者商標注冊人系善意，后者商標注冊人系惡意。

采用惡意說更為迫切的問題是該條規定如何與現行的司法政策銜接。按照最高人民法院《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發〔2011〕18號）22條、注冊商標權人的注冊商標屬于復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標、搶注被代理人或者被代表人的商標或者以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標，被訴侵權的在先商標使用人以此為由提出抗辯的，應當予以支持。按照現行的司法政策，民事侵權抗辯與行政宣告無效的法律后果是大致相當的，前者是駁回原告訴訟請求，后者是宣告原告注冊商標無效。如果在后商標注冊人在2014年5月1日新商標法實施之前請求判令在先商標使用人在原有范圍內使用商標且附加區別標志，人民法院應當如何處理則變成十分棘手的問題。

從上述論述可以，無論采取善意說，還是采取惡意說，在解釋上均存在一定的缺陷，因此有必要采取漏洞補充的方式對新商標法59條3款進行解釋。一種方案是堅持善意說，弱化“先于商標注冊人使用”的要件，即對于在先商標使用人在商標注冊人之后使用，但在商標申請日之前已經達到一定影響，且雙方均為善意的，允許在先商標使用人在原使用范圍內繼續使用，但應當附加適當區別標識。另一種方案是堅持惡意說，在法律效果上與新商標法32條、新商標法45條1款規定12. 新商標法45條1款： 已經注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。的5年宣告無效申請期限相統一，即規定在商標注冊之日起5年內主張在先使用抗辯成立的，應當判決駁回原告訴訟請求；在商標注冊之日起滿5年主張在先使用抗辯成立的，應當判決被告在原有使用范圍內使用且應當附加適當區別標志。當然，還可以將上述兩種方案混合，即分別規定商標注冊人為惡意、善意兩種不同情形的適用要件和法律后果。

二、法律后果

根據新商標法59條3款規定，商標在先使用抗辯成立的法律后果是注冊商標專用權人無權禁止他人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。其中，“附加適當區別標識”容易解釋，人民法院可以在征求雙方當事人意見的基礎上，根據具體情況判令被告附加地名、企業名稱等標識，或者單獨加以說明等方式作為區別標識。對于“原使用范圍”，則可以比照專利法中的先用權抗辯進行解釋。

專利法69條2項規定，在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯專利權。最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（簡稱專利侵權解釋）15條3款規定，專利法69條2項規定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。

與專利相比，商標的使用范圍除應當限定商品生產規模或服務提供規模以外，還應當限定商品或服務種類。日本商標法32條1款規定：“在他人商標注冊申請前，在日本國內不是出于不正當競爭的目的，而在該商標注冊申請的指定商品或指定服務或與其類似商品或類似服務上使用該商標或與其近似商標的結果，在該商標申請注冊之際，已使消費者廣為知曉該商標表示與其業務相關的商品或服務時，其使用者當在繼續于其商品或服務上使用該商標的場合，則擁有在其商品或服務上使用該商標的權利。該業務的承繼者也同樣如此。”日本商標法雖未限定商品生產規模或服務提供規模，但其對在先使用抗辯的實質要件為“消費者廣為知曉”，相對我國規定的“有一定影響”更為嚴格，這種情形下限定規模已無意義。因此，對新商標法59條3款中“使用范圍”的解釋應當與該條中“有一定影響”的范圍相當，即解釋為在原商品生產規模或服務提供規模內提供已有的商品或服務，不包括與之類似的商品或服務。

所謂“原使用范圍”，還涉及到時間的界定。對于使用時間的界定，應當與前述善意說、惡意說相關聯。如采善意說，在后商標注冊人為善意，則為了維護商標申請在先的注冊制度，應當嚴格解釋“原使用范圍”為在后商標申請日之前的使用范圍；如采惡意說，在后商標注冊人為惡意，則為了制止惡意搶注，統一新商標法59條3款和新商標法32條、45條1款的法律后果，應當將“原使用范圍”解釋為在后商標注冊日滿5年之前的使用范圍。

最后，對于商標在先使用抗辯，應當借鑒《專利侵權解釋》15條4款規定13.《專利侵權解釋》15條4款：先用權人在專利申請日后將其已經實施或作好實施必要準備的技術或設計轉讓或者許可他人實施，被訴侵權人主張該實施行為屬于在原有范圍內繼續實施的，人民法院不予支持，但該技術或設計與原有企業一并轉讓或者承繼的除外。，即抗辯權專屬于在先商標使用人，不得轉讓或許可，但可以承繼。

三、結論

新商標法59條3款未明確在后商標注冊人是否存在惡意，是否知悉在先商標使用人的使用。如采善意說，則該條款限定在先商標使用人“先于商標注冊人使用”沒有意義，因為還存在在先商標使用人雖晚于商標注冊人使用，但雙方均為善意的情形。如采惡意說，則該條款的法律后果與相同情形下依據新商標法32條提起宣告無效程序的法律后果不同，鼓勵當事人申請中止民事訴訟程序，影響民事訴訟效率，削弱在先使用抗辯獨立存在的價值。

有鑒于上述法律漏洞，建議在對新商標法出臺司法解釋的過程中對上述問題予以明確：

1、如采善意說，則應當弱化新商標法59條3款的“先于商標注冊人使用”的條件，規定在先商標使用人在商標注冊人之后使用，但在商標申請日之前已經達到一定影響，且雙方均為善意的，允許在先商標使用人在原使用范圍內繼續使用，但應當附加適當區別標識。“原使用范圍”解釋為在先商標使用人在在后商標申請日時已經使用的商品或服務所達到的商品生產規模或服務提供規模。

2、如采惡意說，則應當統一新商標法59條3款與新商標法32條、45條1款的法律后果，規定在商標注冊之日起5年內主張在先使用抗辯成立的，應當判決駁回原告訴訟請求；在商標注冊之日起滿5年主張在先使用抗辯成立的，應當判決被告在原有使用范圍內使用且應當附加適當區別標志。“原使用范圍”解釋為在先商標使用人在在后商標注冊日之日起滿5年時已經使用的商品或服務所達到的商品生產規模或服務提供規模。

3、可以將上述兩種方案混合，即分別規定在先商標使用人、商標注冊人均為善意，以及在先商標使用人善意、商標注冊人惡意兩種情形下的抗辯的適用要件和法律后果。

4、在先使用抗辯權專屬于在先商標使用人，不得轉讓或許可，但可以承繼。

參考文獻

【1】孔祥俊. 論我國商標司法的八個關系【J】知識產權. 2012(7).