FRAND承諾對標準基本專利權利行使的影響

文 / 王斌 / 華為技術有限公司

FRAND承諾對標準基本專利權利行使的影響

文 / 王斌 / 華為技術有限公司

通過對FRAND承諾和禁令在許可談判中作用的分析，結合當前主要法域反壟斷實踐對于標準基本專利權利行使的限制，論證了FRAND承諾對標準基本專利權利行使的影響。一方面禁令是法律賦予的專利保護的核心內容，標準基本專利的FRAND承諾并不意味著權利人放棄禁令的權利，對于不愿意獲得FRAND許可的潛在被許可人，禁令不可或缺。另一方面標準基本專利的禁令應該受到合理的限制，如果潛在被許可人表明愿意以FRAND條件獲得標準基本專利的許可，則不應該在許可談判中受到禁令威脅。最后對于顯示潛在被許可人愿意獲得FRAND許可的中立第三方程序提出思考和建議。

智能終端的崛起引發(fā)了市場格局的激烈變化。在這新一輪的市場競爭中，中國手機廠商表現(xiàn)不俗，華為、聯(lián)想、酷派和中興占據(jù)了全球市場份額排名前十的位置【1】。伴隨著激烈的市場競爭，業(yè)界進入新的一輪世界范圍的知識產權糾紛訴訟高發(fā)期，標準基本專利成為本輪知識產權訴訟的焦點，也是全球知識產權司法的熱點。

一、標準基本專利與FRAND承諾

技術標準化在ICT（信息通信技術）產業(yè)具有重要意義，標準能夠保證產品和服務的互聯(lián)互通，從而降低生產成本，促進技術進步，滿足消費者的利益。隨著現(xiàn)代產業(yè)的復雜性，標準中不可避免的需要結合專利技術，從而導致標準基本專利的產生。標準基本專利是遵循特定標準化組織制定的技術標準所必須使用的專利。

由于專利的排他性，將專利技術納入標準有可能帶來風險。最常見的是專利權人濫用專利標準化帶來的強勢地位，拒絕向競爭對手許可專利，或者向潛在被許可人索取高額許可費，形成所謂的“專利劫持(Hold-up)”。

為避免上述風險，標準化組織提出公平、合理、無歧視(Fair，Reasonable and Non-discriminatory，F(xiàn)RAND)的概念，要求會員在加入標準組織或制定標準的過程中承諾愿意以FRAND的條件許可標準基本專利給所有的標準實施人。

筆者也注意到，標準基本專利的FRAND問題并不是一個新問題，近些年如此火熱的原因在于計算機和通信產業(yè)的融合。本質上FRAND是一個通信產業(yè)的關于標準和專利問題的規(guī)則，新進廠商（很多之前是計算機廠商）在進入通信領域需要使用通信技術標準時發(fā)現(xiàn)面對標準基本專利的壁壘，從而自然而然的想到通過FRAND的解釋降低甚至抹殺標準基本專利的價值，從而達到排除進入障礙的目的。這個過程中，特別需要防范所謂的“專利反向劫持(Reverse Holdup)”，即潛在被許可人以FRAND作為借口，實質上拒絕獲得FRAND許可，從而使權利人在標準制定過程中的研發(fā)投入無法獲得合理補償，進而傷害到標準的長遠發(fā)展。

在許可談判過程中，如果標準基本專利的權利人和潛在被許可人都善意進行談判，相信雙方將順利達成FRAND許可。事實上，以FRAND為基礎的標準基本專利許可在行業(yè)實踐中總體上運行良好，絕大多數(shù)許可協(xié)議都能通過談判達成。

但在少數(shù)情況下，標準基本專利的權利人和潛在被許可人無法達成FRAND許可。因為FRAND的概念本身是模糊的，由于種種原因，標準組織并沒有對什么是FRAND給出明確的定義，從而使這個概念在判斷權利人要求的許可費是否FRAND時顯得無能為力。

在談判無法達成許可協(xié)議的情況下，權利人往往會到法院或行政執(zhí)法機構尋求禁令救濟，要求排除潛在被許可人對于標準基本專利的使用，使?jié)撛诒辉S可人面臨接受權利人的許可條件或不再使用標準的兩難境地。禁令本是法律賦予的專利保護的核心權利，但由于標準基本專利附加有FRAND許可承諾的特殊性，使標準基本專利的禁令問題成為近年的一個司法熱點，也是業(yè)界討論的焦點問題。

二、禁令是專利保護的核心內容

標準基本專利首先是專利，應受專利法及其他相關法律法規(guī)對專利普遍和相同水平的保護。禁令救濟是專利保護的核心權利，對于保證權利人補償研發(fā)投資，鼓勵創(chuàng)新具有重要意義。世界各主要國家對于禁令都有明確規(guī)定，我國專利法雖沒有關于禁令的明確規(guī)定，但第六十條關于停止侵權行為的規(guī)定，第六十六條關于起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的規(guī)定都可以理解為是中國專利法下類似于禁令制度的設計。在專利法上并沒有對于標準基本專利在禁令問題上給予不同的規(guī)定。

標準基本專利的FRAND承諾并不意味著權利人放棄禁令的權利。權利人做出的FRAND承諾表明權利人愿意以FRAND條件許可專利，但也表明這個承諾是以FRAND補償作為交換條件，而不是免費允許他人使用標準基本專利。如果潛在被許可人不愿意獲得FRAND許可，專利權人別無他法，只能尋求禁令。

潛在被許可人不愿意獲得FRAND許可的表現(xiàn)可能包括：拒絕獲得許可；表明不會支付許可費；拒絕由中立第三方確定FRAND許可條件；不適當?shù)耐涎又辛⒌谌酱_定FRAND許可條件的程序；或不遵守中立第三方的裁決結果等等。關于中立第三方程序確定FRAND許可條件的問題將在下文詳細闡述。

對標準基本專利潛在被許可人而言，其應當履行善意獲得許可的義務。首先強調這一點對于我國當前大力提倡尊重和保護知識產權、鼓勵和保護研發(fā)創(chuàng)新具有分外重要的意義。

三、標準基本專利的禁令應該受到合理的限制

標準基本專利是任何一個行業(yè)參與者為了執(zhí)行標準都必須使用的專利，標準基本專利的許可難以通過其他技術許可所替代，因此，每一標準基本專利許可可以構成獨立的相關商品市場。標準基本專利權利人則在相關技術標準許可市場上成為唯一的提供者，具有市場支配地位。若權利人濫用這種市場支配地位，則可能受到反壟斷法的規(guī)制。上述理論為中國及歐美反壟斷實踐所認可。

2012年2月13日，歐盟委員會在谷歌/摩托羅拉移動并購案的決定中認定，每一個標準基本專利自己都構成一個單獨的相關技術市場，標準基本專利會給權利人帶來市場支配力。歐盟委員會在決定中指出：標準基本專利的特殊性在于，要符合某一標準就必須實施這一標準下的基本專利，無法進行設計規(guī)避。也就是說，標準基本專利的定義就決定了每一個標準基本專利都沒有替代物1.參見Case No COMP/M.6381-GOOGLE/MOTOROLA MOBILITY, Commission decision of 13/02/2012, http://ec.europa.eu/competition/mergers/ cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.。

目前中國的司法實踐已有生效判決支持標準基本專利權利人在標準基本專利許可市場上具有市場支配地位的觀點。在華為公司訴美國IDC公司一案中，法官對標準基本專利權利人IDC濫用市場支配地位構成壟斷做出的評析中指出，“基于3G 標準中每一個必要專利的唯一性和不可替代性，被告方在3G 標準中的每一個必要專利許可市場均擁有完全的份額，具有阻礙或影響其他經(jīng)營者進入相關市場的能力。因此，應依法認定被告方在原告界定的相關市場中具有市場支配地位。”【2】

權利人有可能濫用標準基本專利帶來的市場支配地位，比如在專利許可過程中要求過高的許可費，進一步可以表現(xiàn)為在潛在被許可人不接受權利人提出的許可費的情況下，以禁令作為脅迫手段要求潛在被許可人接受。這時權利人的行為就可能與其就標準基本專利做出的FRAND承諾產生沖突。

FRAND承諾表明權利人愿意以FRAND的條件許可標準基本專利給任何潛在被許可人，如果潛在被許可人通過積極的談判，提出有約束力的許可條件或確立許可條件的方法來表明愿意以FRAND條件獲得標準基本專利的許可，則滿足了權利人的要求。此時，權利人仍然尋求禁令，則很可能是一種濫用市場支配地位的行為。其試圖通過禁令的威脅要求潛在被許可人接受自己提出的許可條件，可能受到反壟斷法的規(guī)制。

2013年7月24日，美國聯(lián)邦貿易委員會與谷歌vs.摩托羅拉移動就后者涉嫌濫用標準基本專利的反壟斷調查達成和解協(xié)議，對谷歌vs.摩托羅拉移動就基本專利尋求禁令進行限制。美國聯(lián)邦貿易委員會認為就標準基本專利向有意愿的潛在被許可人尋求禁令的行為是濫用市場支配地位的行為。如果一個潛在被許可人愿意接受FRAND許可，則其是有意愿的潛在被許可人，F(xiàn)RAND的許可條件可以通過自愿談判確定，也可以通過法院或其他中立第三方確定2.參見FTC Matter/File Number 1210120, In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., http://www.ftc.gov/enforcement/ cases-and-proceedings/cases/2013/07/motorola-mobility-llc-and-google-inc-matter.。

2012年12月21日，歐盟委員會就三星涉嫌濫用標準基本專利的反壟斷調查發(fā)布初步裁決，認為三星以具有FRAND承諾的標準基本專利向蘋果公司尋求禁令的行為可能構成濫用市場支配地位。目前三星正與歐盟進行和解，并向歐盟提交了承諾書3.參見Case No COMP/C-3/39.939- Samsung - Enforcement of UMTS standards essential patents, http://ec.europa.eu/competition/elojade/ isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939.。2013年5月6日，歐盟委員會就摩托羅拉移動涉嫌濫用標準基本專利的反壟斷調查發(fā)布初步裁決，認為后者以具有FRAND承諾的標準基本專利向有意愿獲得許可的潛在被許可人蘋果公司尋求禁令的行為可能構成濫用市場支配地位4.參見Case No COMP/C-3/39.985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, http://ec.europa.eu/competition/elojade/ isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985.。

在上述案例中，難點在于如何認定潛在被許可人愿意以FRAND條件獲得標準基本專利的許可。目前的實踐和業(yè)界討論傾向于認為如果潛在被許可人愿意通過中立第三方程序確定包括費率在內的FRAND許可條件，則可以認為其愿意獲得FRAND許可。前述案例提到的美國聯(lián)邦貿易委員會與谷歌vs.摩托羅拉移動的和解協(xié)議，歐盟委員會與三星正在談判的和解協(xié)議都采用了這個思路。

由上述分析可見，標準基本專利的禁令應該受到合理的限制。實踐中歐美反壟斷機構為了規(guī)制標準基本專利的濫用風險，以標準基本專利的FRAND承諾作為依據(jù)，從潛在被許可人的角度出發(fā)，為潛在被許可人提出了一個關于禁令的“避風港原則”。即如果潛在被許可人愿意獲得許可，則權利人不應該再以禁令威脅作為達成許可協(xié)議的手段。如果雙方不能就FRAND條件達成一致，則可以通過中立第三方程序確定FRAND許可條件。這個中立第三方可以是法院或仲裁機構。在這個解決框架下，中立第三方程序的設計顯然是核心所在。

四、中立第三方程序確定FRAND許可條件的思考

目前反壟斷機構通過案例雖然傾向于中立第三方程序確定FRAND許可條件，但在案例中確定的第三方程序的細節(jié)只適用于個案，并不具有普適性。在業(yè)界的討論以及實際許可談判中，如何適用這個中立第三方程序確定FRAND許可條件仍然存在諸多爭議。筆者認為，關于中立第三方程序確定FRAND許可條件，應該滿足如下原則：

（一）裁決的對象是包括費率在內的FRAND許可條件，而不是權利人的許可要約 (Offer) 是否滿足FRAND承諾

有些權利人為了避免中立第三方程序裁決可能產生不利于自己的結果，提出中立第三方程序只負責判斷自己提供給潛在被許可人的Offer是否FRAND，如果該Offer被認定滿足FRAND承諾，則可以要求禁令，否則不可以要求禁令。

但Offer是否FRAND本身就是現(xiàn)在法院在許多關于標準基本專利爭議中正在審查的問題，正是因為這個問題的模糊性，導致訴訟頻發(fā)。而且這個方法對權利人過于有利，權利人在被裁定為Offer沒有滿足FRAND承諾之后不會承擔任何不利后果，完全可以再提出一個新的不滿足FRAND的Offer給潛在被許可人并以禁令相要挾，從而將潛在被許可人置于持續(xù)的風險之下，并沒有解決雙方關于許可協(xié)議的實質爭議。

中立第三方程序裁決包括費率在內的FRAND許可條件的好處是能夠一次性解決問題，避免雙方的爭議久拖不決。

（二）不能限制潛在被許可人發(fā)起中立第三方程序的權利

可以提出中立第三方程序確定FRAND許可條件主體不僅包括權利人，也應該包括潛在被許可人。權利人可能提出一個對于潛在被許可人不利的裁決場所，然后因為潛在被許可人無法接受而使?jié)撛诒辉S可人無法利用避風港規(guī)則，出于公平考慮，潛在被許可人應該有權利按自己的意愿發(fā)起中立第三方程序。

另一方面，某些法域下，比如美國聯(lián)邦貿易委員會的337程序中，可能不接受關于第三方裁決FRAND條件的申請，此時如果權利人拒絕在其他地方提出中立第三方程序，又不允許潛在被許可人在其他地方提出FRAND裁決要求，則潛在被許可人無法獲得救濟。

（三）不能限定由一個法院或仲裁機構裁定全球許可費

專利具有地域性，專利的價值只有在本國才能得到公正的裁決，比如對于中國專利，美國法院沒有權力，也沒有能力裁決。再比如某些專利通過同族申請進入另一個國家后，很可能由于翻譯等原因導致專利質量的下降，該因素也只有在專利獲得授權的國家才能得到充分的考慮。所以一個法院裁決全球專利許可費的想法是不現(xiàn)實的，也必將造成不公平的結果。另外不是所有的國家的法院都愿意適用長臂管轄去裁決其他國家的專利價值。當然，如果權利人和潛在被許可人都同意在一個法院或仲裁機構進行全球許可費的裁決，則沒有問題。

（四）允許就專利包級別進行裁決，但不能限定為全球專利包

考慮到效率因素，以及專利包許可的現(xiàn)實需求，應該允許就專利包級別進行裁決，而不是僅僅限定在涉訴專利，否則對于權利人過于不公平。但這個專利包不應該要求一定是全球范圍級別的專利包，理由可見上述關于全球許可費裁決的論述。對于專利包的專利價值的判斷，可以選取專利布局國家的幾個典型樣本作為代表。當然，如果權利人和潛在被許可人都同意就全球專利包進行裁決，則沒有問題。

（五）在合理長的時間內解決問題，不能久拖不決

中立第三方程序不應該久拖不決，否則相當于變相的幫助潛在被許可人拖延談判，對權利人不公平。應該設定有效率的程序，選取適當?shù)臓幾h點，在合理長的時間內解決問題。使?jié)撛诒辉S可人可以享受避風港的保護，但也不至于利用避風港作為手段逃避獲得許可的義務。

（六）給潛在被許可人挑戰(zhàn)專利的機會，但不能因為這種挑戰(zhàn)使程序時間不適當?shù)耐涎?/p>

為了合理判斷專利的價值，應該給潛在被許可人挑戰(zhàn)專利的機會，比如是否侵權，專利是否有效等等，因為要求潛在被許可人就沒有侵權或無效的專利獲得許可也是不公平的。但在這個過程中，同樣要注意程序的時間問題，避免潛在被許可人拖延程序。在怎樣的范圍內給潛在被許可人挑戰(zhàn)專利的機會，在雙方無法達成一致的情況下，應由主持中立第三方程序的法官或仲裁員決定。

參考文獻

【1】中國廠商掀智能手機颶風，華為取代LG成全球第三【EB/OL】【2013-11-20】. http://tech.huanqiu.com/comm/2013-11/4581691. html.

【2】葉若思. 祝建軍. 陳文全. 標準必要專利權人濫用市場支配地位構成壟斷的認定——評華為公司訴美國IDC公司壟斷糾紛案【J】. 電子知識產權, 2013(3).