從“電風扇”無效案看外觀設計新穎性的變化

文 / 李秀娟 / 華東政法大學知識產權學院

從“電風扇”無效案看外觀設計新穎性的變化

文 / 李秀娟 / 華東政法大學知識產權學院

《專利法》修改后，我國外觀設計新穎性的內涵發生了變化。為說明該變化，結合“電風扇”無效案的案情分析我國外觀設計新穎性認定。比較不同國家和地區的外觀設計保護模式并分析外觀設計授權的新穎性要求，深入分析并反思我國外觀設計新穎性的相關規定。

外觀設計；新穎性；個性特征；整體視覺效果；相同或實質相同

外觀設計產品富于美感的視覺效果增加了產品的交易或者商業價值。外觀設計授權, 依據我國《專利法》，申請設計不僅應具備新穎性，還應滿足 ：“與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別?！?在“電風扇”無效案中，無效請求人就“隱藏風葉式電風扇”的外觀設計，以相同產品、在先授權外觀設計為證據，與被請求設計單獨對比，依據《專利法》第23條第二款，判定被請求外觀設計無效，相關設計見圖1。該案合議組指出2：“涉案專利與對比設計基本相同，基于一般消費者對所述整體造型的特別關注，二者局部的差別對風扇外觀設計的整體視效果不具有顯著影響，因此，涉案專利與對比設計相比不具有明顯區別。”最終該案合議組認定被請求設計無效。但是該案情形下，能否根據《專利法》第23條第一款認定被請求設計不具新穎性？該案情形下，外觀設計創造性與新穎性審查有何區別？在2008年《專利法》修改后，我國外觀設計的新穎性發生了何種變化？

圖1 涉案電扇設計

針對以上問題，分析我國《專利法》、《專利審查指南》和《與貿易有關的知識產權協議》(下稱《TRIPS協議》)對外觀設計的新穎性規定。比較美國和歐洲共

注 釋

1. 2008年《專利法》第23條第二款。本文為將該規定與第一款新穎性區分，將此規定稱為創造性。

2. 專利復審委員無效決議第17496號。同體外觀設計新穎性規定和判例，并反思我國《專利法》外觀設計新穎性的相關規定。

一、“電風扇”案看外觀設計新穎性的變化

分析“電風扇”無效案的情形下外觀設計新穎性的認定。進而對比“電風扇”案情形下，外觀設計的新穎性和創造性審查的差異，從而得出我國外觀設計新穎性內涵的變化。

1、“電風扇”案之外觀設計新穎性認定

外觀設計新穎性指授予專利權的外觀設計應當不屬于現有設計。我國《專利審查指南》明確規定 ：“不屬于現有設計，是指在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計?！?具體審查申請設計新穎性時，根據《專利審查指南》規定，外觀設計新穎性認定“僅限于(與申請設計)相同或者相近種類的產品外觀設計”。在“電風扇”案中，被請求設計為“隱藏風葉式電風扇”，對比文件設計名稱為“電扇(圓環形)”。兩個設計有相同的外觀設計分類號。從兩個設計的用途看，均用于降溫。因此，在“電風扇”案中，被請求設計與對比文件屬相同產品?！半婏L扇”案中，對比文件可以評價被請求設計的新穎性。

按照《專利審查指南》的要求，采用單獨對比，整體觀察、綜合判斷的方式比較“電風扇”案中的兩設計間是否實質相同。就兩個設計是否實質相同，《專利審查指南》指出 ：“一般消費者經過對涉案專利與對比設計的整體觀察可以看出，二者的區別僅屬于下列情形，則涉案專利與對比設計實質相同”4。據此，《專利審查指南》規定了設計“實質相同”的情形，按照具體情形分析設計是否屬于實質相同。在“電風扇”案中，合議組指出被比設計間存在三個區別點：“1)涉案專利的基座高度與其直徑的比例稍大于對比設計的相應比例；2)從正投影視圖看，涉案專利的出風口深度與基座直徑的比例稍大于對比設計的相應比例；3)涉案專利基座的旋鈕及按鈕上均有圖案，而對比設計無，對比設計基座正面上方有向上的箭頭狀圖案，而涉案專利無?！憋@然，“電風扇”案中設計間的差異并不屬于《專利審查指南》所羅列的5種情形。由于“電風扇”案中作為現有設計的證據與被請求設計比較既非相同設計，也非實質相同的設計。因此，不能否定被請求設計的新穎性。

從“電風扇”案的新穎性分析可知，我國《專利審查指南》將外觀設計新穎性限制在“設計相同或者實質相同”范圍內，具體設計間“實質相同”被嚴格限制在5種情形?！半婏L扇”案中，由于被比設計存在的差異并非《專利審查指南》所指出“實質相同”的情形。因此，即使“電風扇”案中被比設計間具有整體近似的視覺效果也不能認定被請求設計不具新穎性。

2、“電風扇”案折射出的新穎性內涵變化

在“電風扇”案中，合議組適用《專利法》第23條第二款，判斷授予專利權的外觀設計與現有設計相比，是否具有明顯區別。就《專利法》第23條第二款的審查，我國《專利審查指南》分三種情形規定 。5其中之一為“涉案專利與相同或者相近似種類產品現有設計相比不

注 釋

3. 2010《專利審查指南》第四部分第五章5。

4. 2010《專利審查指南》第四部分第五章5.1.2規定：一般消費者經過對涉案專利與對比設計的整體觀察可以看出，二者的區別僅屬于下列情形，則涉案專利與對比設計實質相同。1)其區別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異，例如，百葉窗的外觀設計僅有具體葉片數不同；2)其區別在于使用時不容易看到或者看不到的部位，但有證據表明在不容易看到部位的特定設計對于一般消費者能夠產生引人矚目的視覺效果的情況除外；3)其區別在于將某一設計要素整體置換為該類產品的慣常設計的相應設計要素，例如，將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀由正方體置換為長方體；4)其區別在于將對比設計作為設計單元按照該種類產品的常規排列方式作重復排列或者將其排列的數量作增減變化，例如，將影院座椅成排重復排列或者將其成排座椅的數量作增減；5)其區別在于互為鏡像對稱。

5. 2010《專利審查指南》第四部分第五章6 根據專利法第二十三條第二款的規定，授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。涉案專利與現有設計或者現有設計特征的組合相比不具有明顯區別是指如下幾種情形：

1)涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比不具有明顯區別；

2)涉案專利是由現有設計轉用得到的，二者的設計特征相同或者僅有細微差別，且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示；

3)涉案專利是由現有設計或者現有設計特征組合得到的，所述現有設計與涉案專利的相應設計部分相同或者僅有細微差別，且該具體的組合手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示。具有明顯區別”的審查。對此種情形，《專利審查指南》指出 ：“如果一般消費者經過對涉案專利與現有設計的整體觀察可以看出，二者的差別對于產品外觀設計的整體視覺效果不具有顯著影響，則涉案專利與現有設計相比不具有明顯區別。”6依據以上規定，就“電風扇”案情形，被請求設計與對比文件比較，兩設計間差異對于產品外觀設計的整體視覺效果不具有顯著影響。因此，被請求設計與現有設計比較應不具有明顯區別。據此，“電風扇”案適用《專利法》第23條第二款，判定申請設計無效。

“電風扇”案情形下認定外觀設計新穎性和創造性的異同點，見表1。首先，就“電風扇”案的情形，不論是新穎性還是創造性審查均以“一般消費者”為假想主體。其次，由于“電風扇”案以單獨的現有設計為依據，請求合議組判定被請求設計不具創造性。因此該案將被請求設計與現有設計單獨對比。與此相同，我國外觀設計新穎性判定也采用被比外觀設計間單獨對比的審查方式。再次，《專利審查指南》就“電風扇”案情形的外觀設計創造性的判斷方式，明確指出采用整體觀察、綜合判斷的方式。而新穎性判斷也采用整體觀察、綜合判斷的方式。最后，從“電風扇”案對被比設計的創造性分析和《專利審查指南》對創造性判斷的規定可知，因被比設計間的差異對設計整體視覺效果不具顯著影響，合議組認定被比設計間不具明顯區別。外觀設計新穎性的審查，包括設計相同和實質相同兩種情形，仍應以設計整體視覺效果是否具有差異為標準。從以上各個部分的分析可知，“電風扇”案，受到外觀設計新穎性審查具體情形的限制，不能否定被請求設計的新穎性。除這一區別之外，“電風扇”案中創造性和該案情形下新穎性的審查和認定內容并不存在區別。

表1 “電風扇”案情形下新穎性和創造性審查的對比

2001年，我國《專利法》就外觀設計新穎性規定：“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似。”即在2008修改之前，《專利法》中的外觀設計新穎性包括設計相同和設計近似兩種情形。但《專利法》修改后，外觀設計間“相同和相近似”判斷分屬于外觀設計新穎性和創造性。外觀設計新穎性被限制在設計相同或者實質相同范圍內，不包括外觀設計相近似。因此，2008年《專利法》修改后，外觀設計新穎性內涵發生了變化。

二、外觀設計新穎性的比較

為深入分析我國外觀設計新穎性的相關規定，比較不同國家外觀設計的新穎性規定。除美國、日本和我國之外，歐洲共同體和法國、英國等國家或者組織的外觀設計并非專利法的組成部分。各主要國家對外觀設計保護模式并不同，而且外觀設計的新穎性也存在差異。

1、不同國家和地區對外觀設計的授權要求

不同國家和地區對外觀設計采用不同的保護模式。外觀設計的保護源于不同的思想，見圖2。法國是世界上第一個保護外觀設計的國家。1711年，為了保護絲綢產品的圖案，法國里昂市政府頒布了有關保護絲綢圖案、色彩等外觀設計的規定【1】。法國在《著作權法》中明確承認：一切工業品外觀設計，在受到工業產權法的保護后，仍可以享有著作權法的保護。這也被認為是外觀設計受到《著作權法》和《外觀設計法》雙重保護的模式【2】。英國在1787年頒布《外觀設計版權法》，這部外觀設計法是英國在外觀設計保護方面企圖尋找工業產權與版權的

注 釋

6. 2010《專利審查指南》第四部分第五章6.1。界限而徘徊多年的產物【1】。1949年，英國《注冊外觀設計》規定設計授權的條件為新穎性或原創性 。71988年修訂的《版權、外觀設計和專利法》確定了英國的外觀設計可獲得單獨的專有權利，即英國的外觀設計保護并非采用版權法也并非采用專利法，而是獨立的工業產權。1842年，美國開始保護外觀設計，1870年后外觀設計成為美國專利法的重要組成部分。1877年，德國開始保護外觀設計，但是其對外觀設計的保護采用專利法和商標法的模式。2002年后，歐洲《共同體外觀設計》保護指令正式生效。加入該指令的國家，如法國、德國等，均按照歐洲《共同體外觀設計》采用單獨工業產權模式保護非注冊外觀設計和注冊外觀設計【3】。

圖2 各主要國家或組織的外觀設計保護

表2 不同國家和地區對外觀設計授權的要求

不同國家和地區對外觀設計采用的保護模式不同，相應外觀設計的授權條件也不相同，見表2?！禩RIPS協議》要求外觀設計授權應當滿足新穎的或原創的條件。英國注冊外觀設計的授權條件與《TRIPS協議》最為接近，也是新穎的或原創的。《歐洲共同體外觀設計》要求授權外觀設計具有新穎性或者個性特征(individual character)。美國采用《專利法》保護外觀設計，其外觀設計授權應滿足四要件：新穎性、創造性、原創性和裝飾性。

2、不同國家和地區對外觀設計新穎性比較

字面看，《TRIPS》協議中外觀設計授權要求與英國注冊外觀設計授權要求最為接近。但應注意，盡管英國注冊外觀設計的授權條件為新穎或原創的，但是有學者認為新穎或原創兩者間并無實質差異【4】。甚至認為將英國1989年《外觀設計法》法條中“原創的(original)”要求刪除，也沒有任何影響。英國注冊外觀設計法上的原創要求與版權法上的原創性要求存在顯著差異。對于注冊外觀設計，如果申請注冊設計與現有設計比較并不具有明顯的區別(indistinguishable)，即使設計者并非簡單復制現有設計也不滿足“原創的”授權要求【4】。而版權法上的原創要求是指，只要源自作者的獨立創作，如果出于巧合，不同人創作了相同作品，那么兩個近似的作品均具有原創性。

歐洲《共同體外觀設計》第5條規定，當與被比現有設計的視覺效果完全相同(identical)時，設計不具備新穎性 。8如果設計間的設計特征僅僅具有微小細節差異(differ only in immaterial details)，那么可以判定設計不具新穎性。根據歐洲《共體外觀設計法》第6條規定，注冊外觀設計應具備與現有設計相區別的“個性特征

注 釋

7. EG RDA 1949 第2條規定:設計授權的條件為新穎或者原創的(new or original)。

8. REGULATION (EC) No 6/2002 Article 5 Novelty ：1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. 2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.(Individual character)” 。9從該法條對“個性特征”規定可知，應以外觀設計整體視覺印象(overall impression)是否存在差異認定設計是否具有“個性特征”。

美國和日本等采用專利法模式保護外觀設計的國家，外觀設計授權均應具備新穎性?！秾＠ā飞系耐庥^設計新穎性是指授權設計不屬于現有設計。此處新穎性的判斷主要采用申請設計與現有設計比較是否具有整體視覺效果差異為標準。美國外觀設計新穎性判定與外觀設計侵權判定一致，采用相同的判定標準。美國最高法院在1871年Gorham案指出 ：“可復制并表現在圖片或形狀中外觀設計的價值(merit of the invention)，是對眼睛的吸引(the appeal is to the eye)，因為只有眼睛才能判斷兩個設計是否一樣?！?0具體判斷時，“并不否認線條、形狀或者模型的區別，但最應考慮(controllingconsideration)外觀設計的視覺效果?！敝挥挟a品的購買者或者使用者判斷外觀設計間的整體視覺效果，才能實現外觀設計的創新保護。美國聯邦最高法院指出外觀設計新穎性和外觀設計侵權判定以“普通觀察者”判斷授權設計與被訴設計是否具有相同或近似的視覺效果最為合理(most reasonable)。10此案發展出美國外觀設計侵權判定的基本測試——Gorham測試標準為【5】：“如果在給予了一個購買者通常都會給予的注意力的普通觀察者眼里，兩個外觀設計相似到如此程度，以至于欺騙了觀察者，誘導他以為是前一外觀設計產品而購買了后一外觀設計產品，那么，后一外觀設計就構成對前一外觀設計的侵害。”Applied Arts案中，美國聯邦巡回法院(CAFC)強調，以普通觀察者所具有的知識水平和認知能力判斷設計視覺效果，不應過度(too close)分析一般消費者并不注意的設計細節(detail)，外觀設計的近似性判定應基于外觀設計整體可視的外貌(visual appearance as a whole)或外觀設計產生的視覺印象(the visual impression)。顯然，美國外觀設計新穎性認定以被比設計是否具有相同或相近似的整體視覺效果為根本標準。與美國接近，日本外觀設計新穎性不僅包括與申請設計相同的情形，也包括與申請設計近似的情形【6】。

表3 各國和地區對外觀設計新穎性要求的比較

《TRIPS》協議對外觀設計授權條件為：“成員國可以給予獨立創作的具有新穎的或原創的工業設計以保護。各成員國可以規定，如果系指某外觀設計與現有設計或者與現有設計的特征組合相比，無明顯區別，設計不是新穎的或原創的。”11顯然《TRIPS協議》對外觀設計授權的新穎的或原創的要求中包括了外觀設計的新穎性。

從以上不同國家和地區外觀設計授權的新穎性要求可知，不同國家或者地區對新穎性的要求并不相同，見表3。美國、日本的外觀設計新穎性從設計整體視覺效果判斷設計間是否具有相同或相近似的視覺效果。歐洲《共同體外觀設計法》采用獨立的工業版權保護外觀設計，而其外觀設計的新穎性僅限定在與被比設計相同或實質相同的范圍內。

三、我國外觀設計新穎性變化引發的思考

我國《專利審查指南》將外觀設計新穎性限定與

注 釋

9. REGULATION (EC) No 6/2002 Article 6 Individual character：1.A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority. 2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

10. Gorham v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731 (1871).

11.《TRIPS》協議第25條規定: Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.被比設計“相同或者實質相同”的范圍內。但我國《專利法》中外觀設計新穎性的規定是否清楚呈現這一內涵的變化？外觀設計新穎性內涵變化是否會引發其他問題呢？

1、我國外觀設計新穎性規定的分析

我國《專利法》外觀設計新穎性及相關規定的分析，見表4。從《專利審查指南》和“電風扇”案對設計新穎性的分析看，我國外觀設計新穎性內涵與歐洲《共同體外觀設計法》第5條對外觀設計新穎的規定非常接近。我國現行外觀設計新穎性限定在與申請設計相同或者實質相同的范圍內。但是通常情況下，專利法上外觀設計新穎性應包括與被比設計相同或者近似兩種情形。例如美國和日本專利法上的外觀設計新穎性均包括設計相同和近似兩種情形。而我國2008年專利法修改前，2001年《專利法》就外觀設計新穎性也包括與被比設計相同或者近似兩種情形。由于我國現行《專利法》外觀設計新穎性的規定與《專利法》對發明和實用新型新穎性的規定采用完全相同的行文格式 。12因此，從外觀設計新穎性的規定看，并不能根據“應當不屬于現有設計”這樣的描述得出存在設計相同或者設計近似之間區分的限定。

表4 外觀設計新穎性法律條文分析

就我國外觀設計新穎性的規定，國知局條法司指出【7】：“授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計。這一規定排除了與現有設計相比整體視覺效果上的實質相同的外觀設計，包括與該現有設計完全相同的外觀設計，也包括僅在非設計要點上與現有設計相比有局部細小區別的外觀設計。”按照條法司給出的意見，外觀設計的新穎性應嚴格限制在“外觀設計相同或者實質相同”的范圍內。而且《專利審查指南》的制定應以《專利法》為依據。但我國《專利法》外觀設計新穎性的規定并不能體現出新穎性限定被限定在“外觀設計相同或者實質相同”的范圍內。那么，《專利審查指南》將外觀設計新穎性限制在“外觀設計相同或者實質相同”的依據有待商榷。

此外，《專利法》對外觀設計授權的創造性規定看，即“外觀設計與現有設計或者與現有設計的特征組合相比，無明顯區別”，該條文的表述與《TRIPS》協議對外觀設計授權要求的表述完全一致。而由以上分析可知，《TRIPS》協議的外觀設計授權條件中包含新穎性。盡管實質上我國《專利法》對創造性的要求區別于《TRIPS》協議的新穎的或原創的要求，但是仍有我國《專利法》對外觀設計新穎性的規定存在重復的嫌疑。

2、新穎性規定引發的問題

新穎性是外觀設計授權的最基本要件。不論新穎性是否應被限制在“相同和實質相同”的范圍內，外觀設計新穎性的規定本身應當清楚。我國現行《專利法》第23條對外觀設計新穎性的規定，形式上與發明專利接近，規定“授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計”。但是其實質并沒有沿用2001年《專利法》外觀設計新穎性的內涵。僅從我國《專利法》第23條第一款外觀設計新穎性的規定并不能發現其內涵發生了變化，因此該規定還有待于進一步完善?？稍凇秾＠ā吩黾印秾＠麑彶橹改稀分械囊幎?：“不屬于現有設計是指，在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計?！币来顺吻逋庥^設計新穎性僅限于“相同或者實質相同的設計”。

注意到美國、日本等國家外觀設計的相同和近似判斷均應以設計間是否具有相同相近似的視覺效果為根本標準。因此設計實質相同與設計近似的判斷在美國等

注 釋

12. 我國《專利法》第22條第二款規定：新穎性是指該發明或者實用新型不屬于現有技術。與此對應，《專利法》第23條第一款規定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計。據此可知，我國外觀設計新穎性的規定與發明和實用新型的行文格式相同。設計”的范圍也應被限定在與申請設計“相同或實質相同”的范圍內。外觀設計侵權訴訟中，被訴侵權人的現有設計抗辯的證據范圍是否也被限定在“相同或實質相同”范圍呢？這是外觀設計新穎性內涵變化所導致的另一問題。專利法的新穎性認定中并不存在絕對界限。我國外觀設計新穎性限定在與申請設計“相同或者實質相同”，那么與修改后的外觀設計新穎性內涵相協調，我國應進一步澄清“實質相同的設計”是什么。歐洲《共同體外觀設計法》區分外觀設計授權的新穎性和“獨特特征”，并指出判斷“獨特特征”時需要考慮外觀設計的設計空間。但我國除《專利審查指南》中羅列的5種具體情形為實質相同外，并沒有給出區分外觀設計相同和外觀設計近似的其他依據和理由。

我國外觀設計新穎性內涵的變化也對“現有設計”的概念產生了直接影響。按照我國現行《專利法》第23條第1款新穎性規定中，“授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計”。如果外觀設計新穎性限定在于申請設計“相同或者實質相同”的范圍內，那么“現有

四、余論

2008年《專利法》修改后我國外觀設計新穎性與《歐洲共同體外觀設計法》接近，僅限于與申請設計比較“相同或實質相同”的對比設計。但是我國《專利法》的新穎性規定并沒有清楚界定該變化。而且我國新穎性內涵的變化導致一些概念需要進一步澄清。只有進一步完善并澄清專利法對外觀設計新穎性的要求，才能更好地實現《專利法》對外觀設計的有效保護。

【1】康芳偉，劉家容，張小明. WTO與我國外觀設計制度之重構 【J】.專利法研究(2005) .2006:431-442.

【2】鄭成思. WTO知識產權協議逐條講解 【M】.中國方正出版社，2001:99-100.

【3】Design Economics Chapter Four: Design rights, an international comparison【EB/OL】（2011-8）【2012-12-31】http://www.ipo. gov.uk/ipresearch-ukdesign-201207.pdf .

【4】 Peter Prescott. The Modern Law of Copyright and Designs[【M】. LexisNexis,第4版，2011: 1077-1078.

【5】張曉都.美國外觀設計專利侵權判定標準的新變化【J】.中國發明與專利，2009,4:69-73.

【6】錢亦俊.日本、韓國及我國臺灣外觀設計專利保護制度介析【J】.知識產權.2005,2:52-57.

【7】國家知識產權局條法司.《專利法》第三次修改導讀 【M】.知識產權出版社，北京，2009:53-54.

本文系上海市教委第五期重點學科（項目號J51104）建設之階段性成果。