論專利法中“同樣發明創造”的判定依據

劉苗 申健

最高人民法院在處理重復授權相關案件的過程中，曾經指出：弄清楚什么是“同樣的發明創造”是理解我國專利制度中禁止重復授權原則的邏輯起點。本章試圖判斷是否為“同樣的發明創造”的標準是什么，是僅僅從字面上看兩個權利要求的保護范圍相同與否，還是判斷兩個權利要求的保護范圍是否實質相同。

一、“同樣的發明創造”以權利要求的內容為準

根據2010年《專利審查指南》的規定，“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在的保護范圍相同的權利要求。對于如何判斷權利要求的“保護范圍相同”，《審查指南》繼續規定為：“判斷時，如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造。兩件專利申請或專利說明書的內容相同，但其權利要求保護范圍不同的，應當認為所要求保護的發明創造不同?！奔热粚＠麢嗟谋Ｗo范圍以其權利要求的內容為準，那么是否權利要求的內容相同兩者就是“同樣的發明創造”了呢？怎樣才算是權利要求的內容相同？實際上，判斷兩個權利要求內容是否相同，取決于對權利要求的解釋。如果對權利要求嚴格按照字面解釋，那么只有當兩個權利要求的描述完全相同時，才被認為是內容相同；如果對權利要求的解釋并不限于其字面含義，而是可以根據其文意或目的等做較為寬泛的解釋，那么就算兩個權利要求的表述不完全相同，也可能被認定其內容相同，是同樣的發明創造。

二、“同樣發明創造”的判斷中存在的問題

在我國，在專利審查以及司法實踐中，涉及到需要確定權利要求內容是否相同的程序主要有實質審查程序、無效程序以及侵權訴訟程序。然而在這三種程序中，目前所采用的權利要求的解釋方法卻是有所不同的。也就是說，上述三種程序中判斷是否為“同樣的發明創造”的標準互不相同。

（一）重復授權的審查標準與抵觸申請的審查標準不同

實質審查程序中涉及到比較權利要求內容是否相同的程序包括重復授權的審查程序及抵觸申請的審查程序。目前，在重復授權的審查程序中，無論是《專利法》、《專利法實施細則》，還是《專利審查指南》和《審查操作規程》中，都沒有直接規定采用何種標準對權利要求進行解釋?，F在普遍的做法是采用嚴格的完全相同法，即只要權利要求的內容稍有區別，就不被認為是“同樣的發明創造”，從而不構成重復授權。比如，某一專利申請的權利要求中使用螺釘固定的裝置，而另一個專利申請的權利要求中僅將該裝置中的螺釘固定裝置改換為螺栓固定裝置。在目前的審查中，一般不會認為是重復授權，如果符合授予專利權的其他條件，該兩項專利申請都會被授權。而在抵觸申請原則中，卻采用了不同的解釋方法。由于抵觸申請破壞的是專利的新穎性，所以對抵觸申請的審查采用新穎性標準。根據《審查指南》的規定，在進行新穎性判斷時，審查員首先應當判斷被審查專利申請的技術方案與對比文件的技術方案是否實質上相同。對于實質相同，《審查指南》有如下解釋：“如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件的區別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發明或者實用新型不具備新穎性。抵觸申請原則作為禁止重復授權原則體系中的子規則，其功能也是為了防止重復授權現象的出現。而在抵觸申請的認定中，《審查指南》明確了可以采用慣用手段替換這一判斷方式，即對權利要求的解釋不完全拘泥于字面表達。而在重復授權的審查過程中，無論是法律法規的層面，還是審查實踐的層面，都沒有規定可以采用慣用手段替換這一方式，實際上在審查過程中也是普遍采用字面相同的判斷方法。在這種情況下，具有同樣立法宗旨的兩個法條，對同樣性質的事實進行判斷卻采用不同的判斷標準，這明顯是不符合法律邏輯的，因此筆者認為，應當明確規定重復授權審查程序中“同樣的發明創造”的判斷標準。

（二）重復授權的審查標準與后續無效及侵權程序的判斷標準不同

在后續的無效以及侵權訴訟的程序中，專利復審委員會和法院在對權利要求的內容是否相同進行判斷時，解釋權利要求的標準又有所不同?！秾＠ā返谖迨艞l第一款規定：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。”最高人民法院起草的《關于處理專利侵權糾紛案件有關問題解決方案草案（征求意見稿）》第十六條規定：“人民法院依據《專利法》第五十六條第一款規定對專利權利要求進行解釋時，即不能將專利保護范圍解釋為僅由權利要求的嚴格字面含義所限定，而說明書及附圖僅用于解釋權利要求中的含糊不清之處；也不能解釋為權利要求只是確定了一個總的發明核心，僅具指導作用，保護范圍擴展到所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權人所期望的保護范圍。人民法院應當從上述兩種極端解釋的中間立場出發，使對權利要求的解釋能夠為專利權人提供公平的保護，又能確保給予公眾以合理的法律穩定性。”在侵權訴訟程序中，法院在對權利要求進行解釋時，還引入了另外一個比較重要的原則，即等同原則。《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條規定明確了人民法院在判定專利侵權過程中適用等同原則。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條第二款指出：“被訴侵權技術方案包含于權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍?！备鶕罡叻ㄔ旱囊幌盗邢嚓P規定可以看出，在專利侵權訴訟程序中，法院對權利要求的解釋采用的是等同原則。而如上文所述，在重復授權的審查程序中，專利局采用的是嚴格的完全相同法。這種前后兩個程序在判斷標準上不一致的現狀，在實踐中引起了一系列的問題。因此，明確重復授權審查程序中，“同樣的發明創造”的判斷標準，使其與后續的無效及侵權程序前后承接，是解決上述實踐中遇到的各種問題的關鍵。

申健與第一作者對本文貢獻相同，等同第一作者。

（作者單位：國家知識產權局專利局審查協作北京中心）