禁止反悔原則如何限制等同侵權

自最高人民法院在（2011）民提字第306號“一種舵機”案中對“銀膜”這一技術特征是否應當適用等同侵權進行深入分析后，專利實務界對如何正確適用禁止反悔原則來限制等同侵權給予了較高的關注。筆者認為，關于禁止反悔原則與等同原則的關系，長期以來存在一些模糊認識，其中一個方面，就是沒有清醒地認識到，不是所有構成禁止反悔的情形都限制等同原則的適用，只有對技術特征構成限縮的禁止反悔才能限制等同侵權。最高人民法院在“銀膜”案中為糾正這些錯誤認識開了一個好頭。為了準確理解禁止反悔原則在何種情形下構成對等同侵權的限制，應當緊緊抓住以下三個要點：第一，等同侵權的關鍵是技術特征的等同；第二，技術特征和技術方案的限縮都導致禁止反悔；第三，只有限縮技術特征的禁止反悔才限制等同侵權。下面圍繞上述要點進行簡要分析。

一、等同侵權的關鍵是技術特征的等同

從被控侵權產品或者方法的技術特征與涉案專利權利要求保護的技術特征完全相同還是等同的角度，專利侵權可以分為相同侵權與等同侵權。等同侵權是指，被控侵權技術方案的某一個或某些技術特征與專利權利要求中記載的相應技術特征不相同，但兩者的區別實質上是被控侵權技術方案相對專利權利要求，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，能夠達到基本相同的效果，并且是本領域技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，此時，仍然認定被控侵權技術方案落入了專利權利要求的保護范圍，構成侵權。在我國，雖然法律沒有規定等同侵權，但《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規定，被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍。這表明，在我國的司法實踐中是可以適用等同原則的。

需要強調的是，判定被控侵權技術方案是否構成等同侵權時，應當將相應的技術特征進行比較，避免將被控侵權技術方案與專利權利要求進行整體比較。在判斷技術特征是否等同時，重要的是看被控侵權技術方案中是否存在與專利權利要求中的某一技術特征等同的技術特征，只要在被控侵權技術方案中能找到與專利權利要求相對應的技術特征，就不影響等同的認定。在判斷是否構成等同侵權時，關鍵在于不構成字面侵權的技術特征之間的比較，這一點在考察禁止反悔原則如何限制等同侵權時尤為重要。

二、技術特征和技術方案的限縮都導致禁止反悔

禁止反悔原則是民法中的誠實信用原則在專利法中的體現。本文所述的禁止反悔原則是指專利審查歷史禁止反悔，主要意思是說，專利說明書、權利要求書以及專利申請人或專利權人在專利授權或專利無效程序中的意見陳述或修改對專利權保護范圍構成限制。為了確保專利權保護范圍的穩定性和公示性，維持社會公眾的信賴利益，專利制度通過禁止反悔原則防止專利權人上述“兩頭得利”情形的發生。

對專利權保護范圍的限縮，有兩種可能的方式，一是減少技術方案的數量，例如，通過刪除或合并權利要求的方式減少權利要求的數量，或者刪除權利要求中的部分技術方案；二是通過對權利要求增加限制條件而縮小保護范圍，這又有兩種可能的方式：一是在權利要求中增加技術特征，由于技術特征越多保護范圍越小，增加技術特征必然限縮保護范圍。例如，原權利要求中的技術特征是A和B，通過修改增加了技術特征C，從而限縮了保護范圍。二是對權利要求中的某些技術特征進行限制，這實際上又可以分為兩種情形，一是將其中的某些技術特征限縮為下位概念，例如，將技術特征A或C限縮為下位概念A1或C1，最終也限縮了權利要求的保護范圍；二是將某些技術特征的等同特征排除在外，例如，在意見陳述或修改時明確地將技術特征A或C的等同特征A’或C’等排除在保護范圍之外。前面的分析表明，專利權保護范圍的限縮可能包括五種具體情形：第一，刪除或合并權利要求；第二，刪除權利要求中的部分技術方案；第三，在權利要求中增加技術特征；第四，將某個技術特征限縮為下位概念；第五，將某個技術特征的等同特征排除在外。上述五種具體情形都會產生禁止反悔的法律后果。但是，前三種具體情形中，禁止反悔的對象是技術方案的限縮而非具體技術特征的限縮，后面兩種具體情形禁止反悔的對象才是具體技術特征的限縮。

三、只有限縮技術特征的禁止反悔才限制等同侵權

前面的分析表明，雖然前述五種具體情形都對保護范圍產生限縮的法律后果，但上述前三種具體情形只是針對技術方案進行限縮，并不影響該權利要求中的具體技術特征的保護范圍。雖然各個權利要求中相同的技術特征應當具備相同的含義和相同的保護范圍，但在對其他權利要求進行修改或限縮但卻沒有直接影響其中的技術特征的情況下，其他權利要求的變化并不導致該技術特征的保護范圍的變化。因此前面三種具體情形應當不影響技術特征的等同侵權，不產生限制等同原則適用的法律后果。在后面的兩種具體情形中，由于專利申請人或專利權人對技術特征進行了限縮，禁止反悔原則要求不能將已經通過限縮而排除在保護范圍之外的內容重新納入保護范圍，因此產生限制等同原則適用的法律后果。當我們說禁止反悔的時候，要具體分析保護范圍的限縮是否對等同特征的認定產生影響，是否產生了限縮具體技術特征保護范圍的法律后果，如果不產生此法律后果，則不會限制等同侵權的認定。在司法實踐中，如果籠統地把構成專利權保護范圍限縮的所有情形都認定為具體技術特征的限縮，從而認為所有限縮專利權保護范圍的情形都會限制等同原則的適用，就會錯誤地以禁止反悔原則為由限制等同原則的適用。

在“銀膜”案中，最高法院正確認定了禁止反悔原則與等同原則的關系。該案的爭議焦點可以簡化為：權利要求1的技術特征為A和B，權利要求2的技術特征為A、B和C，權利要求1被放棄的情況下，技術特征C是否應當適用等同原則。上海市高級法院認為，根據禁止反悔原則，專利權人將技術特征C明確限定為“銀膜”，應視為專利權人放棄了除“銀膜”外以其他導電材料作為技術特征C的技術方案。最高法院認為，權利要求1中并沒有技術特征C，技術特征C在權利要求1中沒有原始的參照，因此不能認為技術特征C之外的技術方案已經被全部放棄，技術特征C仍然可以適用等同原則。最高法院準確地指出了權利要求1被放棄與技術特征C的保護范圍沒有關系這一關鍵點。

在司法實踐中還有另外一個問題，如果在“銀膜”案中，當事人爭議的焦點并不在技術特征C是否可以適用等同原則，而在于技術特征A或B是否可以適用等同原則，又應當如何處理。北京市高級人民法院在（2013）高民終字第1222號“一種自動滾按足浴盆”實用新型專利權侵權糾紛案中對這個問題進行了回答。該案的爭議焦點可以抽象為：權利要求1的技術特征為A和B，權利要求2的技術特征為A、B和C。權利要求1因為不具備創造性被專利權人刪除。技術特征A是否可以適用等同原則。北京市第二中級人民法院認為，權利要求1的刪除導致權利要求1中的技術特征A在權利要求2中也不能再適用等同原則。北京市高級人民法院則認為，對權利要求1的刪除，并不直接構成對權利要求2中技術特征A這一技術特征的限制，即使專利權人刪除了權利要求1，其中的技術特征A和B在權利要求2的侵權糾紛中仍然可以適用等同原則。

四、結論

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”本文的分析表明，為了更加準確地表述禁止反悔原則對等同侵權的限制，可以在上述規定的基礎上增加第二款：“專利申請人或專利權人通過意見陳述或修改，只是放棄技術方案，沒有對某個技術特征進行限縮，不阻礙該技術特征適用等同侵權；如果在意見陳述或修改中對某個技術特征進行了限縮，在侵權糾紛中不能依據等同原則將限縮所排除的等同特征重新納入專利權保護范圍。”

專利申請人或專利權人通過意見陳述或修改，只是放棄技術方案，沒有對某個技術特征進行限縮，不阻礙該技術特征適用等同侵權；如果在意見陳述或修改中對某個技術特征進行了限縮，在侵權糾紛中不能依據等同原則將限縮所排除的等同特征重新納入專利權保護范圍。