美國專利侵權案件中的不誠信行為抗辯

2013年10月14日，美國聯邦巡回上訴法院對智力無線公司（Intellect Wireless，Inc.）訴HTC公司（HTC Corporation）專利侵權案作出二審判決，維持了一審法院（伊利諾伊州北區聯邦法院）駁回智力無線公司訴訟請求的判決。該案所涉及的專利是智力無線公司享有的一項通過無線方式傳輸圖像和呼叫者信息的方法，發明人是智力無限公司的創始人亨德森（Daniel Henderson）先生。法院認為亨德森在涉案專利的申請過程中故意提供了虛假信息，并且在專利申請過程中始終沒有承認其提供的信息是虛假的。法院在該案中確定了不誠信行為（Inequitable Conduct）抗辯的證明標準，即通過提供清晰的和令人信服的證據證明信息的隱瞞或欺騙行為是故意的，并且該信息對于專利授權起到實質作用。這也許將改變聯邦巡回法院以往對于不誠信行為證明標準的不確定態度。

在美國，按照2011年9月16日《美國發明法案》修改之前的專利法，與我國發明授權體現的“先申請”原則不同，發明專利授予最先作出發明創造的發明人，即“先發明”原則。為了證明自己是最先提出涉案專利所保護的技術方案的人，專利權人亨德森需要證明在現有技術之前已經公開提出過所保護的技術方案。為此，亨德森向審查員陳述本專利所保護的技術方案在1993年7月已經實施并在一個會議上展示過，但證據顯示本專利所保護的技術方案從來沒有實施過。并且，法院指出這些錯誤陳述在整個專利申請過程中從來沒有向審查員指出過或者修改過。在同族其他專利的申請過程中，亨德森向審查員陳述其已經制造出了能夠顯示通過無線傳輸信息的裝置，但實際上該裝置只是為了展示的需要而預裝了信息。因此，法院認為亨德森作出虛假陳述是故意的，并且如果沒有上述虛假陳述，本專利申請將由于現有技術的障礙而無法獲得授權。綜上，法院歸納了兩點不誠信行為的證明標準：1、虛假陳述或隱瞞了對專利授權起實質性作用的信息；2、前述虛假陳述或隱瞞行為是在故意誤導或者欺騙美國專利商標局（PTO），即包括了客觀要件和主觀要件。

在專利文件的撰寫過程中，為了滿足專利法對于說明書充分公開的要求，專利申請人需要充分披露本專利的背景技術、完整的技術方案、所要解決的技術問題以及能夠達到的技術效果，美國的專利法進一步要求申請人披露最優選的實施例。另外，美國專利法要求申請的專利需要滿足新穎性和非顯而易見性的要求，并且發明應當授予最先公開提供技術方案的人，而不是最先提出專利申請的人。專利申請人在申請過程中將向專利審查部門針對上述信息作出聲明，這些聲明應當是真實的，申請人如果為了獲得專利授權而作出虛假的陳述或者故意隱瞞重要事實，那么即使獲得授權也不能夠實施該專利。那么何為與專利有效性有實質性關聯的信息，筆者認為至少包括下列信息：在先專利情況、抵觸申請情況、出版物公開情況、使用公開情況、同族專利申請情況、相關專利訴訟情況等等。在美國專利司法實踐中，法院形成了誤導性技術信息和遺漏性技術信息的三個檢驗標準：首先是“要不是的”主觀檢驗標準：在Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co一案中，法院認為被控侵權人需證明要不是專利申請人的錯誤陳述，專利就不會頒發。另外，法院一般不會考慮專利申請人向專利局陳述時沒有意識到的、潛在的錯誤；其次是“要不是的”客觀檢驗標準：如果專利申請人知道現有技術覆蓋了他的發明，或者一個理性的人認為該發明沒有新穎性或創造性，而申請人沒有披露這些事實，不誠信行為抗辯的事實就會成立；最后是“或許可能的”檢驗標準：這個標準不是關注專利申請人錯誤陳述和信息遺漏是否有主觀上故意的問題，而是關注這些錯誤陳述或者信息遺漏是否影響申請專利的有效性。在Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.一案中，法院發現專利申請人向專利局錯誤地陳述不會影響到申請專利的有效性，所以被告的侵權抗辯不成立。

筆者認為不誠信抗辯是對專利權人的有效威懾，對于保障專利申請人如實、完整披露有關信息意義重大，可以提高專利授權質量。并且，不誠信抗辯可以成為專利無效制度的有益補充，例如專利權人參加的某學術會議上他人口頭宣讀了某實驗結果，該實驗結果并未記載在書面文件中，難以構成出版物公開的現有技術。如果專利權人在申請過程中沒有披露這些信息，顯然違反了誠信義務，但如果被告僅提出了無效抗辯，則很難成立。但同時不誠信抗辯制度也面臨一些問題，例如法院可能擴大與專利有效性實質性相關的信息的范圍，將一些不影響專利授權的信息納入不誠信抗辯的范圍。并且，法院和專利審查部門對于實質性相關信息的判斷標準可能不統一，這可能需要立法部門通過立法統一法院和專利審查部門對于不誠信行為的判斷標準。筆者認為不誠信行為抗辯雖不直接導致專利權本身的無效，但將導致專利權的無法實施，對專利權人利益影響甚大。因此，對于不誠信行為的判斷標準應當嚴格把握，只有在直接影響是否能授予專利權時才可以適用。

對比我國的專利司法時間不難發現，我國法院在處理專利侵權案件中經常遇到的抗辯類型主要包括不落入保護范圍抗辯、現有技術抗辯、銷售商的合法來源抗辯、先用權抗辯、Bolar例外抗辯等等。由于我國法院在審理專利侵權案件過程中不能直接審理涉案專利的有效性，因此如果被告對專利有效性提出質疑，其可以在答辯期之內向專利復審委員會提出專利無效申請，審理專利侵權案件的法院此時需要判斷專利侵權案件是否中止?？梢?，我國無論從立法還是從司法上來看均未在專利案件中引進誠信行為抗辯制度。比較類似的制度是在我國《商標法》第四十一條第一款規定的禁止以欺騙或者其他不正當手段獲得商標注冊的制度，該條款可以成為不予核準被異議商標或者撤銷爭議商標的法定理由。但是《商標法》的該條規定尚不能使用在商標侵權案件的抗辯制度中，只能作為商標確權行政案件中的撤銷理由加以適用。我國當前專利授權質量和專利文件的撰寫質量均較低，專利無效制度雖然可以有效的解決專利權效力的問題，但無效請求通常會不確定的延長專利侵權案件的審理期限，并且如上所述，專利無效制度也不能解決所有的專利權效力問題。誠信行為抗辯制度是誠信原則這一人類行為的基本準則在專利申請過程中的具體體現，也是專利無效制度、現有技術抗辯制度的有益補充，能夠提高專利侵權案件的審理效率，進一步提高我國專利質量，也能夠更高效、便捷的保護當事人的合法權益，建議立法部門在《專利法》修改過程中能夠考慮引入該制度。

不誠信抗辯是對專利權人的有效威懾，對于保障專利申請人如實、完整披露有關信息意義重大，可以提高專利授權質量。