專利審查高速路（PPH）制度簡介及其應(yīng)用

隨著全球?qū)＠麛?shù)量的飆升，世界各國家和地區(qū)的專利申請(qǐng)量都在飛速增長，各主要國家和地區(qū)的專利審查壓力日漸加大。隨著美國AIA的逐步實(shí)施，世界第一專利大國將其延續(xù)百余年的“先發(fā)明制”修改為“一定條件下的先申請(qǐng)制”，標(biāo)志著世界各國家和地區(qū)在專利審查制度和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上有“趨同”的傾向。這意味著各國可以在“獨(dú)立審查”的基本原則性框架下在程序上有所突破，于是近年在日本和美國兩大局的極力推進(jìn)下，PPH制度逐漸形成并得到廣泛應(yīng)用。

一、 PPH的基本概念和模式

PPH（The Patent Prosecution Highway），中文稱為專利審查高速路，是目前在國際上以雙邊協(xié)議或多邊協(xié)議形式存在的一種加快協(xié)議國之間專利審查的程序性機(jī)制。具體來說申請(qǐng)人在首次申請(qǐng)受理局（Office of First Filing， OFF）提交的專利申請(qǐng)中所包含的至少一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)力要求被確定為可授權(quán)時(shí)，可以向后續(xù)申請(qǐng)受理局（Office of Second Filing， OSF）對(duì)后續(xù)申請(qǐng)?zhí)岢黾涌鞂彶檎?qǐng)求。

在這種機(jī)制下，當(dāng)首次申請(qǐng)或較早審查的一國專利局決定授予某項(xiàng)專利時(shí)，根據(jù)申請(qǐng)人的請(qǐng)求，另一加入PPH的專利局的相應(yīng)申請(qǐng)?jiān)跐M足一定條件的情況下，就會(huì)進(jìn)入這種加快審查的機(jī)制內(nèi)。

需要明確的是，PPH并非是各國在實(shí)體問題上相互承認(rèn)審查結(jié)果的機(jī)制，而僅僅是一種便利申請(qǐng)人的加快審查機(jī)制。各國仍舊要對(duì)具體的專利申請(qǐng)按照本國專利法進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查或者履行其他的審查程序。

從基本框架上區(qū)分，PPH可以分成常規(guī)PPH（亦稱普通PPH）和PCT-PPH兩種。前者是以某國家或地區(qū)專利局為OFF，其申請(qǐng)的可授權(quán)意見為依據(jù)，向OSF提出的加快審查請(qǐng)求。而后者是指PCT申請(qǐng)的申請(qǐng)人，從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位收到肯定的書面意見或國際初步審查報(bào)告，指出其PCT申請(qǐng)中至少有一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性，申請(qǐng)人可以請(qǐng)求有關(guān)國家或地區(qū)階段的申請(qǐng)加快審查。

對(duì)于常規(guī)PPH，又可以根據(jù)提出OFF申請(qǐng)的不同分為巴黎公約路徑和PCT路徑兩種。對(duì)于巴黎公約路徑，是在OFF申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，以巴黎公約途徑進(jìn)入到OSF，而后在滿足一定條件下對(duì)OSF申請(qǐng)?zhí)岢黾涌鞂彶檎?qǐng)求。對(duì)于PCT路徑，是指OFF申請(qǐng)和OSF申請(qǐng)均是以PCT申請(qǐng)進(jìn)入國家階段的方式提出的，申請(qǐng)人在滿足一定條件下對(duì)OSF申請(qǐng)?zhí)岢黾涌鞂彶檎?qǐng)求。（如圖1和圖2所示）

以上三種，不管哪種模式，核心原則都是在“首次申請(qǐng)”的授權(quán)性意見產(chǎn)生之后，申請(qǐng)人可以向在后申請(qǐng)的國家或地區(qū)專利局提出加快申請(qǐng)。

二、PPH的優(yōu)勢(shì)

各國通過PPH機(jī)制，可能對(duì)申請(qǐng)人具有如下優(yōu)惠：

（1）審查速度大大加快

根據(jù)PPH全球門戶網(wǎng)站所提供的數(shù)據(jù)，以美國2013年1-6月的數(shù)據(jù)為例，常規(guī)PPH從請(qǐng)求到一通的平均周期為5.8個(gè)月，PCT-PPH的這一周期平均為5.6個(gè)月，而所有申請(qǐng)（包括PPH和非PPH申請(qǐng)，下同）的這一周期平均為18.8個(gè)月；常規(guī)PPH從請(qǐng)求到結(jié)案的平均周期為11.4個(gè)月，PCT-PPH從請(qǐng)求到結(jié)案的平均周期為9.9個(gè)月，而所有申請(qǐng)的這一周期平均為30.7個(gè)月。

（2）申請(qǐng)的可預(yù)期性提高

由于加入PPH的各國會(huì)充分考慮OFF的檢索結(jié)果和肯定性結(jié)論，因此，PPH申請(qǐng)雖然并不是各國互認(rèn)審查結(jié)果的機(jī)制，但從實(shí)際上來講，PPH路徑下專利的授權(quán)率會(huì)大大提高。根據(jù)PPH全球門戶網(wǎng)站所提供的數(shù)據(jù)，以美國為例，常規(guī)PPH的平均授權(quán)率為86%，PCT-PPH的平均授權(quán)率為88%，而所有申請(qǐng)的平均授權(quán)率為53%。

（3）節(jié)省申請(qǐng)費(fèi)用

PPH請(qǐng)求本身不需要或僅需要較少的費(fèi)用。在目前已經(jīng)啟動(dòng)的各國PPH試點(diǎn)項(xiàng)目中，除在KIPO提出PPH請(qǐng)求需要繳納請(qǐng)求費(fèi)外，在其他各局提出PPH請(qǐng)求均無需繳納PPH請(qǐng)求費(fèi)。

更重要的是，PPH還可以大大減少申請(qǐng)人的申請(qǐng)費(fèi)用。原因在于PPH大大減少了通知書發(fā)放的次數(shù)，因此申請(qǐng)人可以減少答復(fù)的次數(shù)，由此減少答復(fù)過程中相應(yīng)的律師費(fèi)、延期費(fèi)等等各種費(fèi)用。

此外，從社會(huì)的整體利益來說，PPH給各國專利局一個(gè)充分互相利用彼此的審查和檢索資源的機(jī)會(huì)，提高審查效率，減少重復(fù)性的工作，抬升授權(quán)質(zhì)量，使得全球的審查資源實(shí)現(xiàn)高效、充分地利用。

三、PPH的申請(qǐng)要件

截止2013年9月，SIPO已經(jīng)和日本、美國、德國、韓國、俄羅斯、丹麥、芬蘭、墨西哥、奧地利、波蘭、新加坡、加拿大等12國之間簽署了PPH的雙邊協(xié)議，并且已經(jīng)啟動(dòng)試點(diǎn)。其中，我國與日、美、俄、芬、奧、波、墨、丹、韓之間除了常規(guī)PPH之外，還可以通過PCT-PPH路徑。10月，還與葡萄牙、西班牙簽署了PPH協(xié)議。這意味著中國申請(qǐng)人可以依據(jù)協(xié)議，向上述國家按照相應(yīng)的路徑選擇提出PPH請(qǐng)求。PPH請(qǐng)求除需要提交相關(guān)文件外，還需要滿足以下基本要求：

（1） PPH請(qǐng)求時(shí)機(jī)

加入PPH的各國，在請(qǐng)求時(shí)機(jī)方面的具體規(guī)定不盡相同，例如：

在日本，要求在提出PPH請(qǐng)求之時(shí)，JPO對(duì)該申請(qǐng)的審查尚未開始。美國的規(guī)定類似于日本，也是要求在提出PPH請(qǐng)求之時(shí)USPTO對(duì)該申請(qǐng)的審查尚未開始；且臨時(shí)申請(qǐng)、植物專利申請(qǐng)、外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)、復(fù)審程序中均不能適用PPH高速路。而在韓國，KIPO規(guī)定提交PPH請(qǐng)求時(shí)必須已向KIPO提交了審查請(qǐng)求，或者在向KIPO提交PPH請(qǐng)求的同時(shí)提交審查請(qǐng)求；PPH加快請(qǐng)求可以在審查尚未啟動(dòng)之時(shí)提出，也可以在審查已經(jīng)啟動(dòng)之后提出。至于中國，請(qǐng)求時(shí)機(jī)方面的規(guī)定是：申請(qǐng)必須已經(jīng)公開；必須在申請(qǐng)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段或者在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)提出PPH請(qǐng)求；在提出PPH請(qǐng)求之時(shí)SIPO尚未對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審查。

（2）權(quán)利要求需要充分對(duì)應(yīng)

要滿足加快審查的要求，向OSF提出申請(qǐng)的權(quán)利要求的范圍必須小于或者等于其對(duì)應(yīng)的、在OFF中被認(rèn)為可授權(quán)或具有可專利性的申請(qǐng)的權(quán)利要求的范圍。這種對(duì)權(quán)利要求“對(duì)應(yīng)”的限定是比較嚴(yán)格的，基本上在文字上要完全相同，如果是相似，則僅限于考慮翻譯和權(quán)利要求格式造成的差異性。與OFF對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中可授權(quán)的權(quán)利要求相比，OSF申請(qǐng)的權(quán)利要求不得引入新的或者不同類型的權(quán)利要求。

例如，在美國“疾病的治療方法”這樣的專利是可能獲得保護(hù)的，而根據(jù)我國的專利法，這種權(quán)利要求被認(rèn)為違反《專利法》第25條的規(guī)定而不能被授權(quán)。因此，這類權(quán)利要求在進(jìn)入我國時(shí)候，往往會(huì)被修訂為相應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求或產(chǎn)品應(yīng)用的權(quán)利要求，以適應(yīng)我國的法律實(shí)踐。但是這種修改，會(huì)被認(rèn)為不符合PPH申請(qǐng)權(quán)利要求“對(duì)應(yīng)”的規(guī)定，而不能進(jìn)行加快審查。

四、PPH的最新發(fā)展趨勢(shì)

PPH從起初在美、日兩國之間商討到目前越來越多的國家加入，這一新興的制度目前仍在快速發(fā)展之中。隨著PPH制度的不斷發(fā)展，PPH的模式也在豐富和發(fā)展。

例如，PPH MOTTAINAI模式，目前我國僅與加拿大之間存在PPH MOTTAINAI的協(xié)議。這種模式突破了“首次申請(qǐng)”原則，符合要求的申請(qǐng)范圍擴(kuò)大了。在PPH MOTTAINAI模式下，可以基于任一有專利同族申請(qǐng)并簽有協(xié)議的專利局的在先審查意見，與申請(qǐng)?zhí)峤坏捻樞驘o關(guān)，向其他局提出加快審查。這樣做的目的是便于申請(qǐng)人靈活使用且擴(kuò)大了潛在符合要求的申請(qǐng)范圍。

再如，美國提出了PPH的2.0版本，在此框架下，要求更進(jìn)一步得到簡化，對(duì)用戶更加友好。PPH 2.0保留了MOTTAINAI不考慮優(yōu)先權(quán)從而擴(kuò)大適格性的做法。基于任何參與局的既有工作成果，使用OEE-OLE概念，只要求申請(qǐng)系同一專利族之成員，且說明書支持要求保護(hù)的客體。

與我國申請(qǐng)實(shí)踐聯(lián)系更緊密的是，中、美、歐、日、韓五局于2013年9月下旬在瑞士日內(nèi)瓦就于2014年1月啟動(dòng)一項(xiàng)五局聯(lián)合專利審查高速路（PPH）試點(diǎn)達(dá)成一致。指出對(duì)于被五局之一局認(rèn)定為具有可授權(quán)權(quán)利要求的申請(qǐng)，在滿足其它條件的情況下，申請(qǐng)人可向其它四局就該申請(qǐng)?jiān)谄渌木痔岢龅膶?duì)應(yīng)待審申請(qǐng)?zhí)岢黾涌鞂彶檎?qǐng)求。申請(qǐng)人向五局之任意局提出的PPH請(qǐng)求，可基于五局作出的PCT國際階段工作結(jié)果或國家/地區(qū)的工作成果。

五、PPH對(duì)中國企業(yè)專利發(fā)展的意義

由于PPH極大地縮短了授權(quán)時(shí)間、大大降低了授權(quán)的成本，其對(duì)中國的企業(yè)在海外的專利布局幫助也是巨大的，特別是針對(duì)一些技術(shù)更新較快、海外專利申請(qǐng)量較大的企業(yè)，PPH路徑的優(yōu)勢(shì)尤為明顯。

但是，也應(yīng)當(dāng)意識(shí)到：PPH申請(qǐng)?jiān)诩涌焖俣鹊耐瑫r(shí)，限制也很多，特別是申請(qǐng)時(shí)機(jī)和權(quán)利要求的“對(duì)應(yīng)”方面的規(guī)定。這些細(xì)節(jié)決定了：

首先，有一些申請(qǐng)由于喪失了合適的時(shí)機(jī)而不可能進(jìn)入PPH通道。例如，中、美、日均規(guī)定在其本國的實(shí)質(zhì)審查工作開始之后，就不可以再請(qǐng)求加快。這就要求國內(nèi)的企業(yè)要充分了解我國和其他PPH國家的審查制度，例如利用我國的提前公開進(jìn)實(shí)審制度，加快OFF申請(qǐng)的獲權(quán)速度，以保障有充分的時(shí)間在其他國家從容進(jìn)入PPH加快途徑。

其次，PPH要求權(quán)利要求書必須前后對(duì)應(yīng)，并且這種對(duì)應(yīng)幾乎是非常嚴(yán)格的文字對(duì)應(yīng)，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍只能同在先申請(qǐng)或者比在先申請(qǐng)小，并且不得引入新的或者不同類型的權(quán)利要求。由于各個(gè)國家在專利法的規(guī)定和審查標(biāo)準(zhǔn)上把握不盡相同，例如美國可以允許疾病的治療方法專利的存在，而在我國則禁止，所以，同樣的技術(shù)方案，理論上在全球各個(gè)國家或地區(qū)獲得的保護(hù)范圍并不相同。這樣的話，如果要追求PPH的高速度，隨之而來的就是喪失對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍在其他國家的更多期待。如果在先申請(qǐng)所獲得的權(quán)利要求范圍過窄的話，那么申請(qǐng)PPH加快就會(huì)進(jìn)一步限制其他國家的獲權(quán)范圍。

針對(duì)以上兩點(diǎn)主要問題，筆者認(rèn)為中國企業(yè)在利用PPH路徑時(shí)可以采取的措施有：

首先，要對(duì)海外布局的專利進(jìn)行分級(jí)制度，特別是對(duì)于技術(shù)更新較快的行業(yè)，專利分級(jí)顯得尤為必要。哪些是急需要獲權(quán)的，哪些是配合海外產(chǎn)品上市的，對(duì)這類專利，應(yīng)該首先考慮走PPH申請(qǐng)。而對(duì)于核心技術(shù)專利、底層專利，需要更強(qiáng)調(diào)保護(hù)范圍的，應(yīng)當(dāng)更注重利用各國的審查標(biāo)準(zhǔn)不同而獲得最大的權(quán)力范圍。

其次，在首次申請(qǐng)受理局選擇和時(shí)限監(jiān)控上要根據(jù)案件的需要做適應(yīng)性調(diào)整。要成功駛?cè)隤PH通道，需要通觀全局，把握全球不同國家申請(qǐng)的節(jié)奏和順序，兼顧不同的技術(shù)方案類型，保證首次申請(qǐng)能盡快得到保護(hù)范圍較大的肯定性授權(quán)意見，同時(shí)其他國家或地區(qū)尚未開始實(shí)審。這就可能給企業(yè)的專利經(jīng)理人和服務(wù)于企業(yè)的外部代理人提出了更高的專業(yè)要求。

最后，在慎重選擇首次申請(qǐng)的受理局的同時(shí)，還要隨時(shí)對(duì)首次申請(qǐng)的審查意見進(jìn)行深入分析，判斷該申請(qǐng)未來的走向、獲權(quán)的可能性和權(quán)利要求可能獲得肯定的范圍的大小，并根據(jù)判斷對(duì)該申請(qǐng)未來的全球申請(qǐng)策略作出適時(shí)地調(diào)整。若授權(quán)前景較好、可能獲得的授權(quán)范圍較大，就應(yīng)該及時(shí)和審查員溝通、加快答復(fù)的速度、縮短通知書次數(shù)，為PPH申請(qǐng)爭取更多的時(shí)間。若首次申請(qǐng)的授權(quán)前景不好、可能獲權(quán)的范圍又較小時(shí)，則應(yīng)該及時(shí)轉(zhuǎn)變策略，按照普通的途徑進(jìn)入其他國家，爭取更大的授權(quán)范圍。

總之，PPH高速路是隨著全球?qū)＠暾?qǐng)量不斷攀升、專利制度逐漸國際化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的過程中建立起來的一種新的、有利于申請(qǐng)人的程序性制度，中國申請(qǐng)人應(yīng)該充分了解這種制度，利用它更好地為自己獲得更豐厚的無形資產(chǎn)。