商標指示性合理使用制度研究

商標指示性合理使用問題，霍姆斯大法官1924年在Prestonettes案已經論及：“當以不欺騙公眾的方式使用商標時，我們不認為商標足以神圣到禁止用它來陳述事實的程度。商標不是禁忌。”但其具體構成要件還是美國聯邦第九巡回上訴法院1992年在New Kids案（New Kids on the Block v. News America Publishing， Inc.）中創設：“1、如果不使用他人商標就難以描述特定的商品和服務；2、僅在區別商標所標識商品或服務所必需的程度內使用商標；3、使用者必須未實施任何暗示自己與商標權人具有贊助、許可關系的行為。”上述標準引發了廣泛影響和爭議。我國商標法對指示性使用尚未涉及，各地法院基于解決糾紛之現實探索并裁判了多起案件，學界相關論述亦多。但總體看，一是理論研究和司法實踐的成果尚未超出New Kids案標準的范圍；二是同案不同判現象并不鮮見，該問題依然是知識產權審判的難點。究其原因筆者認為，部分在于New Kids案標準沒有全面把握指示性合理使用的本質特點，不能很好應對商標使用方式的復雜性。本文擬針對第九巡回上訴法院2010年7月8日豐田公司案判決，分析該標準之不足，并提出改進意見，以利我國商標指示性合理使用制度的構建。

一、豐田公司案案情及法院分析思路

原告美國豐田汽車銷售公司是Lexus汽車的獨占經銷商，是Lexus商標的權利人。被告Tabari是汽車經紀人，通過網址為buy-a-lexus.com、buyorleaselexus.com的網站提供Lexus汽車經紀服務。原告認為被告域名侵權。被告移除網頁中原告公司照片及Logo并增加醒目免責聲明，但拒絕放棄域名。原告起訴，地區法院認定構成侵權。被告上訴至第九巡回上訴法院。

上訴法院依New Kids案標準進行測試。原告稱被告可以使用其他域名或以網站內容來解釋其業務。法院認為，被告需要傳遞專營Lexus汽車的信息，域名中使用Lexus達到了該目標，故滿足必要性要求。原告主張域名使用Lexus不是被告傳遞經營信息的唯一方法，但其他方法如散發廣告乃至口口相傳，也同樣可被指責，對必要性不能采用如此嚴格的定義。被告需要讓消費者知曉其是Lexus汽車的經紀人，不提及Lexus幾乎不可能，故被告滿足New Kids案標準的第一條。關于第二、三條，被告庭審中提交了網站已經完全改變的圖像，證明之前使用的特定風格“Lexus”標識和“Lexus L”Logo已被一份醒目的、大字體的免責聲明所取代：“我們不是經過授權的Lexus汽車經銷商，與Lexus不存在任何形式的關系，我們是獨立的汽車經紀人。”原告主張免責聲明來得太晚，不能阻止被告域名引發的混淆，因為混淆發生在消費者看到網站或免責聲明之先。法院認為，被告域名不會引發這一混淆。被告未在lexus.com網址開展業務，其域名不包含“authorized”、“official”之類詞匯。理性消費者直到被告網站打開之前，不知會在網站發現什么。一旦打開網站，消費者將馬上看見免責聲明，并立即從被告網站獲得原告贊助的認識中醒悟過來。上訴法院最終決定撤銷原判并予發回。

二、有關商標指示性合理使用的四個其他案件簡介

域名的特殊性使得New Kids案標準的缺陷在豐田公司案中得到比較充分的展現，遺憾的是該案法官未能注意此點，判決論理依然圍繞New Kids案標準展開。即使如此，僅就其分析過程看，論理也不令人信服。為便于分析，在此先介紹幾個同樣由美國法院判決的案件以作比較。

（一）New Kids案

第九巡回上訴法院1992年7月24日判決。原告New Kids on the Block是當紅樂隊組合。被告美國新聞出版公司和Gannett衛星信息網絡公司是兩家全國性新聞機構，分別經營The Star和USA Today兩份報紙。Gannett衛星信息網絡公司在USA Today上做了一個調查，問讀者“組合中誰最棒？”使用了原告的名稱和照片。調查參加者撥打900電話并繳費50美分。美國新聞出版公司也在The Star上作了類似調查。原告訴兩被告未經允許未支付報酬使用其商標。法院認為，被告未暗示某種贊助或許可合作關系；盡管原告就組合名稱存在商標權，但其無權強迫粉絲們將熱情或金錢只能投入經其授權或者許可生產的東西上。

（二）戴安娜王妃物品銷售案

第九巡回上訴法院2002年6月19日判決。原告是戴安娜王妃的遺囑執行人、戴安娜王妃紀念基金的信托人。戴安娜王妃紀念基金于1997年戴安娜王妃去世后成立，負責接受捐贈并轉分給與戴安娜王妃生前有聯系的慈善團體。戴安娜王妃遺囑執行人授權該基金獨家基于基金的目的使用戴安娜王妃的名字和肖像。被告在1981年戴安娜與查爾士王子結婚后就開始生產、推銷帶有戴安娜王妃名字和肖像的珠寶、盤子和玩具。原告認為被告侵犯了自己受商標權保護的戴安娜商標。法院最終認定被告對戴安娜王妃名字和肖像的使用構成指示性合理使用。

（三）大眾汽車修理店案

第九巡回上訴法院1969年5月7日判決。原告是德國大眾汽車公司，擁有“Volkswagen”、“VW”兩注冊商標。被告Church于1958年在加州長灘市開設了專門修理大眾和保時捷汽車的修理店，字號為“現代大眾保時捷服務”。至1960年因原告反對，字號改為“現代專家”。

為應對原告要求，被告多次在廣告語中加入“獨立”一詞，以區分于那些經被告認證或授權的經銷商。1960年被告開始在名片、1962年在電話簿廣告、1963年在卡車和各種贈品如火柴、鉛筆、紙巾上使用該詞。被告修理店前還有一塊寫有“現代大眾保時捷服務”的大招牌，直至1964年本案立案時，才改為“獨立的大眾保時捷服務”。同時被告開始在維修預約單上使用“獨立”一詞。

下級法院認定，被告之前在字號中使用“大眾”文字非法，此后系列行為因大量使用“獨立”一詞，使得被告充分區分于那些與原告相關的經營者，因此不構成侵權。上訴法院認為，被告精于修理大眾汽車，其在廣告中很難不使用“Volkswagen”或“VW”而能告知公眾該事實，但應避免暗示消費者其是原告一部分或授權經銷商或修理店，被告廣告突出使用“獨立”一詞足以令消費者作出區分。上訴法院對原審判決予以維持。

（四）Coty香水案

美國聯邦最高法院1924年7月7日判決。被告Prestonettes， Inc.是紐約一家公司，從原告Coty（法國公民）處購買爽身粉和大瓶香水，在爽身粉中添加粘合劑并壓緊后放入金屬盒，把大瓶香水換成小瓶分裝，再重新出售。原告要求其在產品上停止使用原告“Coty”和“L’Origan”商標。地區法院判令被告以大小、字型、顏色相同的文字在香水產品上說明：被告與原告無關，香水來自原告香水，由被告獨立在紐約重新封裝；在撲面粉產品上說明：被告與原告無關，盒內撲面粉系使用原告散香粉添加粘合劑，由被告獨立壓制，散粉以及粘合劑比例若干。第二巡回上訴法院認為香水品質脆弱易變，易受沾染，且有機會被攙假，故禁止被告使用原告商標。最高法院認為上訴法院走得太遠而推翻其判決，維持地區法院決定。霍姆斯在判決中寫下了本文開頭的著名論斷，并糾正人們觀念上的常見誤區：商標權不是版權。

三、豐田公司案判決思路之不足

上述四案的前兩案判決嚴格依New Kids案標準進行分析，后兩案發生時間很早，但以New Kids案標準來審視兩案被訴使用商標行為，顯然均符合標準，兩案判決理由實質上也與New Kids案標準一致。四案中被訴行為的共同特點是，所涉使用商標行為均不是只有案中的原、被告才有資格實施，相同的行為，處于相同情形的第三人同樣可以實施。比如New Kids案，當其他媒體欲開展類似的調查活動時，其可以和該案中的兩家媒體一樣，在報紙或熱線電話中使用原告的名稱，不僅原告不能干涉，這兩家媒體也不能干涉。戴安娜王妃案中，收藏品的其他銷售者也可以該案被告同樣的方式使用戴安娜商標，商標權人和被告均不能干涉。大眾汽車修理店案，任何同類修理店均可以該案被告相同的方式使用大眾商標。Coty香水案，相同經營模式的第三人均有權采用與該案被告相同的方式使用涉案商標。豐田公司案中被告對商標的使用行為與上述案件相比，存在重大差別，在該案被告Tabari使用了buy-a-lexus.com、buyorleaselexus.com域名之后，其他與Tabari經營同樣業務的人，將不能在網上使用同一域名開展業務，甚至不能使用相似的域名。

指示性合理使用之所以被創設，本意是為解決具有壟斷性使用權的商標權人與那些在商業活動中因交流信息而需要使用商標的人群之間的沖突。亦即是用于維護該部分人群將商標作為有義符號用于與他人互相交流的正當性，而不是為個體創設專屬于該人的私權利。當某行為被認定屬于指示性合理使用時，該行為應當是符合條件的相關公眾均可實施的。相同情形下，具有同樣需求的個體，人人均得有權無差別、重復地使用商標符號。因此，商標指示性合理使用必須具備的特點之一是，行為具有可重復性，即可被相同第三人重復實施。

四、對豐田公司案的進一步分析

不難發現被告行為對原告的有害性，正如原告在訴訟中指出的那樣，該域名會令消費者混淆。即使上訴法院判決對此也未否認，但認為被告網站的免責聲明能夠及時糾正消費者可能產生的混淆。由此可得的結論是，某些消費者由于將網站混淆為屬于原告而訪問，這部分消費者的訪問不是被告應得的，而是額外的。網站訪問者的增多會擴大被告及其網站的知名度，增加被告現實中的商業機會。

另外，人們接觸域名時并不總是通過電腦和在線的，比如經名片、平面廣告、紙質媒體接觸域名，此時域名所致混淆由于不能登錄網站而無法及時消除；即使在線，還存在因無登錄網站動機而不登錄的情形。因此域名引致混淆并不能及時消除。豐田公司案判決沒有注意域名使用方式的多樣性而引發的有害性。

被訴域名主體“buy-a-lexus”的字面含義是對原告幾個主要經營環節之一的陳述，因此與原告高度相關，對原告具有特別的意義。如果與原告生產經營及相關產業鏈相關聯的類似短語均被他人注冊域名后占有，比如sell-lexus、repair-lexus、rent-lexus、lexus-service、bargin-lexus等，雖然域名不如注冊商標的獨占性強，但因域名注冊而導致對上述短語使用的限制，仍會對原告的正常經營活動產生限制和帶來不便，至少原告將不得不煩惱地在澄清和區分方面作出持續的努力。域名注冊人作為行業的新闖入者，在對該行業毫無貢獻的情況下，僅因注冊就獲得獨占特權，對商標權人有欠公平。“buy-a-lexus”之所以有意義，是建立在lexus有意義的基礎之上。lexus自身的含義依賴原告持續穩定的投入與維持，因此原告才是該短語的最有資格的獨占者。其他注冊者的獨占均基于原告的投入，存在對原告成果不勞而獲和搭便車的嫌疑。此外還存在引發如前所論的混淆可能。域名注冊者對其他同業經營者具有優勢，也有欠公平。因為這種優勢是以合理使用的名義取得，卻被注冊者個人獨占。

“buy-a-lexus”域名投入使用后，產生對域名注冊人的指向，具有了新的含義，成為一個新符號。新符號的表面意思與原告經營活動具有較強相關性，但符號指向的卻是一個與原告無關的主體，這種內在的矛盾導致該符號不具有良好的穩定性，該符號的矛盾性使用同時也不具有經濟性。被告網站中的免責聲明也從另一方面證明了這一點：當某個符號需要伴隨著不斷的解釋或澄清時，這種解釋或澄清現象的存在，即是該符號具有不穩定性和混淆可能性的明證。

指示性合理使用之所以被允許，原因就在于不特定多數人的重復使用。由于使用主體始終不特定，使得被使用對象不會被特定化，不存在因為特定主體的重復性使用而在公眾中建立該主體與被使用對象的固定關聯的可能性，使用始終僅僅是使用，被使用對象不會被賦予其他含義，從而不會損害商標權。指示性合理使用中，使用的只是字面上的含義，沒有產生新的含義。域名注冊人以合理使用之名取得域名，域名的使用卻被注冊者個人獨占，并產生了指向注冊人的第二含義。指示性使用的本意是對相關公眾的行為的保護，在這里卻導致了一項私有財產權的建立。

一個例外是，如果對商標的指示性使用已經成立了新含義，已經被特定化，則使用就是合理的。在第九巡回上訴法院2002年1月1日判決的Playboy Enterprises，Inc. v. Terri Welles案中，該案被告Terri Welles被原告PEI（Playboy Enterprises，Inc.的簡稱）評定為1981年度的“Playmate of the Year”（年度玩伴），如果被告使用Playboy-Playmate-of-the-Year-1981作為自己網站的域名主體，盡管“Playmate of the Year”是原告的注冊商標，被告的使用仍將是合理的。因為被告的使用沒有在該域名上增加新含義，其在被注冊為域名之前，指向的就是被告。

五、指示性合理使用標準的進一步分析

商標指示性合理使用的本質是不同利益主體間的利益平衡問題。待平衡的雙方利益主體表面上是商標權人和商標單個使用人，但實際上該商標使用人的背后，是具有同樣使用需求的潛在的全部人群，因此博弈雙方是商標權人和有相同使用需求的不特定人群。該特點要求指示性使用行為的第一個特點應當是具有可重復性。其次，指示性使用制度的目的是在于正當化使用人的使用需求，要求使用人的使用應當具有必要性；且這種必要性應當是指具有使用需求的全部人群的共同需要，單個人的特別需求不能成立這種必要性。最后，指示性使用的最終目標在于實現雙方利益的恰當平衡，因此必須對使用人的使用進行限定，以便維系這一平衡局面，進而要求使用應當具備有限度性。可重復性、必要性、有限度性，構成指示性使用的完整特征。

對于限度性僅指出使用應有限度并不夠，這種空泛的肯定性規定難以讓人明白限度應該劃在何處。New Kids案標準第三條著眼于相反方向，從否定的角度劃出界限。該第三條實際上是對第二條的補充和說明，與第二條一起，力圖從正反兩個方面對指示性使用的限度性問題進行限定。這種劃界的方式是可取的，但是應當周延，New Kids案標準第三條并不周延。對商標使用之所以超出限度，無外乎為了利用商標的良好聲譽或知名度：或是將自己偽裝成商標權人（或與商標權人有特別關系），或是借助商標的知名度或質量美譽度來吸引消費者對商標使用人（或其商品/服務）的注意。前者就是New Kids案標準第三條的內容即意圖使得商標使用人與商標權人混同。對于后者，商標使用人通常并不意圖與商標權人混同，但希望利用商標引發受眾對使用人或其商品/服務的注意。其中就利用商標引發對使用人的注意來說，如以商標作為字號、招牌上突出使用商標但不突出店名等。就利用商標引發對商品（服務亦同）的注意來說，這里的商品非指商標本來標記的、商標權人的商品，而是商標使用人或第三方的商品，該商品與商標標記的商品存在關聯。比如沃爾沃商標控股有限公司起訴瑞濾清器有限公司商標侵權糾紛案件中的情形。

綜上，本文主張商標指示性合理使用的構成要件應當具備：1、可重復性，相同情形者均得有權使用；2、必要性，不使用就難以描述特定的商品和服務；3、限度性，僅在區別商標所標識商品或服務所必需的程度內使用商標；4、不得偽裝為商標權人以及利用商標謀求不當利益，即不得暗示與商標權人存在贊助、許可關系，不得利用商標來引發對使用人或商品/服務的注意。