美國國際貿易委員會對專利權主張實體的管制
——以美國國內產業標準為研究重點

李 佳 高勝華

美國國際貿易委員會對專利權主張實體的管制
——以美國國內產業標準為研究重點

李 佳 高勝華

近些年，專利權主張實體（PAE）迅速崛起，它們借助法律漏洞牟取了不正當的巨額利益。美國國際貿易委員會（ITC）是PAE獲利的重要平臺之一。按照美國關稅法，ITC只能向美國國內產業的申請者提供救濟，美國國內產業標準是決定ITC管轄范圍的看門人標準。從嚴解釋美國國內產業條款是有效阻擊PAE在美國經濟體制中蔓延的有力武器。

專利權主張實體 美國國際貿易委員會 國內產業標準 專利挾持 排除令

近些年，以非常規化商業模式運營的專利權主張實體迅速崛起，它們幾乎或從不實施專利，而是通過使用微弱和模糊的專利去榨取超額的授權費，或透過專利訴訟制度的威脅，榨取生產商巨額損害賠償金或和解金。aSannu K. Shrestha, “Trolls or Market-Maker? An empirical analysis of nonpracticing entities”, 110 Colum. L. Rev. 114 (2010).不過，自2006年eBay Inc. v. MercExchange案后，法院對于永久禁令的核發問題開始采取克制的司法政策，PAE便將戰場部分轉移到了ITC，以獲得阻止侵權產品進入美國境內的排除令。

一、ITC與排除令——后eBay案時代PAE的新選擇

（一）禁止令與專利挾持

專利制度的本意是要避免互相侵犯，然而PAE卻總在期望著自己的專利被他人侵犯，當目標公司侵犯了PAE的專利權后，PAE會申請法律救濟，期間依仗雙方不對等的議價能力，挾持侵權公司，進而獲得超額的賠償金。其中，禁令制度對被告構成了根本性的威脅。禁令是由法官核發的永久或暫時性的禁止侵權產品的生產和銷售的救濟措施。一旦法院認定了專利權的有效性和侵權事實，企業所生產和銷售的產品，都會因為禁止令的核發而被迫退出市場。bCarl Shapiro, “Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties”, 12 Am. L. & Econ. Rev. 280 (2010).PAE就是揮舞著禁令這把“達摩克利斯之劍”去脅迫被告，最終獲得了“遠遠超過了他們發明的內在價值”的賠償金。cMark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).

（二）eBay判決與獲利平臺的轉移

一旦專利權的有效性和侵權事實被認定，法院通常會自動核發永久禁令，這是美國長期以來的司法慣例。禁令成為了PAE挾持其他企業有力的制度武器。eBay案中，最高院推翻了自動核發禁止令的傳統做法，認為《專利法》第283條規定法院在符合平衡原則的情況下是可以（may），而非應當（should）核發禁令。eBay案后法院的克制政策使得PAE喪失了一個挾持被告的重要籌碼，通過訴訟獲得永久禁令的難度明顯增大。但是，這并不意味著PAE的此塊陣地完全淪陷了，他們依然可以從另外一套權利救濟系統ITC那里獲得相同的籌碼。ITC的排除令的內容是禁止侵權企業在美國境內銷售侵權產品，所以，排除令實質上可以達到與法院禁令相同的效果。法律對于ITC排除令的核發條件規定的更為寬松，美國關稅法規定ITC應當（shall）對違反337條款的產品排除入境，除非公眾利益另有要求；而美國地方法院禁令的發放要求規定為，可以（may）根據衡平的原則發出禁令。專利權人勝訴之后，地方法院會向72%～77%的專利權人授予禁令，而ITC基本會自動核發排除令。dFederal Trade Commission, “The Evolving IP Marketplace”, www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf (Last visited Nov. 13 2013).這就導致了大量PAE涌向了ITC，根據ITC的官方數據，ITC的337條款調查從2000年到2011年增長量總共超過了530%。eFacts and Trends Regarding USITC Section 337 Investigations,http:// www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts. pdf(Last visited Nov. 13 2013).

二、失守的城墻：國內產業標準和ITC對立法本意的擴張

（一）國內產業標準的條文規定及立法本意

ITC并不具有對專利侵權行為的普遍管轄權，它只能向擁有國內產業（代指美國國內產業）的申請者提供救濟措施。因此，申訴方應當有證據證明，被侵犯知識產權的美國產業已存在或正處于建立的過程中。1988年修改后《關稅法》337（a）（3）規定，原告可通過其滿足下述投入條件證明其符合國內產業要求：（1）對工廠和設備有重大投入；（2）對人力或資本有重大投入；（3）對于開發利用專利有實質投入，其中包括工程、研發或專利許可。該條文為以下兩類主體提供了在ITC提出申請的機會：“一類是在美國投資廠房和設備或投入勞動力和資本的傳統公司，另一類是只有少量或根本沒有傳統投資，但通過許可或研發而將其擁有的知識產權進行商業化運作的公司。”fWei Wang, “Non-Practicing Complainants at the ITC”, 27 Berkeley Tech. L.J. 409(2012).傳統上，企業如果想尋求ITC的救濟，必須滿足國內產業的技術要件和經濟要件，技術要件是指許可活動必須和被主張專利“所保護的物品”有關聯，申請方應當證明它利用專利生產了具體產品gThomas A. Broughan, III, “Modernizing § 337's Domestic Industry Requirement for the. Global Economy”, 19 FED. CIR. B.J. 41(2009).；經濟要件是指在國內有產業投資。337（a）（3）（C）條實際上拓寬了國內產業的范圍，將從事知識產權活動但實質上并不生產、制造任何有形產品的非制造業納入到國內產業的范圍中來。它們并不必須要證明其在美國境內生產了具體的產品，而只需證明它有明顯投資和在美國境內從事了337（a）（3）枚舉類型的相關活動。h也就是說，國內產業的技術要件只適用于制造企業，而不適用于以許可為基礎的產業。該修正案是在美國經濟由制造業轉向服務業的社會背景下，為了保護那些資源有限，但是致力于創新的實體而制定。大學和初創企業，由于缺乏專利商業化的資本和能力，所以，他們很難達到技術要件中必須要有“所保護的物品”的要求，如果以此為理由將其排除出ITC救濟范圍之外，不利于鼓勵社會創新。但本修正案為致力于創新的實體打開了通向ITC的方便之門，卻也讓志不在創新而在牟利的PAE有了可乘之機。iThomas Yeh, “The International Trade Commission and the Nonpracticing Entity”, 80 Geo. Wash. L. Rev.1574 (2012).

（二）ITC 對立法本意的擴張

在1988年修正案通過后的很長一段時間內，ITC和聯邦巡回法院依然堅持，申訴人通過337（a）（3）（C）條款向其尋求救濟時，申訴人需要證明其在國內實行了該專利，并且關于其主張的專利有具體的產品產出。jCertain Doxorubicin and Preparations Containing Same, Inv. No. 337-TA-300, at 137 (Feb. 7, 1991)在1993年，ITC的行政法官斷然拒絕了投訴人認為337（a）（3）（C）許可行為并沒有要求申訴人或其授權人實行該專利的觀點。kCertain Integrated Circuit Telecomm. Chips and Prods. Containing Same, Including Dialing Apparatus, Inv. No. 337-TA-337, USITC Pub. 2670, at 99 (Mar. 9, 1993) (Initial Determination).也就是說，ITC依然認為技術標準適用于傳統的制造業和以許可的方式開發利用專利的行業。但從1997年開始，ITC顛覆了自己過去的觀點，認為申訴人的許可行為并不需要滿足國內產業分析傳統技術層面的要求。在2008年的弦樂器案中，ITC認為，國內產業基于許可行為成立，申請人不需要證明被許可人實際實施了該專利。lCertain Stringed Musical Instruments & Components Thereof, USITC, Inv. No. 337-TA-586 (May 16, 2008).ITC的這種觀點，得到了聯邦法院的認可。mm InterDigital Communications v. ITC, 707 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2013).

由于337(a)(3)(C)的許可行為只需滿足經濟要件即可，ITC采用了一種“更為簡單的檢驗法”，申請人只需要證明：（1）已在其許可項目中作出實質性投資；（2）在系爭專利與所主張的國內產業間存在“強關聯”，就滿足國內產業要求的經濟要件。n同注釋 f 。據此，何種許可活動足以確立屬于國內產業的范疇呢？第一，ITC認為只進行單純的許可活動而不實施專利可能滿足國內產業的要求，在半導體案中，申請人Tessera的唯一證據是它從事了談判、起草許可活動，但它并沒有證據證明它實施過涉訴技術許可，即使如此，ITC依然認定Tessera滿足了國內產業相關要求。oCertain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-432, at 12 (Jan. 24, 2001) (Initial Determination).論者普遍認為：“由被許可人的許可活動打開的所謂潛在的‘后門’被完全保留下來了”p同注釋 f 。。第二，許可費，在多媒體顯示器案中，ITC認為許可使用費可以成為證明投資存在的間接證據。qMultimedia Display, USITC Inv. No. 337-TA-694, Commission Opinion (Aug. 8, 2011).第三，訴訟費，在同軸電纜案，ITC認為專利訴訟費用不能自動成為對專利實施有重大投入的證據，否則，國內產業標準將被降低到毫無意義的地步，rCertain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-650 (Apr. 14, 2010).但在John Mezzalingua Assocs. v. ITC 案中，法院認為，如果訴訟相關費與系爭專利的許可行為有足夠的關聯，訴訟費用可以用來滿足國內產業要求。sJohn Mezzalingua Assocs. v. ITC, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).這進一步降低了基于許可行為的國內產業標準，因為它意味著，專利訴訟本身可能被認為是一個受保護國內產業的證據。t同注釋 i 。以上三點充分說明了，界定國內產業的經濟層面的標準也在逐步降低，學者對此頗為憂慮，“對國內產業的許可的經濟要件被界定得如此寬松，以至于按照這個標準，利益導向PAE也被納入到國內產業的保護范圍了。”u同注釋 i 。

三、重新設定國內產業標準——防控PAE惡意牟利的新方略

目前ITC對國內產業標準界定得過于寬松，達不到控制PAE蔓延的效果，ITC和聯邦法院也意識到了問題的嚴重性并采取了一些應對策略，但這是遠遠不夠的。以創新為基礎的技術型經濟還在不斷發展，PAE企圖依靠授權業務瘋狂尋租的現象愈演愈烈，這表明還需要采取進一步的額外措施。vJose M. Recio, “A Change in Establishing the Domestic Industry Requirement at the International Trade Commission”, 39 AIPLA Q.J. 131(2011).

（一）確立以“產品/利益驅動”二分法為中心的甄別思路

只有那些積極開發利用專利的人才應得到法律制度的保護，PAE本身并不從事產品的生產制造，也不會將專利積極轉化為產品，它們占有專利的目的是借助法律制度的漏洞，挾持專利人牟取利益，PAE的行為會拖累科技創新，增加制造廠商生產的成本，PAE自然不應受到國內貿易制度的保護。

在多媒體顯示器案中，ITC首次創造性地提出了“產品/利益驅動”二分法，ITC表示：“從整體上看，先鋒公司的活動反映的是針對產品以利益為驅動的許可模式，而不是國會有意鼓勵的以產品為導向的許可活動……盡管法律要求考慮所有的許可活動，但是我們認為先鋒公司以利益為驅動的許可活動不重要。”wMultimedia Display, USITC Inv. No. 337-TA-694, Commission Opinion (Aug. 8, 2011).這是ITC從驅動力的角度去解釋先鋒是否屬于國內產業，是否需要受到ITC的貿易保護，明確表達了對增進創新與公眾利益為目標的企業的肯定，以及對于不進行實質性的技術革新而僅以攫取利益為目標的PAE的否定，“產品為導向和以利益為驅動的二分法，從某種程度上看，將會削弱專利權主張者基于它們的許可尋租活動確立國內產業要求的能力”x同注釋f 。。

當然，也有批評者認為，ITC的二元區分并沒有法條依據，對此筆者并不贊同。337（a）（3）條款中使用的substantial可以有兩種詞義，即“大量的”和“實質性的”，立法者沒有使用適用于制造業的（a）（3）（A）和（a）（3）（B）條款的significant，說明立法者有意將制造業和非制造業區別開來。立法者在這里使用substantial，不只是為了強調數量上的差異，而在于強調本質內容的差異。y同注釋h 。此外，從目的解釋上來看，美國憲法保護專利權的目的在于“為促進科學和實用技藝的進步”，國會對于337條款的修法目的是“保護國內產業，而不是保護那些靠沒必要的專利挾制訴訟和授權的PAE，它們在美國的土地上既不能生產產品，又不能促進科技進步”。據此，我們可以認為substantial應該解釋為“本質的”較為恰當，“產品/利益驅動”二分法并非無根之木。

美中不足的是，產品驅動實體和利益驅動實體并不是完全非此即彼的關系，二者之間存在著一定的模糊的交疊地帶，比如，“對于研發機構而言，兩種類型的許可都在采用，把針對惡意競爭者現存產品為目標的許可投資排除掉是不合理的。”z同注釋f 。這一方面說明這一標準有進一步的細化空間，可能在未來很長一段時間里都需要用個案判斷的方法，結合具體的專利類型、授權協商情況、企業財務收支情況和前期訴訟情況等多方面因素綜合確定，其中，對于混合過渡模式更要仔細甄別，尤其要注意保護學校和初創企業的利益；另外一方面也提示我們不能完全依賴“產品/利益驅動”二分法的單一判斷標準，需要綜合其他方式多管齊下。

（二）重設PAE對損害結果的舉證責任

1988年修正案免除了申請者對侵害知識產權行為的損害結果的舉證責任，其背后的立論基礎是所有侵害專利權的行為，必然會造成損害結果這一推定。然而，這個推定應當只適用于實際從事國內產品生產的制造業者才是合理的。@7同注釋i 。PAE本身不制造任何實際產品，ITC也不要求它們證明具體的產品受到侵害，它們不需要滿足技術層面的要求，此時，再根據“若侵權，即有損害”的推定，免除申請者對損害結果的舉證責任就不合理了。學者對此提出了兩個解決方案，一，修改337條款，要求PAE的投訴人證明侵權人對其國內產業的利益構成了實際傷害，這將確保337條款是真正的保護國內產業，而不是私人專利權。@8同注釋i 。二，ITC應該改弦更張，對制造業和PAE平等適用技術層面的要求。@9Colleen V. Chien, “Protecting Domestic Industries at the ITC”, 28 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 169 (2011).第二個方案偏于激進，因為非專利實施實體(NPE)除了PAE外，還包括大學、科研機構和初創企業。后一類專利權人能實質性地推動科研創新，而且他們的智力成果也可能會逐步轉化為有益于社會的公共產品，這是和PAE有著本質區別的。此時，如果按照Chien的“對事不對人”的方案統一適用技術層面的要求，就會不當地將這些實體排除出337條款的保護范圍外了，也不符合前述的1988年修法目的。綜上，第一種方案較為可行，申訴人如果想通過對許可實質性投資而證明自己是可保護的國內產業，那么它需要證明自己確實遭受了實際損失，這就提高了PAE獲得ITC救濟的準入門檻，可以有效避免PAE的蔓延。

（三）構建以公共利益條款為核心的第二道防線

公共利益條款是防止PAE的第二道防線。ITC在核發排除令時，可以以公共利益為理由，拒絕向PAE核發排除令。實踐中，侵權人以公共利益為由請求ITC給予豁免時，ITC只關注排除對公眾健康和福利的影響，以及對美國國內相似或直接競爭產品的生產所造成的影響這兩種因素，而對美國經濟和美國消費者所產生的效果這樣的條款，ITC一直是視而不見。#0#0 同注釋@9。#1 張維：《專利流氓布局中國 專家稱反擊亟待出臺國家戰略》，載《法制日報》2013年4月26日。但事實上，這兩個條款對于防控PAE是非常有利的。PAE對社會公共利益有相當多的負面影響，PAE對美國經濟的競爭情形和美國消費者都可能產生極壞的負面效果，會對整體社會的公共利益構成侵害。既然如此，ITC只需要嚴格按照法律規定，將美國經濟的競爭情形、美國消費者的影響兩項內容認定為公共利益并核發排除令的豁免條件，即可成功構建起針對PAE的第二道防線來。

四、美國國內產業標準對我國的啟示及借鑒

（一）我國企業迎戰PAE的策略

我國企業是美國337調查的攻擊重點，我國企業應對ITC的337調查時，要多了解PAE運作模式，熟悉ITC裁判規律，有針對性地進行防控。若不幸卷入ITC專利侵權調查，企業應根據情況積極應訴。在ITC的調查程序中，企業往往以涉案專利無效、未侵權等作為抗辯理由，但這種抗辯針對有備而來的PAE效果往往不明顯。由于337調查的初衷是保護國內產業，因此除了上述對專利效力的抗辯理由，完全還可以抓住這一點進行反擊，在調查中證明PAE的真實意圖，對PAE尋求ITC庇護的意圖進行質疑，揭開其惡意牟利，阻礙國內科技產業發展的真實面目。特別是在美國當局已意識到對PAE的不當保護，正在對國內產業標準重新定義的這一時點上，ITC對國內產業標準的從嚴解釋應當成為出口企業進行防守甚至反攻的有力武器。

（二）我國法院對eBay判決的借鑒

目前PAE獲取利潤的主平臺是美國的法院和ITC，中國這片土地還算風平浪靜。其中的主要原因是，我國專利侵權訴訟賠償數額偏低，PAE通過訴訟威脅的方式獲得巨額利益的可能性不大。但是，一方面，PAE正在積極地向全球拓展布局，中國難以置身事外；另一方面，隨著我國對專利保護的日漸重視，專利侵權賠償額總體會呈現上升趨勢。另外，在專利侵權訴訟中“我國被告敗訴的概率高達76.1%，遠高于美國”#1#0 同注釋@9。#1 張維：《專利流氓布局中國 專家稱反擊亟待出臺國家戰略》，載《法制日報》2013年4月26日。，使得PAE未來可能更熱衷于借助中國法院的平臺對中國企業提起侵權之訴。目前PAE在我國還處于收購專利的布局階段，假以時日，中國可能會成為PAE眼中利潤空間最大的戰場，等到PAE大規模入侵之后我們再去防范則為時已晚。為避免PAE涌入我國惡意牟利擾亂市場秩序，法院需未雨綢繆，提前布局。我國法院判決中與美國法院發布禁止令相類似的是停止侵害判決。為了避免PAE利用“停止侵害”的判決去進行高額敲詐勒索，法院需要謹慎考慮對專利權的救濟，嚴格停止侵害判決作出的前提條件，此時，法院可以借鑒eBay判決。

（三）我國對外貿易主管部門的防范策略

美國當局已意識到國內產業標準存在界定過于寬松的弊病，從嚴解釋是大勢所趨。PAE在美國的道路越走越窄，而對PAE來說，中國市場潛力巨大，不排除PAE會突然轉向中國市場。因此，同美國的ITC一樣，我國相應的政府部門也應提前準備好防范PAE的措施。

我國《對外貿易法》第29條第2款賦予了國務院對外貿易主管部門，即商務部維護對外貿易秩序及禁止侵犯知識產權貨物進入的權力。但是，該條僅籠統地規定了商務部有發布禁止令的權力，對具體的判斷標準則語焉不詳。雖然目前我國國內PAE的牟利行為還不多見，但是一旦國外PAE待國內產業培植成熟，借所謂的在中國擁有國內產業為由，紛紛涌入商務部申請保護，此時商務部對禁止侵權人貨物的進口的標準該如何把握呢？于此，可以借鑒ITC的做法，確立一套我國的國內產業標準，明確屬于國內產業的要件并從嚴解釋，避免別有所圖的PAE借保護國內產業之名，行牟取暴利之實。

PAE has been arisen rapidly in recent years and seeking huge dishonest profits by using loopholes of laws. The ITC also becomes one of important platforms for PAE to make profi ts. According to the Tariff Act, only the entity which has domestic industry could get relief from the ITC. The domestic industry standard is the gatekeeper standard of the jurisdiction of the ITC. At the moment, the broad defi nition of domestic industry makes the ITC become tools of make profi ts for PAE. So, explaining the article of domestic industry strictly is a powerful weapon to stop PAE spreading effectively.

PAE; ITC; domestic industry; patent holdup; exclusion order

李佳，山東大學法學院講師，法學博士后流動站師資博士后高勝華，國家知識產權局專利復審委員會