判定商標侵權應以成立“商標性使用”為前提
——蘋果公司商標案引發的思考

祝建軍

判定商標侵權應以成立“商標性使用”為前提
——蘋果公司商標案引發的思考

祝建軍

通過對司法實踐中一起典型商標侵權糾紛案的不同處理意見的介紹為切入點，論證了要判定某行為構成商標侵權，必須要以認定該行為構成“商標性使用”為前提。“商標性使用”與“混淆可能性”是判定商標侵權的兩個獨立條件，且存在著先后判斷順序，某行為不符合其中任何一個條件，就不可能構成商標侵權。

商標性使用 混淆可能性 合理使用 商標侵權

傳統商標制度是以“禁止混淆”理論搭建的,但根據商標制度的本質特征，要判定某行為構成商標侵權，必須要以認定該行為構成“商標性使用”為前提，忽視對該前提性因素的考量，可能會導致錯誤甚至荒謬的論證結果。本文擬以審理蘋果公司商標案遇到的困惑為例，對該問題進行深入研究。2.“”商標核定使用的商品類別包括用于發送和接收電話呼叫、電子郵件以及其他數字數據等手持移動數字電子設備等；3.“”商標核定使用的商品類別包括用于移動電話的計算機應用軟件、手持式電腦等；4.“”商標核定使用的商品類別包括用于管理用戶系統的安裝和選擇的計算機軟件等；5.“”商標核定使用的商品類別包括互聯網瀏覽器軟件等；6.“”商標核定使用的商品類別包括用于聯系信息管理的計算機軟件等。上述注冊商標處于法定保護期內。

2012年3月，被告人馬某購置并組裝了4條手機生產線，購買手機零配件，加工類似蘋果手機外型的智能手機。2012年5月，深圳公安局接舉報后抓獲被告人馬某，并現場查獲類似“蘋果”外型的手機2470部。經勘驗，查扣的智能手機，查明如下事實：被控侵權手機的外形與蘋果公司上述“”圖形商標相同，手機正面屏幕的

一、問題提出：審理蘋果公司商標案遇到的困惑與爭議

(一)具體案情a具體案情詳見廣東省深圳市寶安區人民法院（2013）深寶法知刑初字第23號刑事判決書。

深圳市寶安區檢察院認為，被告人馬某的行為構成假冒注冊商標罪，對其提起公訴。

(二)引發的爭議

蘋果公司商標案頗引人關注，對該案如何處理存在著截然相反的兩種觀點：

第一種觀點認為，被告人馬某的行為構成假冒注冊商標罪。理由如下：蘋果公司已經在手機、手持移動數字電子設備及移動電話機的計算機應用軟件等商品上分別注冊了“”、“”、“”、“”、“”、“”圖形商標，蘋果公司通過在蘋果手機及蘋果手機內置的操作軟件界面上持續大量使用上述圖形商標，已使這些圖形商標具有較強的顯著性和知名度，況且“”、“”、“”、“”、“”圖形商標本身就具有固有顯著性，相關公眾根據上述圖形商標，就足以辨別這些商標所標識的商品（蘋果手機）來源于蘋果公司。換句話說，蘋果公司通過對上述圖形商標的使用，已使這些圖形商標在其核定使用的商品上建立起較高商譽，進而使消費者建立起“蘋果公司—蘋果公司注冊的本案圖形商標—該案圖形商標所代表的商品”三者之間的緊密聯系。

該案被告人馬某未經許可，在與蘋果公司涉案注冊商標相同的商品上，使用與蘋果公司注冊商標相同的商業標識，且社會危害后果嚴重，其行為構成假冒注冊商標罪。被告人馬某的侵權行為具體表現為：1.其制造的被控侵權手機的外觀與蘋果公司注冊在手提電話上的“”圖形商標相同；2.被控侵權手機正面屏幕的下方使用了形狀的按鈕，這與蘋果公司注冊在手持移動數字電子設備上的“”圖形商標相同；3.被控侵權手機操作屏幕上指代用戶下載應用軟件的功能按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊在移動電話上的計算機應用軟件的圖形商標“”相同；4.被控侵權手機操作屏幕上設置功能的按鈕用圖形“” 表示，這與蘋果公司注冊在用于管理用戶系統安裝和選擇的計算機軟件上的圖形商標“”相同；5.被控侵權手機操作屏幕上網瀏覽器的按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊在互聯網瀏覽器軟件上的圖形商標“”相同；6.被控侵權手機操作屏幕上通訊錄的按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊在用于聯系信息管理的計算機軟件上的圖形商標“”相同。

從主觀上看，被告人馬某假冒蘋果公司涉案注冊商標的主觀故意非常明顯，其試圖利用蘋果公司對涉案商標業已建立的良好商譽，欲意讓購買智能手機的消費者確立起“被告人—被告人生產銷售的手機—蘋果公司涉案圖形商標”三者之間的聯系，從而使消費者對蘋果公司提供的智能手機與被告人銷售的智能手機之來源產生混淆。由于現場查扣被告人生產的類似“蘋果”外型的手機共2470部，屬刑法規定的情節嚴重的情形，故根據《刑法》第213條所規定的假冒注冊商標罪，應依法追究被告人馬某的刑事法律責任。

另一種觀點認為，從民事（商標侵權）的角度看，該案被告人馬某的行為，不構成對蘋果公司涉案商標權的侵犯，更不用說從刑事（商標犯罪）的角度認定被告人馬某的行為構成假冒注冊商標罪。理由是，在具體商標案件的處理過程中，如認定涉案被控侵權行為構成商標侵權，必須要以該行為構成商標性使用為前提，如該行為不構成商標性使用，則不應認定該行為構成商標侵權。該案被告人馬某在其生產的智能手機上使用“”、“”、“”、“”、“”、“”圖形，目的是從功能上指示消費者操作手機，以實現智能手機的設計功能，而不是從識別商品來源的意義上以商業標識的方式使用這些圖形，故該案被告人馬某的行為，不屬于商標性使用行為，其行為不應被認定構成商標侵權行為。

上述不同觀點頗引人思考。本文認為，判定商標侵權應以成立“商標性使用”為前提，探討該問題，對于正確處理商標侵權案件具有重要意義。

二、對“商標性使用”含義的界定與識別

（一）“商標性使用”含義的界定

所謂商標就是在生產經營活動中使用的用于識別商品或服務來源的標志。商標性使用作為商標概念的理性延伸，應緊密圍繞商標的本質內涵展開。同時，商標法學者以及國外的立法、司法判例中關于商標性使用的研究或規定，可以對正確理解商標性使用起到幫助作用。商標是商品經濟的產物，其最基本的功能是區分商品或服務的來源，正因為其具有區分識別功能，b王 遷 ： 《 知 識 產 權 法 教 程 》 ， 中 國 人 民 大 學 出 版 社 2011 年 第 3 版 ， 第 347 ～ 349 頁 。 商 標 的 基 本 功 能 有 三 個 ， 即 識 別 功能、質量保障功能和廣告宣傳功能。所以消費者才能根據商標選購商品或接受服務。鑒于此，我國商標法學者多從商標的該功能之視角理解商標性使用的內涵。例如，有學者認為，“商標之使用乃在于表彰商品之來源與出處，并向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標志，即可安心采購其所趁心滿意之物品，誠為表征廠商信譽及消費者信賴關系之媒介”。c曾陳明汝：《商標法原理》，中國人民大學出版社2003年第1版，第136頁。

我國現行商標法未規定商標性使用的含義，雖然《商標法實施條例》第3條列舉了商標使用的幾種具體情形，d《商標法實施條例》第3條規定，“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書但該條款并未對商標性使用進行抽象的界定。

從比較法的角度看，我國加入的兩個重要國際條約《巴黎公約》和《TRIPS協定》均未概括規定商標性使用的內涵。但有些國家或地區的商標法或其他國際條約對商標性使用的內涵進行了界定。比如，我國臺灣地區“商標法”第6條規定，“商標之使用，指為營銷目的，將商標用于商品、服務或其有關之對象或利用平面圖像、數字影音、電子媒體或其它媒介物足以使相關消費者認識其為商標”；該條規定從商標使用的目的、方式和效果等方面，比較細致地對商標性使用進行了抽象界定。美國《蘭哈姆法》第1127條，將“商標在商業中使用”解釋為，在貿易過程中真誠地使用而不僅僅是為了保留該商標之權利為目的的使用；同時，《蘭哈姆法》第32條第一項a分別列舉了商品商標和服務商標的具體使用方式，包括在商業活動中復制、偽造、抄襲，或者模仿他人注冊商標的標識用于對商品或服務進行銷售、銷售要約、分銷或者廣告宣傳的行為。《歐共體商標條例》對商標使用及其使用方式規定的較為詳細：商標所有人有權阻止所有第三方未經其同意在貿易過程中使用與其相同或相似的標志；并針對侵權標志的使用，列舉了四種方式：1.在商品或商品包裝上綴附該標志；2.提供帶有該標志的商品，將其投入市場或為此目的持有或用該標志提供服務；3.進口或出口帶有該標志的商品；4.在商業文書或廣告上使用該標志。e王蓮峰：《論商標的使用及其認定——基于商標法第三次修改》，載《公民與法》2011年第3期，第2～3頁。

參考學者及外國法關于商標性使用的觀點，本文認為，所謂商標性使用是指將商業標識用于商業活動中，并對相關公眾起到區分商品或服務來源的作用。由此可見，商標性使用應滿足三個條件：1.必須將商業標識用于商業活動中；2.使用的目的是為了說明商品或服務的來源；3.通過使用能夠使相關公眾區分商品或服務的來源。缺少上述三個要件，很難說行為人對商業標識之圖案的使用構成商標性使用。令人欣喜的是，在借鑒國外立法和中外司法實踐經驗，以及總結學者研究成果的基礎上，我國第三次修改的《商標法》第48條明確規定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為”，從而首次對商標性使用的含義在法律中做出規定。

(二)“商標性使用”的分類與識別

商標權的本質在于商標權人、特定注冊商標與核定使用商品之間的聯系，而商標權正是對這一聯系的支配權，這就決定了商標權是從使用中而來，如果沒有使用行為的存在，則這一聯系無法建立。f鄭其斌：《論商標權的本質》，人民法院出版社2009年第1版，第125～126頁。

從商標權人的角度看，其通過申請獲得商標注冊，這只是在靜態意義上，使商標權人獲得將該注冊商標用于核定使用的商品（或服務）類別上，從而建立商標權人、商標與商品（或服務）三者之間的特定聯系。而商標權人實施的商標性使用行為，則是動態地實現商標權人上述法定的靜態權利的行為，換句話說，商標性使用行為是上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”。商標權人的權利得以實現的行為。從商標權人以外的其他人的角度看，如果其試圖將商標權人的商標用于標注其自己生產或銷售的商品上（或提供的服務上），從而建立起該商標與被控侵權商品（或服務）之間的特定聯系，并在客觀上導致消費者對該商標所標注的商品（或服務）之來源產生混淆的后果，則該行為構成商標侵權行為。如果商標權人以外的人，所使用的與商標權人的商標相同或近似的文字、圖案等標識不具有區分商品來源的作用，則該這種使用不是商標意義上的使用，即不會對商標權人的商標權構成侵害。g參見孔祥俊：《商標的標識性與商標權保護的關系》，載《人民司法》（應用版）2009年第15期。

通過上述分析可見，商標性使用的主體通常包括商標權人的使用與侵權人的使用兩類。商標權人使用被稱為產生、維持和擴大商標權的使用，而侵權人使用被稱為實施商標侵權行為之使用。維持權利的商標性使用主要涉及產生、維持和擴大商標權利的種種使用方式，而商標侵權中的商標性使用主要是指被認定為成立商標侵權的各種使用方式。

值得注意的是，盡管“商標權人的商標性使用”與“侵權人的商標性使用”在本質上是一致的，都是用來區分商品（或服務）的來源，但由于二者使用的主體不同，導致二者在使用范圍上存在差別。商標權人的商標性使用應當是真實的、善意的和具有一定商業規模的使用，如果只是為了應付使用的義務而進行的象征性使用不能滿足法律的要求。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》明確指出，“沒有實際使用注冊商標，僅有轉讓或許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專有權的聲明等的，不宜認定為商標使用”。侵權人的商標性使用之范圍，要求侵權人將與商標權人的注冊商標相同或近似的文字、圖案等標識，用作指示自己提供的商品或服務來源的標識，從而建立該標識與自己提供的商品或服務之間的特定聯系，以搭商標權人在商標上已建立的商譽之便車，謀取非法利益。h參見范丹杰：《商標性使用在商標侵權中的地位》，載《法制與社會》2010年11月下期。

（三）“商標性使用”與合理使用的關系

商標法上不僅有商標性使用的概念，還有合理使用制度，應注意區分二者之間的關系。所謂商標法上的合理使用行為，是指在特定條件下，行為人雖然使用注冊商標權人的商標，但卻不被認定為商標侵權行為。這主要是指兩類情況，描述性使用與指示性使用。i黃暉：《商標法》，法律出版社2004年第1版，第164頁。描述性使用是指雖然使用商標中的文字或圖形，但該使用并非是為了指示商標或服務的來源，而是對商品或服務本身進行描述。指示性使用是指使用他人商標的目的在于說明自己提供的商品或服務，能夠與使用該商標的商品或服務配套。

在描述性使用的情形，行為人對商標中的文字或圖形的使用，多是基于對該文字或圖形本身含義的使用，并非為了指示自己商品或服務的特定來源，不構成商標性使用，因此，該行為不應被認定為商標侵權行為。在指示性使用的情形，其目的是為了說明自己提供的商品或服務能夠與使用該商標的商品或服務配套，即指示自己商品或服務的用途和服務對象，而不是要讓相關公眾對商品或服務的來源產生混淆。

商標法上合理使用的前提是，對他人商標進行了商標性使用，只是因為使用的目的具有合理性，而被法定地排除出商標侵權的范疇。鑒于此，描述性使用被歸入“非商標性使用”更為妥當，而指示性使用才應屬于商標法上合理使用的范疇。

三、“商標性使用”與混淆可能性之間的關系

在我國的商標法司法實踐中，判定商標侵權的標準為“混淆的可能性”，而認定混淆可能性是否成立，又被分為“直接混淆”和“間接混淆”兩大類。直接混淆是指由于在后的商標侵權行為，導致相關公眾對商標權人提供的商品（或服務）與侵權人提供的商品（或服務）在來源上產生混淆。間接混淆是指雖然在后的商標侵權行為不會導致相關公眾對商品來源產生混淆，但卻可能對商標權人與侵權人之間的經營關系產生混淆，比如，誤以為二者之間存在聯營、贊助或許可等關系。在判定商標侵權的過程中，對于商標性使用與混淆可能性之間的關系，該如何看待？換句話說，在認定商標侵權的過程中，對二者的評判分析，是否存在邏輯順序呢？對該問題爭論的核心在于，判定商標性使用，是否是認定商標侵權的前提條件。

(一)比較法視野的分析

西方國家的商標法學者對上述問題存在著爭議。歐洲有學者認為，如果將商標侵權條款以商標性使用作為條件，則99%的非商業性使用都將被排除在商標侵權的范圍之外，就沒有必要再引用憲法上的言論自由作為抗辯，《歐共體商標指令》第5條第5款沒有將“在商業上使用”作為商標侵權的條件，是一個天大的錯誤。jAlexander Tsoutsanis ∶“The Biggest Mistake of European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong again-between the European Constitution and European Conscience”, E.I.P.R.2006,28(2),80,(2006). 轉引自鄧宏光：《商標法的理論基礎——以商標顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～207頁。美國學者Dogan和Lemley認為，認定行為人構成商標淡化侵權，應以判定行為人的行為構成商標性使用為前提，商標性使用應作為認定商標淡化侵權的前提要素，只有判定被告的行為構成商標性使用后，才能進一步探討商標淡化侵權的構成，如果被告的行為不滿足商標性使用的前提，則可以直接認定被告的行為不構成商標侵權。kSee Dogan and Lemley ,“The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”(2008) 24 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 541.轉引自李楠：《商標侵權中的商標性使用問題研究》，華東政法大學2011年碩士論文，第6頁，來源于中國知網。而澳大利亞學者Dinwoodie和Janis明確反對認定商標侵權要以成立商標性使用作為前提條件，他們認為，商標性使用只對獲得商標權利起作用，但對判定被告是否構成商標侵權沒有作用，被告的行為構成商標性使用，其實就是混淆可能性成立的另一種表達方式，因此，他們反對將商標性使用作為判定商標侵權的成立條件。lSee Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis “Cofusion Over Use∶ Contextualism in Trademark Law”, University of Lowa Legal Studies Research Paper Number 7-24. 轉引自李楠：《商標侵權中的商標性使用問題研究》，華東政法大學2011年碩士論文，第6頁，來源于中國知網。

在西方國家的商標法實踐中，早期有些案例沒有考慮被告的行為是否構成商標性使用，并最終認定被告的行為是商標侵權行為。比如，在英國法院審理的Arsenal v. Reed案中，阿森納（Arsenal）足球俱樂部在運動服和運動鞋等商品上注冊了“Arsenal”、“Arsenal Gunners”商標，被告Reed公司在阿森納足球俱樂部體育場的周邊銷售帶有“Arsenal”標識的足球紀念品，阿森納公司以Reed公司侵犯了其商標權為由，將Reed公司起訴至英國法院。英國高等法院的法官認為，被告使用“Arsenal”標識是為了表達“支持、忠誠和依附”的意思，而不是為了識別區分商品的來源，這不屬于商標性使用，故被告的行為不構成商標侵權。為慎重起見，英國法院將該案提交歐洲法院。歐洲法院認為，在該案之前，認定商標侵權是否要以成立商標性使用為前提，尚無定論；劃分商標性使用行為與非商標性使用行為對處理該案意義不大，商標權作為一種財產權，使得商標權人有權禁止損害其商標功能的使用行為。mArsenal Football Club plc v. Mattbew Reed, Case C-206/01, 2003, ETMR 227.轉引自單曉光、江清云主編：《歐洲知識產權經典案例》，知識產權出版社2011年第1版，第35～38頁。

但西方國家的商標法判例中，許多案例明確，如果被告的行為不構成商標性使用，則不應被看做是商標侵權行為。比如，以德國OPEL商標侵權糾紛案為例，德國Adam Opel公司（歐寶公司）是生產OPEL汽車的公司，1990年，歐寶公司在玩具上注冊了OPEL商標；2004年，歐寶公司發現Autec公司生產銷售一款以1:24比例縮小的Opels V8遙控模型小汽車，而且模型車像原型車一樣在散熱格上有OPEL標志，Autec公司同時在該模型車上還標注了自己公司的“Cartronic”商標；歐寶公司認為，Autec公司在其模型車上標注OPEL標識的行為，會導致消費者誤以為帶有OPEL商標的模型車，是歐寶公司授權許可下生產的模型車，侵犯了其注冊商標專用權。針對該案，歐共體法院的法官認為，完全按照汽車實物制造模型小汽車在德國已有上百年歷史，對玩具產品具有一般認知度的消費者來說，他們已經習慣模仿實物車制造模型車的事實，歐寶公司一直到1990年才在玩具類商品上注冊OPEL商標，故對于消費者來說，其不太可能將實物車生產企業與模型車上該企業的OPEL商標聯系起來，相反，消費者有可能認為，Autec公司銷售的模型車產品上的OPEL標識，只是為了用來說明其模仿OPEL汽車制造模型小汽車的事實，而不大可能會認為這是歐寶公司或是其授權企業制造的模型車。鑒于此，Autec公司在模型汽車上對OPEL標志的使用，并不影響OPEL作為注冊商標的本質功能，其行為不應被認定為商標侵權行為。nSee Adam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para. 23,24. 轉引自王遷：《知識產權法教程》，中國人民大學出版社2007年第1版，第505～506頁。從該論述中不難發現，歐共體法院的法官認為，Autec公司對OPEL標志的使用，不構成商標性使用，因此，其行為不構成商標侵權。

歐洲法院在隨后的判例中，明確要求判定被告的行為構成商標侵權，應以認定被告的行為成立商標性使用為前提，并將商號等納入商標性使用的范疇，相當于商標性使用。比如，歐洲法院在Celine v. Nancy案中指出，“歐盟指令第5條的用意很清楚，該條第1、2項規定的在商品或服務上使用的標識，是為了區分所涉商品或服務而進行的使用，而第5條第5項針對的是區分商品或服務以外的目的而進行的使用（Case C-63/97 BMM[1999]ECR I-905.paragraph 38）”。oJudgment of the Court ,First Chamber ,11 September 2007.轉引自孔祥俊著：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年第1版，第180頁。

（二）國內學者及司法界的態度

我國知識產權法學者對該問題亦存在爭論。有學者認為，對于維護商標權的商標性使用，為了避免沒有進行任何形式使用的注冊商標給他人商標選擇的自由造成過大妨礙，當然應該對該使用進行嚴格解釋，即要求其使用必須是發揮識別功能的使用，而對于侵權中的使用范圍應不限于商標性使用。在商標侵權的判斷中，被侵害的商標往往是已經使用并積累了商標權人市場信用的商標，為切實保護商標權人已經積聚的市場信用，此時，對使用應進行擴大解釋，即其使用不限于發揮識別功能的使用。p參見李揚：《注冊商標不使用撤銷制度中的“商標使用”界定》，載《法學》2009年第10期。而多數學者認為，商標權是對于商標及其所代表的商譽所享有的權利，商標所承載的商譽，系通過商標的使用而獲得，一件已經注冊但從來沒有使用過的商標，很難稱為財產權意義上的商標權，商標權的保護范圍以及商標侵權的認定標準，都是由商標所承載的商譽決定的，市場上的經營者使用與他人商標相同或者近似的文字或圖形，只要沒有構成商標意義上的使用，沒有盜用該商標所體現的商譽，或者沒有造成消費者混淆的可能性，就不會侵犯他人的商標權。q我國許多知識產權學者持該觀點。參見李明德在文學博士所著《商標使用與商標保護研究》一書序言所持的觀點；黃暉：《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年第1版，第197頁，該書作者認為，非商標性使用原則上不得被視為商標侵權和淡化，但商標性使用的定義有越來越寬的趨勢；王遷：《知識產權法教程》，中國人民大學出版社2011年第3版，第404～405頁;鄧宏光：《商標法的理論基礎——以商標顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208頁。

從我國各地法院的判決來看，許多判例明確“非商標性使用不構成商標侵權”。比如，上海法院審理的Lv商標侵權糾紛案中，被告某房地產開發公司在上海某繁華路段為其開發的商業樓盤做廣告，廣告畫面顯示，中間為一半蹲著的女模特，手中拎一Lv商標的包，左右兩側為樓盤的宣傳廣告語，并標注了樓盤的開發商與聯系電話等信息。法國路易威登公司（Lv商標權人）認為，該樓盤的廣告主和廣告商未經許可，擅自在房地產銷售廣告中使用Lv商標的包，會使消費者誤以為這是Lv品牌的廣告，或者誤以為路易威登公司投資了該樓盤，因此侵犯了其Lv注冊商標專用權。上海法院認為，被告在樓盤廣告中使用Lv商標的包，不屬于商標性使用，廣告中的Lv圖案不會使消費者產生混淆，換句話說，消費者不會將整個廣告中半蹲女模特手中拎一Lv商標的包，認為這是對Lv商標的商標性使用，所以被告人的行為不構成商標侵權。r具體案情詳見上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第242號民事判決書。

再比如，深圳市福田區法院審理的天佑商標侵權糾紛案中，s具體案情詳見廣東省深圳市福田區人民法院（2011）深福法知民初字第357號民事判決書。原告王某于2010年2月在商標局申請注冊了“天佑”文字商標，核定使用的服務類別為事故保險、人壽保險等。原告注冊后未使用該商標。2010年11月，被告平安保險公司推銷天佑A、B、E系列險種，被告發行的天佑保險卡右上角標注了“天佑”字樣，左上角標注了被告自己的注冊商標“中國平安 PING AN”字樣，保險卡背面有天佑險種的說明文字。原告認為被告侵害了其“天佑”商標權，要求被告停止侵權并賠償經濟損失。深圳市福田區法院認為，“天佑”一詞具有上天保佑的意思，被告基于該含義而對其提供的保險服務的類型和功能進行說明，這不屬于商標性使用，故被告的行為沒有侵害原告的商標權，判決駁回原告的訴訟請求。

應當說，我國商標法理論和實務界對“商標性使用”在判定商標侵權中的作用，有一個逐步認識的過程。早期的商標法理論與實踐并未意識到或研究過“商標性使用”問題，以至于忽略了該要件在判定商標侵權中的先決性考慮因素。例如，我國法院從上世紀末開始審理的涉外定牌加工案，深圳中院認為，被告在同類商品上使用與原告注冊商標相同的NIKE注冊商標標識，侵犯了原告的注冊商標專用權，判令被告承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。t具體案情詳見廣東省深圳市中級人民法院（2001）深中法知產初字第55號民事判決書。而隨著近年來商標法理論與實務研究和思考的深入，大家基本達成共識，商標權具有地域性，涉外定牌加工案中，被告將委托加工的商品全部用于出口，并未投入到中國大陸市場銷售，對中國的消費者來說，其根本無法在市場上見到該商品，故被告的行為不屬于商標性使用行為，在該前提下，更不會導致消費者對商品來源產生混淆的后果，因此，不應判定被告的涉外定牌加工行為侵害了原告的商標權。u對于涉外定牌加工理論界的觀點可參見王遷：《知識產權法教程》，中國人民大學出版社2011年第3版，第434～435頁； 鄧宏光：《商標法的理論基礎——以商標顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208頁。實務界的觀點可參見上海市第一中級人民法院（2008）滬一中民五（知）初字第317號民事判決書；廣東省高級人民法院（2011）粵高法民三終字第467號民事判決書。近年來，我國法院判決的許多經典案例均認定，不具有識別商品來源之意義使用他人注冊商標的文字或圖案等行為，不構成商標侵權。v比如北京法院判決的輝瑞公司“偉哥”菱形立體商標案，具體案情詳見北京市高級人民法院（2007）高民終字第1686號民事判決書。

通過對中外商標侵權中的“商標性使用”的理論與實踐進行深入分析，本文認為，“商標性使用”與“混淆可能性”是判定商標侵權的兩個獨立條件，且存在著先后判斷順序，某行為不符合其中任何一個條件，就不可能構成商標侵權。

四、判定商標侵權應以成立“商標性使用”為前提

商標的生命在于使用，通過使用，商標識別商品或服務來源的基本功能才能實現，使用在商標法中具有核心地位。

商標權人通過注冊取得商標權后，其必須要積極使用注冊商標，才能夠維持該商標權利，否則，三年不使用該商標，將可能面臨被撤銷商標權的風險。同時，商標權人持續使用其注冊商標，就能夠不斷增強該商標的顯著性和知名度，從而擴大該商標權的保護范圍和力度。對于未注冊商標而言，行為人通過大量使用未注冊商標，可能會使該未注冊商標成為馳名商標，從而獲得如同注冊商標一樣的保護效果。

同樣，商標權人如認為他人的行為侵犯了其商標權，其必須證明他人的行為屬于商標性使用行為，即他人對于商標權人的商標標識的使用“應能夠起到區分商品或服務來源的作用”，ww 《最高人民法院知識產權案件年度報告（2009）》，載奚曉明主編、孔祥俊副主編：《最高人民法院知識產權審判案例指導》（第二輯），中國法制出版社2010年版，第34頁。具體案件參見最高人民法院（2009）民申字第268號民事裁定書。只有符合該前提條件的行為，才有可能侵害商標權人的注冊商標權；相反，如果他人對商業標識的使用行為不會起到區分商品或服務來源的作用，即便他人確實將商標文字或圖案使用于相同或類似商品或服務上，亦不屬于商標禁用權控制的范圍。

在具體的商標侵權案件中，原告欲追究被告的法律責任，其應首先舉證證明被告的被控侵權行為屬于商標性使用行為，如果被告的行為不構成商標性使用行為，則可直接判定被告的行為不構成商標侵權；如果原告能夠舉證證明被告的行為構成商標性使用行為，要認定被告的行為侵害了原告的商標權，則原告還應進一步舉證證明被告的該行為導致了商標法上混淆的后果，這時，才能認定被告的行為構成商標侵權。至于據此判定被告所應承擔的法律責任，比如應承擔民事責任還是刑事責任，還應結合案件的具體證據，進一步判斷被告侵權所造成后果的嚴重性或情節，以考量被告所應承擔法律責任的性質以及責任的大小。

基于上述理由，深圳市寶安區法院認定，“被告人馬某制造的智能手機，未在任何部位使用標識，而智能手機上的、、、、設計或圖案，是作為指示用戶操作智能手機的功能按鈕使用，這不屬于商標性使用，故被告人馬某未侵犯蘋果公司的涉案商標權，其行為不構成假冒注冊商標罪”。判定商標侵權應以成立商標性使用為前提，該案的判決注意到了商標性使用在判定商標侵權中的先決要件，這無疑是妥當的。

This paper starts from introducing different opinions on a typical trademark infringement case in judicial practice and demonstrates that “using as a trademark” should be the precondition to determine trademark infringement. “Using as a trademark” and “likelihood of confusion” are two independent conditions to determine trademark infringement and they should also be applied orderly. Any acts does not meet the two conditions at the same time can not be determined to infringe trademark rights.

use as a trademark; likelihood of confusion; fair use; trademark infringement

祝建軍，廣東省深圳市中級人民法院知識產權庭副庭長，法學博士、博士后