知識產權行為保全程序新探

吳登樓 / 上海市第二中級人民法院

知識產權行為保全程序新探

吳登樓 / 上海市第二中級人民法院

盡管我國專利法、商標法和著作權法有行為保全的規定，但我國民事訴訟法修改（2012年8月31日全國人大第四次會議通過修改）新增的行為保全程序1民事訴訟法第100條規定，人民法院對于可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損害的案件，根據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在四十八小時內作出裁定；裁定采取保全措施的，應當立即開始執行。，還是給知識產權乃至民商事審判帶來了新變化并為各類知識產權案件行為保全提供了法律依據。由于民訴法規定的行為保全程序與我國當前知識產權法律及其相應司法解釋2我國專利法第六十一條、商標法第六十五條、著作權法第五十條對行為保全做出了規定。最高院分別做出《關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》、《關于訴前停止侵犯商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》等兩個行為保全的司法解釋。中對行為保全的規定不甚相同，也給知識產權行為保全法律適用帶來了新難題和新挑戰。

一、行為保全概述

（一）行為保全立法淵源

行為保全是指因被申請方的行為，使判決難以執行或者造成申請人其他損害的，法院在判決前根據申請人的申請，責令被申請人作出一定行為或者禁止其作出一定行為的命令。保全的目的是在實質爭議解決前，防止今后判決難以執行或者預防侵權行為的重復或預期發生，保護當事人正當權益。

這種制度在大部分國家屬民事訴訟常用救濟手段，某種程度上對這種制度的研究和運行相對成熟。在英美法系國家，如美國稱之為禁令、禁止令、臨時措施或者中間禁令等。中間禁令根據美國《聯邦民事訴訟規則》的規定，分是否經過辯論及其禁令時間的長短又進一步分為臨時限制令(temporary restraining order)和初步禁止令(preliminary injunction)。臨時限制令一般沒有經過辯論程序并且時間一般比較短。而初步禁止令一般在訴訟過程中經過雙方辯論而且效力一般維持到法院終審判決。在大陸法系，如德國、日本等國家一般稱之為假處分。

我國行為保全的立法應當來說還是比較晚。最高法院于1988年對民法通則若干問題意見第162條規定，“在訴訟中遇有需要停止侵害、排除妨害、消除危險的情況時，人民法院可以根據當事人的申請或者依職權先行作出裁定。”該條規定為法院在訴訟過程中及時制止侵權提供了法律依據，實際上開了我國禁止令制度先河。但由于該規定較為原則，未明確具體條件和程序等，故司法實踐中法院很少靈活運用該條規定有效制止侵權人繼續實施侵權行為，客觀上立法和司法均沒有主動意識到該條與行為保全的關系。之后，知識產權先后在專利、商標和著作權立法中規定了行為保全制度。2001年6月，最高院作出《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》;同年10月，我國對著作權法作出了修訂，新增加了第49條：著作權人或者與著作權有關的權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。2002年1月，最高院又作出《關于對訴前停止侵犯商標權行為和證據保全適用法律問題的若干規定》。至此，我國專利、著作權和商標有了行為保全的法律依據。知識產權經過十幾年對行為保全的審判實踐，應當說積累了豐富的審判經驗。之后，2011年2月，我國《刑法修正案（八）》增加了禁止令的規定3刑法第38條中第2款規定，判處管制，可以根據犯罪情況，同時禁止犯罪分子在執行期間從事特定活動，進入特定區域、場所，接觸特定的人。。但該刑法修正案中規定的禁止令是法院判決中的禁止令，并非訴訟過程中的行為保全。之后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合頒布《關于對于判處管制、宣告緩刑的犯罪分子適用禁止令有關問題的規定(試行)》第3條至第5條對刑罰中的禁止令做了具體詮釋。

（二）行為保全程序給傳統民商事領域提供了更加全面的司法救濟

以往我們缺乏法律依據而做不了的事情現在有了明確的法律依據。比如以前我們看到國外法院發現孩子的父母有虐待孩子的行為和傾向的，法院可以決定孩子不讓其父母管教。但以前在我國如果法院要作出這樣一個裁定，就沒有法律依據。還如離婚案件的當事人，男方對女方有明顯實在的暴力行為，女方是否可以要求男方不得在女方暫住的小區出現？最高院公布的十起涉家庭暴力典型案例中，鐘某芳申請人身安全保護案法院裁定：禁止被申請人陳某騷擾、跟蹤、威脅、毆打申請人鐘某芳，或與申請人鐘某芳以及未成年子女陳某某進行不受歡迎的接觸；禁止被申請人陳某某在距離申請人鐘某某的住所或工作場所200米內活動等【1】。還如租賃合同糾紛等案件中，有時需要強制出租人立即交付關鍵設備，有時需要強制承租人立即停止損害建筑物行為，甚至立即退出建筑物等。行為保全對我們傳統的民事特別是家事領域適用的空間還很大，但到目前為止，行為保全程序在民事審判中的作用還沒有得到充分體現，一方面是因為對民訴法增加的這一條行為保全沒有引起充分的重視，另一方面原因是這個制度在民商事領域是一項新制度，對它的認識有一個過程。

（三）為我國各類知識產權案件行為保全提供了法律依據

我國專利法、著作權法和商標法對行為保全做出了規定，但對之外的知識產權案件，如反不正當競爭案件、壟斷案件、植物新品種案件、知識產權合同糾紛案件缺乏行為保全的執法依據。有了民訴法行為保全的規定后，應當說所有種類的知識產權案件都可以依據該規定給予救濟。最高法院于2013年10月公布的八起知識產權司法保護典型案例中的第一起典型案例便是行為保全的案例。申請人美國禮來公司與被申請人黃某行為保全申請案，最高院認為，該案系我國首例依據修改后的民訴法在商業秘密侵權訴訟中適用行為保全措施的案例，凸顯了人民法院順應社會需求，依法加強知識產權司法保護的實踐努力【2】。但到目前為止，知識產權合同案件、反壟斷案件等適用行為保全救濟的案例和實踐還很少，這方面將是知識產權審判的一個新亮點。

（四）對我國民商事領域行為判決的多樣性提供了依據

有人會提出疑問，行為保全規定主要是約束訴前和訴中的一個規定，怎么會對判決的多樣性產生影響呢？因為行為保全是在判決前要求被申請人為或者不為一定行為，這個行為具有廣泛性、多樣性和個性化的特點，所以，判決中要求被告為或者不為的行為也相應更加地多樣性和個性化。比如以往知識產權案件判決被告的“停止侵權”行為，大多較粗放，缺乏操作性和可執行性，停止侵權宣示性因素占多，但今后停止侵權的判決可以從行為保全的規定對要求被告為或者不為行為的時間和地域等做進一步限定，使得判決的內容更具操作性，為當事人提供更為精細的救濟。就如我國刑法規定的禁止令判決就比以前刑事判決對犯罪嫌疑人活動的區域、場所等做出細化。民商事判決亦如此，它也有一個行為保全落實到最終判決成為一個禁止性判決的過程。今后，知識產權禁止性判決在具體行為、區域或場所、主體等方面必將更加豐富和具有個性，為當事人提供全面、深化的法律救濟。

（五）為一些已有的做法提供更加明確的法律依據

沒有行為保全規定并不等于沒有行為保全做法，不過有些做法沒有納入行為保全概念而已。如，民商事包括知識產權領域在訴訟過程中的限制債務人出境的行為，實質上是行為保全的一種。但以前法院作出限制出境裁定大多依據我國《出境入境管理法》第十二條第（三）項4我國《出境入境管理法》第十二條：中國公民有下列情形之一的，不準出境：（一）未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的；（二）被判處刑罰尚未執行完畢或者屬于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；（三）有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的；（四）因妨害國（邊）境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的等。規定，有的甚至用民訴法對裁定適用范圍的兜底條款的規定，今后可以依據民訴法行為保全規定處理。

二、知識產權行為保全要件分析

行為保全在民訴法規定中只有一條概念性的規定，過于原則，其要件特征不是很清晰，操作性不強。結合民訴法規定及其國內知識產權行為保全的實踐，知識產權案件行為保全需要符合以下要件：

（一）申請人勝訴的可能性大

勝訴的可能性系根據申請人提供的證據材料判斷其案件勝訴的可能性非常大，而不能僅僅是可能性。特別是申請人要求被申請人為或不為的行為的相關訴因的證據要充分。比如侵權案件中，申請人權利證據和證明對方侵權的初步證據應當充分；知識產權合同糾紛案件中，合同、證明對方違約以及對方實施或即將實施侵害行為要有相應的證據證明等。但要注意的是，勝訴可能性大并不意味申請人的全部訴請經審查都應當得到法院支持。勝訴主要指的是案件的基礎法律關系應當得到法院支持，但是關于具體的賠償數額即便證據不充分甚至當事人沒有提供這方面的證據，不影響這里所稱的“勝訴”概念。當然，如果合同糾紛案件當事人的訴請純粹是要求金錢賠償的除外。切忌對申請人提起訴訟的案件所有訴請逐一審查，只要有一項難以支持，就認為不符合行為保全要件。

（二）被申請人正在實施或者即將實施的行為會損害申請人的利益

1、申請人存在一種權利或者利益。權利可以是人身權，也可以是財產權。財產權又可以是有形資產或者無形資產。在知識產權的行為保全規定中，侵權案件占絕大多數，故行為保全侵權案件適用較多。但合同糾紛案件存在受保護利益，符合條件的，亦可適用行為保全救濟。在傳統民商事領域，無論是債權糾紛還是家事糾紛，尤其是家事糾紛案件對人身權的保護，都存在著在訴訟過程中相關利益受侵害的可能性，故只要存在受保護的實在利益，應當都可以獲得行為保全救濟。

2、申請主體的限定。權利主體分原始權利主體、繼受主體和通過合同或占有等獲得相關權利的主體。一般來說，前兩種權利主體申請具有主體資格，但通過合同或占有等獲得相關權利的主體是否具有主體合格，民訴法沒有做出限定。比如承租人對相鄰糾紛中的相關行為是否具有申請行為保全的資格？對這一類權利主體進行限定對權利審慎保護是否有作用和必要？在知識產權案件中，根據最高法院司法解釋的規定，商標、專利和著作權的普通被許可人單獨起訴的，不能夠提起行為保全的申請，而民訴法規定的行為保全卻沒有這樣的限定，今后普通被許可人依據民訴法的規定要求法院采取行為保全是否準許？筆者認為，對主體限定的目的是防止相關主體濫用權利，損害權利人或者被申請人的利益。所以，對這一類主體原則上不適用訴前行為保全救濟。但訴中行為保全不能一律而論。因為訴中采取行為保全一般都要聽取雙方當事人的意見，這時候雙方主要證據和事實已經有了開示，所以法官完全可以做出判斷是否有濫用或者損害他人權利的情況，這時法官應當根據相關事實做出是否準許，而非一律依據權利主體的資格而給予限制。

3、不受案件類型的限制。以往知識產權案件行為保全實際上針對的是知識產權侵權案件。今后知識產權合同糾紛案件具備條件的也可以采用行為保全救濟，這將是近期知識產權行為保全執法的一個新亮點。比如商標許可合同糾紛案件，被許可人在合同期滿后仍然生產、銷售權利人商標商品，權利人以違約之訴要求被許可人支付違約金，也可同時申請訴前或訴中行為保全，要求禁止被許可人停止生產、銷售權利人商標商品。

4、這種損害行為是正在發生或者即將實施的，這種損害是實實在在發生或者發生可能性非常大的。以前許多人有一種觀點，在法院做出確定的判決前，對他人的行為不能進行限制；即便侵害行為發生在訴訟過程中，可通過損害賠償訴訟最終予以解決。然而筆者認為，如果在訴訟程序中，明顯顯示正在發生或者即將發生的行為會損害權利人及其相關人的利益，而法院卻對任由該行為在我們的“眼皮”底下發生，這也是法律的無能和不公正。

（三）不采取保全措施，會給申請人合法權益造成難以彌補的損害

也就說，如申請人勝訴，這種損失是不必要、事前可以預防和阻止的。若放縱該行為，損害賠償將是不充分或不充足的。難以彌補的損害一般主要是以下幾個方面：一是知識產權身份權、榮譽權等的受損。身份權和榮譽權一旦遭受侵害，會給權利人帶來極大的精神痛苦和長期的商譽損失，權利人長期努力而獲得的良好的社會評價將毀于一旦；二是權利人將遭受巨大損失。如申請人美國禮來公司與被申請人黃某行為保全申請案，申請人要求被申請人不得披露其21個商業秘密文件【2】，因為這些文件是申請人花費大量人力物力形成的，一旦被申請人泄密將造成難以彌補的損失；三是由于被申請人的進一步行為使得難以執行或者不可能執行的可能性增加，甚至使得判決沒有實際的意義。比如商業秘密侵權糾紛案件中，被申請人將可能攜帶相關秘密移居國外，限制被申請人出境就顯得必要。

（四）采取行為保全不得損害社會公共利益

這是個兜底性要件，也是個非常重要的要件。它有利于防止那些從證據表象看有道理但實際上卻違反公序良俗的請求得到救濟。我們耳熟能詳的《威尼斯商人》中的夏洛克根據合同要求割安東尼奧胸口的一磅肉，這種行為如果從契約的角度看并無不可，但是如果法院對這種行為提供保全救濟明顯就違反了社會公德。還如美國法院曾因某專利技術對醫治窮人兒童最易得的佝僂病有明顯療效，出于公共利益，沒有許可實施禁令。如果采取行為保全措施，會給公共利益造成不良影響、行為保全的內容或爭議的權利會損害第三人利益或與第三人的權利存在爭議時，即使申請人的材料符合前述要件，法院不應采取行為保全。

（五）申請人一般應當提供擔保

對于訴前的行為保全，民訴法第101條明確規定，申請人應當提供擔保，不提供擔保的，裁定駁回。但是對于訴中的行為保全，民訴法第100條規定，人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。由此可見，訴中的行為保全是否需要提供擔保由案件審理的法官根據案情確定。根據我國知識產權已有的相關規定，無論訴前還是訴中原則上都應當提供擔保。但今后知識產權案件訴中的行為保全是否必須提供擔保？知識產權糾紛的行為保全，一般都應當提供擔保，以保護被申請人因申請錯誤獲得合理賠償的救濟保障。但如果涉及個人身份權方面的行為保全，如著作權中的發表權、署名權、修改權和作品完整權等糾紛案件，可以視申請人的財力及其案件的具體情況，不一定要求申請人提供擔保，以維護弱勢群體的合法利益和保障正常社會運行秩序。

無論是訴前還是訴中的行為保全，法院一旦決定要求申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，均應裁定駁回申請。

三、知識產權行為保全程序適用中要注意的問題

（一）訴前行為保全的管轄和起訴問題

根據民訴法第101條的規定，訴前行為保全管轄和起訴主要有以下問題要注意：一是訴前行為保全法院和仲裁機構只依當事人申請做出，不主動啟動訴前行為保全程序。但是在訴訟過程中，當事人沒有提出申請的，法院在必要時可以決定是否有必要采取訴中行為保全措施；二是訴前行為保全的主管不僅有法院，還包括仲裁機構；三是管轄地包括被財產保全所在地、被申請人所在地或者對案件有管轄權的人民法院；四是法院接受申請后，必須在48小時內作出裁定；裁定采取保全措施的，應當立即執行。按照法律規定，只有“情況緊急”才可以申請訴前的行為保全。如果非情況緊急的，當事人只有在起訴后再申請行為保全。這里的“48小時”應當理解為申請人證據材料齊備后起算的48小時，而非申請人具體申請訴前行為保全的時間起算。而訴中的行為保全只有在“情況緊急”情況下才適用“48小時”時間限定；五是申請人在法院采取保全措施后30日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的，法院應當解除保全。而民訴法之前的專利法、商標法和著作權法相關司法解釋規定的該時限為15天。我國《立法法》第83條規定，同一機關制定的法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、規章，特別規定與一般規定不一致的，適用特別規定；新的規定與舊的規定不一致的，適用新的規定。據此，筆者認為，根據法律位階和頒布的時間，決定了與民訴法行為保全的規定不一致的應當按照民訴法的規定適用。

（二）反擔保問題

財產保全案件，被申請人提供擔保的，法院應當裁定解除保全。但是行為保全卻不同。行為保全是否因為被申請人提供了反擔保就解除行為保全裁定要區分情況對待：一是知識產權案件中的制止侵權的行為保全，不因被申請人提供了反擔保就解除。主要考慮是不應允許被申請人花錢“購買”繼續侵犯他人權利的權利。應當說，絕大部分的行為保全屬于這種情況，這是實現社會正義的需要；二是知識產權合同類糾紛中禁止相關行為的目的是保證將來判決執行的，如果被申請人提供反擔保經審查可以解除行為保全裁定。比如限制被申請人出境的目的是避免被申請人離境后將來判決難以執行，如果被申請人提供足額經濟擔保，一般應允許解除出境限制。

（三）行為保全的聽證和復議

訴前行為保全一般是情況緊急時做出，所以通知被申請人陳述意見情況很少，大多不經過聽證程序。但是訴中行為保全一般需要通知雙方到庭就申請人要求行為保全所依據的事實和理由是否成立發表意見，法官根據質證情況決定是否采取行為保全措施。所以，訴中行為保全穩定性更強，其效力一般維持到判決生效前。

英美法系國家的法律大多允許當事人對禁令裁定提起上訴，主要考慮禁令是一項限制人行為的決定，事關當事人重大利益。我國民訴法沒有賦予當事人上訴權利，但給予其復議的救濟。當事人對法院是否準許行為保全的裁定，根據民訴法的規定可以申請復議一次。復議期間，不停止裁定的執行。而商標、專利和著作權相關法律規定的申請復議期限為“收到裁定之日起10日內申請復議”。如前已述，知識產權的規定與民訴法規定不一致的，應當按照民訴法執行。從慎重對待當事人利益的角度看，是否應當賦予當事人行為保全裁定上訴權值得進一步探討。

（四）行為保全有誤的處理

一般來說，行為保全裁定效力終止于裁定規定的時間或者到判決生效時。比如有的裁定就規定，在裁定做出后的3個月內被告不得為或不為一定行為，到該時限之日裁定自然失效。而大部分行為保全裁定并沒有具體的時間限定，這種裁定的效力要到案件判決生效之日才自然失效。如果行為保全裁定做出后，法官發現行為保全有誤，有三種處理方法：

一是依據申請人或者被申請人的申請解除行為保全。如果行為保全有誤，申請雙方或一方申請解除的，法院應當解除。如原告匯麗集團公司訴上海匯麗居家企業管理有限公司等商標侵權案件中5參見（2008）滬二中民五（知）初字第115號。，審理中發現被告上海匯麗居家企業管理有限公司在其產品外包裝上突出使用 “匯麗居家”文字得到過原告的許可。法院判決駁回原告起訴，盡管原告上訴，判決尚未生效，法院還是根據被告的申請解除行為保全。如果申請雙方均未主動申請解除的，法官可以視情形向當事人雙方做出釋明，提示風險。

二是要求申請人追加擔保。根據案件審理的深入，發現申請人敗訴的可能性越來越大，而被申請人又沒有申請解除行為保全，法院可以根據被申請人申請或由法院決定要求申請人相應增加擔保金。如上海二中院審理的一起藥品方法專利侵權糾紛案，擔保金從最初的20萬美元不斷根據案件的審理情況追加到200萬美元6參見（2002）滬二中民五（知）初137號。。

三是法院可以主動裁定解除。只有在不解除行為保全時，會明顯損害社會公共利益或者有悖公序良俗的，經釋明申請人又沒有申請解除的，法院才考慮是否需要主動裁定解除。法院主動裁定解除，屬于特例。法官只有在確有把握且確有必要的情況下，才考慮主動解除，否則應當優先考慮前面兩種處理方法。

（五）行為保全不當引起的賠償訴訟

申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的法院要求申請人賠償。如一起專利方法侵權糾紛案7同注釋6。中，原告是一種藥品方法專利的權利人，申請江蘇某制藥廠禁令。在申請人提供擔保后，法院準許了禁令。但最終經過專家鑒定，被申請人的制藥方法不構成侵權。在法院判決被告不構成侵權后，江蘇某制藥廠起訴要求賠償因禁令不當造成的損失標的達人民幣4,500萬元8參見（2007）滬二中民五（商）初字第34號。。這類損害賠償案件較少，所以審理這類案件缺乏經驗。同時由于法律層面對賠償救濟的范圍未作出規定，所以對賠償的范圍是什么，是否一定通過審計確定，是確定直接損失還是間接損失也應當包括在內等問題都有待于進一步研究和總結。

四、建議

（一）建議最高院對民訴法第100條行為保全的規定做出司法解釋

該條規定將財產保全和行為保全兩個概念糅合在一起規定，而實際上兩個概念的內涵外延還是有質的區別，所以導致人們對行為保全難以準確理解。再者，行為保全作為民訴法一項新程序過于原則化，難以應付復雜的現實世界。建議對該項程序從定義、適用的案件類型、條件、時限、擔保、解除、賠償等方面做出細化的規定，有利于防止不敢用或者濫用該程序制度，促進執法統一，保護當事人合法的程序和實體權利。

（二）建議最高院視情形制定統一的知識產權行為保全司法解釋

以前最高院按照專利、商標分別制定行為保全司法解釋，從立法技術上講大部分內容大同小異，立法效率低，且不能涵蓋其他類型的知識產權案件。鑒于原有的專利、商標行為保全的司法解釋在要件、時限和擔保等問題的規定與民訴法規定不盡一致，如果僅僅是修訂的話，還不能解決知識產權其他類型案件的行為保全問題，所以，筆者建議，廢除原有的專利、商標兩個行為保全司法解釋，制定包括知識產權合同、反不正當競爭、反壟斷以及植物新品種等在內的知識產權案件的行為保全司法解釋。由于知識產權行為保全往往涉及當事人生產領域，它與傳統的家事和商事案件的行為保全從保全對象、行為特征、行為后果上還是有較大的區別，因此，知識產權案件的要件把握、擔保要求以及錯誤保全等方面還是具有特殊性，有必要制定專門的適用規則。

【1】最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例【N】. 人民法院報, 2014-02-28.

【2】最高人民法院公布八起知識產權司法保護典型案例【N】. 人民法院報, 2013-10-23.