特殊組件產品外觀設計專利的侵權判定

關鍵詞

外觀設計專利

組件產品

法律效果判斷

本案外觀設計專利產品并非最終產品，而是最終產品中可拆卸的組成部分。相對于外觀設計專利產品來說，本案被控侵權產品不僅是最終產品，而且外觀設計專利產品是被控侵權產品中可拆卸的組成部分。如何確定本案特殊組件產品外觀設計專利的保護范圍？如何確定本案被訴侵權設計？法院應當如何引導原告明確被訴侵權設計？本文以作判定評析。

【裁判要旨】

當外觀設計專利產品不僅是組裝關系唯一的組件產品，而且是其他產品的組成部分，并且是其他產品中可拆卸的組成部分時，該組件產品外觀設計專利的保護范圍仍應當以表示在組合狀態圖中的該產品的外觀設計為準。當被控侵權產品也是組件產品時，可以將被控侵權產品中可拆卸的組成部分的外觀設計作為被訴侵權設計，要求法院判定該被訴侵權設計構成專利侵權。如果該被訴侵權設計所適用的產品與外觀設計專利產品是相同或者相近種類產品，且該被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上相同或者實質性相同，則該被訴侵權設計落入授權外觀設計的專利保護范圍，構成專利侵權。

案號：一審：（2010）滬一中民五（知）初字第87號 二審：（2012）滬高民三（知）終字第7號

【案情】

原告上海稚宜樂商貿有限公司是名稱為“玩具（甜點組合）”外觀設計專利的專利權人。該專利的組件視圖顯示，該專利有件1、件2、件3共3個不同的組件。該專利的簡要說明記載，件1、件2、件3分別為8件，經插接組合而成。該專利的組合狀態立體圖也顯示，每3個不同的組件經插接組合成玩具蛋糕的1/8扇形塊體，8塊完全相同的1/8扇形塊體即組合成整體呈圓柱形的本玩具蛋糕外觀設計專利。該玩具蛋糕外觀設計專利產品的頂面和圓周側面上具有與上述8個扇形塊體相對應的分割線，在玩具蛋糕頂面上密布有小孔并且沿著頂面外周具有外凸的波浪形邊緣，在玩具蛋糕的整個圓周側面上沿高度方向具有波浪形的凹凸形狀。

原告認為，由被告廣東五星玩具有限公司生產、銷售的，由被告楊磊真銷售的“會唱歌的蛋糕”音樂玩具產品已落入其上述外觀設計專利的保護范圍，構成侵權，故向法院起訴，請求判令兩被告停止侵權、第一被告賠償原告經濟損失及合理費用50萬元、第二被告對上述賠償金中的10萬元承擔連帶責任。兩被告認為，其生產、銷售的被控侵權產品的外觀設計與原告專利外觀設計既不相同，又不近似，不構成侵權，故請求判決駁回原告的訴訟請求。

在本案一審期間，廣東五星玩具有限公司向國家知識產權局專利復審委員會申請宣告原告的上述外觀設計專利無效。專利復審委員會經過審查，作出維持上述外觀設計專利權有效的決定。

以下是原告外觀設計專利授權文件中的部分照片：

以下是被控侵權產品的照片

【審判】

上海市第一中級人民法院經審理認為：原告系“玩具（甜點組合）”外觀設計的專利權人，其依法享有的專利權應當受到法律保護，任何單位或者個人未經原告許可，不得為生產經營目的制造、銷售該專利產品，否則應承擔相應的法律責任。《中華人民共和國專利法》第五十九條第二款規定，“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。”《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條第三款規定，“被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。”對于組裝關系唯一的組件產品，一般消費者會對各構件組合后的整體外觀設計留下印象，故應當以組合狀態下的整體外觀設計為對象，而不是以所有單個構件的外觀為對象確定外觀設計專利的保護范圍，并據此進行侵權判斷。

本案中，原告外觀設計專利是由8組組件構成的整個玩具蛋糕的外觀設計，同時該專利并未要求保護色彩，該專利組合狀態立體圖上也并無水果等構件。因此，色彩以及蛋糕上面所插的水果等構件并不屬于原告外觀設計專利權的保護范圍。被控侵權產品的外觀設計與原告專利的組合狀態立體圖的整體視覺效果相同，故被控侵權產品的外觀設計落入了原告外觀設計專利的保護范圍。由于被告楊磊真提供的證據能夠證明其銷售的被控侵權產品具有合法來源，故可以免除其賠償責任。據此，上海市第一中級人民法院依法判決：兩被告停止侵權；第一被告賠償原告經濟損失及合理費用15萬元；駁回原告的其他訴訟請求。

一審判決后，廣東五星玩具有限公司不服，提起上訴。二審期間，經上海市高級人民法院主持調解，本案最終以調解方式結案，各方當事人達成了主要內容如下的調解協議：1.廣東五星玩具有限公司、楊磊真停止侵害上海稚宜樂商貿有限公司的涉案外觀設計專利權。2.廣東五星玩具有限公司賠償上海稚宜樂商貿有限公司經濟損失及合理費用10萬元。

【評析】

本案是一起較為特殊的組件產品外觀設計專利侵權糾紛案件，其特殊性主要體現在以下兩個方面：第一，相對于被控侵權產品來說，本案外觀設計專利產品并非最終產品，而是最終產品中可拆卸的組成部分。因此，授權外觀設計是最終產品中可拆卸的組成部分的外觀設計。這可以從授權外觀設計的組合狀態立體圖與使用狀態參考圖的區別，以及授權外觀設計的頂面密布有插接其他部件的小孔等事實得到確認。第二，相對于外觀設計專利產品來說，本案被控侵權產品不僅是最終產品，而且外觀設計專利產品是被控侵權產品中可拆卸的組成部分。由于本案外觀設計專利產品與被控侵權產品存在以上兩方面特殊性，導致本案比一般的組件產品外觀設計專利侵權案件的侵權判定難度更大。下面主要就本案涉及的侵權判定問題展開討論。

一、如何確定本案特殊組件產品外觀設計專利的保護范圍？

本案中，準確確定原告“玩具（甜點組合）”的外觀設計專利保護范圍是正確審理本案的基礎。我國《專利法》第五十九條第二款明確規定，“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”根據這一規定，應當主要根據原告專利授權文件中的圖片或者照片確定本案外觀設計專利的保護范圍。本案中，原告專利授權文件中的照片較多，包括：組件1、組件2、組件3的視圖；組合狀態立體圖；使用狀態參考圖等。這些照片是否都是確定原告外觀設計專利保護范圍的照片？對此，筆者認為，本案應當以組合狀態立體圖作為確定原告外觀設計專利保護范圍的照片，原告外觀設計專利的保護范圍應當以表示在組合狀態立體圖中的該產品的外觀設計為準，理由如下：

第一、涉案專利產品“玩具（甜點組合）”屬于組裝關系唯一的組件產品。《專利審查指南2010》在“第一部分第三章4.2.1視圖名稱及其標注”中指出，“組件產品，是指由多個構件相結合構成的一件產品。分為無組裝關系、組裝關系唯一或者組裝關系不唯一的組件產品。”涉案專利產品“玩具（甜點組合）”包含8組組件，每組組件包含件1、件2、件3各一件，每組3個不同的組件經插接組合成玩具蛋糕的1/8扇形塊體，再由8塊完全相同的扇形塊體組合成圓柱形蛋糕。就涉案專利產品各組件的組裝關系來看，各組件的組裝關系是唯一的，因為各組件經組裝后，最終形成的是具有相同外觀的圓柱形蛋糕。可見，涉案專利產品屬于組裝關系唯一的組件產品。

第二、涉案專利的組合狀態立體圖是申請涉案專利必須提交的視圖。《專利審查指南2010》對申請組件產品外觀設計專利應當提交的圖片或者照片作出了明確的要求。《專利審查指南2010》在“第一部分第三章4.2.1視圖名稱及其標注”中指出，“對于組裝關系唯一的組件產品，應當提交組合狀態的產品視圖；對于無組裝關系或者組裝關系不唯一的組件產品，應當提交各構件的視圖。”由此可見，申請涉案專利必須提交組合狀態的產品視圖。在涉案專利的授權文件中，只有一張組合狀態的產品視圖，即涉案專利的組合狀態立體圖。因此，本案中，涉案專利的組合狀態立體圖是申請涉案專利并且獲得授權的必要視圖，而涉案專利中的組件視圖、使用狀態參考圖都不是申請涉案專利必須提交的視圖。因此，組件視圖、使用狀態參考圖均不是確定涉案外觀設計專利保護范圍的視圖。此外，《專利審查指南2010》在“第一部分第三章4.2外觀設計圖片或者照片”中指出，申請外觀設計專利時，“申請人可以提交參考圖，參考圖通常用于表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等。”可見，從《專利審查指南2010》對參考圖的功能定位來看，參考圖并不具有確定外觀設計專利保護范圍的作用。

第三、涉案專利的組合狀態立體圖是無效宣告程序中進行新穎性、創造性判斷的對象。《專利審查指南2010》在“第四部分第五章5.2.5.1組件產品”中指出，在進行涉案專利與對比設計之間的新穎性、創造性判斷時，“對于組裝關系唯一的組件產品，一般消費者會對各構件組合后的整體外觀設計留下印象，所以，應當以組合狀態下的整體外觀設計為對象，而不是以所有單個構件的外觀為對象進行判斷。”因此，本案中，應當將涉案專利的組合狀態立體圖，而不是各組件的視圖等其它視圖，作為判斷涉案專利外觀設計是否具有新穎性、創造性的依據。可見，本案中，只有涉案專利的組合狀態立體圖是確定涉案外觀設計專利保護范圍的視圖。

綜上所述，涉案外觀設計專利的保護范圍應當以表示在組合狀態立體圖中的該產品的外觀設計為準，涉案專利中的各組件視圖、使用狀態參考圖均不是確定涉案外觀設計專利保護范圍的視圖。由于涉案專利并未請求保護色彩，因此在確定涉案外觀設計專利的保護范圍時，不能將涉案專利組合狀態立體圖中的色彩用于限定涉案專利的保護范圍。由于涉案專利組合狀態立體圖中并無水果、蠟燭等插件，因此，在確定涉案外觀設計專利的保護范圍時，也不能將涉案專利使用狀態參考圖中的各種插件用于限定涉案專利的保護范圍。

二、如何確定本案被訴侵權設計？

被訴侵權設計，是指被原告指控的落入了原告外觀設計專利保護范圍的產品外觀設計。被訴侵權設計不同，則原告指控的對象不同，法院侵權判斷的對象也就不同，因而審判結果也就可能完全不同。所以，正確界定被訴侵權設計是正確審理外觀設計專利侵權糾紛案件的基礎。

本案中，原告指控兩被告生產、銷售的“會唱歌的蛋糕”音樂玩具產品落入其外觀設計專利保護范圍，構成侵權。但是，原告沒有進一步明確被訴侵權設計是什么，法院也沒有向當事人釋明并加以確認。這里就涉及到如何確定原告指控的被訴侵權設計的問題。是否可以將本案被訴侵權設計僅僅理解為組裝完畢的被控侵權產品的整體外觀設計？對此，筆者認為，不能這樣理解，理由如下：

第一、原告并沒有將被訴侵權設計限定為組裝完畢的被控侵權產品的整體外觀設計。本案中，雖然原告指控兩被告生產、銷售的“會唱歌的蛋糕”音樂玩具侵害其外觀設計專利，但是原告既沒有明確被訴侵權設計的具體內容，又沒有明確表示，其將被訴侵權設計限定為組裝完畢的被控侵權產品的整體外觀設計。原告只是將被控侵權產品確定為兩被告生產、銷售的“會唱歌的蛋糕”音樂玩具產品。在外觀設計專利侵權糾紛案件中，被控侵權產品的外觀設計與被訴侵權設計并不能劃等號。因為當被控侵權產品是包含有專利產品的組件產品時，原告可以將整個被控侵權產品的外觀設計作為被訴侵權設計，也可以只將整個被控侵權產品中可拆卸的組成部分的外觀設計作為被訴侵權設計。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條第三款規定，“被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。”根據該司法解釋的規定可知，在外觀設計專利的侵權判定中，應當將被訴侵權設計與授權外觀設計進行比對，而不是將被控侵權產品的外觀設計與授權外觀設計進行比對。可見，上述司法解釋也贊同被控侵權產品的外觀設計可能不同于被訴侵權設計的觀點。

第二、為依法加強對外觀設計專利的保護，有效制止侵害外觀設計專利的行為，應當從寬界定本案被訴侵權設計。本案被控侵權產品也是由多個構件組合而成的組件產品。被控侵權產品的組裝可以分為兩個階段。第一個階段是將8塊完全相同的扇形塊體組合成整體呈圓柱形的玩具蛋糕。此時，玩具蛋糕的頂面還沒有接插各種水果、蠟燭等插件。第二個階段是在第一階段的組裝完成后，將各種水果、蠟燭等插件組裝到玩具蛋糕上，形成最終組裝完畢的玩具蛋糕。兩個階段的玩具蛋糕由兒童在游戲的過程中完成，這兩個階段分別形成的產品并非是固定的、不可拆卸的，而是可以相互分離、獨立存在的，兒童也可以玩第一階段形成的圓柱形的玩具蛋糕。因此，無論從原告訴請保護其外觀設計專利的主觀訴求來看，還是從依法制止侵害外觀設計專利的客觀效果來看，本案被訴侵權設計不僅可以包括上述第二階段形成的最終產品的外觀設計，還可以包括上述第一階段形成的圓柱形玩具蛋糕的外觀設計。

第三、受訴法院已將上述第一階段形成的圓柱形玩具蛋糕的外觀設計納入了被訴侵權設計的范圍。本案中，雖然法院沒有明確認定本案被訴侵權設計為上述第一階段形成的玩具蛋糕的外觀設計，但法院在進行原告專利外觀設計與侵權產品外觀設計的比對中，實際上已將被訴侵權設計限定為上述第一階段形成的玩具蛋糕的外觀設計。如果被訴侵權設計僅僅是上述第二階段形成的最終產品的外觀設計，則由于上述第二階段形成的玩具蛋糕插接了各種水果、蠟燭等插件，因此上述第二階段形成的玩具蛋糕與原告外觀設計專利的組合狀態立體圖所表示的產品的外觀設計的整體視覺效果既不相同，又不近似。這樣就會得出兩被告不構成侵權的裁判結果。受訴法院正是將上述第一階段形成的圓柱形玩具蛋糕的外觀設計納入了被訴侵權設計的范圍，并且基于該被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上明顯相同，以及使用被訴侵權設計的產品與原告專利產品均是玩具蛋糕這一相同產品的理由，判定被控侵權產品落入了原告外觀設計專利的保護范圍，構成侵權。

綜上，在外觀設計專利侵權糾紛案件中，應當注意被控侵權產品的外觀設計與被訴侵權設計的區別。當被控侵權產品也是組件產品時，被訴侵權設計可以是被控侵權產品中可拆卸部分的外觀設計。如果該被訴侵權設計所適用的產品與外觀設計專利產品是相同或者相近種類產品，且該被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異或者無實質性差異，則該被訴侵權設計落入授權外觀設計的專利保護范圍，構成專利侵權。

三、法院應當如何引導原告明確被訴侵權設計？

司法實踐中，由于外觀設計專利權人往往并不熟悉《專利法》《民事訴訟法》等法律制度的具體規定，因此，他們在外觀設計專利侵權訴訟中往往不能準確確定被訴侵權設計。如果原告不能準確確定被訴侵權設計，則原告的專利權就難以獲得司法保護。為確保專利侵權訴訟的順利進行，同時依法保護專利權人的實體權利和訴訟權利，受訴法院應當依法引導原告明確被訴侵權設計。本案中，原告在訴訟中沒有明確被訴侵權設計的具體內容，法院也沒有向當事人釋明有關法律規定并引導原告明確被訴侵權設計，這確實是本案存在的遺憾和不足。

在外觀設計專利侵權糾紛案件中，法院應當審查原告是否明確了被訴侵權設計。如果原告沒有明確被訴侵權設計，法院應當向其釋明有關法律制度的規定，要求其明確被訴侵權設計。如果原告對被訴侵權設計把握不準，難以準確確定被訴侵權設計的，法院應當告知原告通過提起“預備的訴的合并”的方式，在一個案件中提出多個被訴侵權設計，以充分行使自己的訴訟權利，從而維護自己的實體權利。預備的訴的合并，“是指原告為了預防訴訟因無理由而遭受敗訴的后果，同時提出理論上完全不相容的兩個以上的不同的訴訟標的，準備在第一位的訴訟標的（稱為本位之訴）無理由時，請求對第二位的訴訟標的（稱為備位之訴）進行判決，在第二位的訴訟標的無理由時，請求對第三位的訴訟標的進行判決。”訴訟標的，簡單地說，就是原告請求法院裁判的發生爭議的實體法律關系。通常，有提起預備的訴的合并的必要的情形之一就是，“法律效果判斷不明的。即事實雖然非常明顯，而根據這些事實，所產生的法律上的效果究竟應當是怎樣，原告判斷不明。”正如在本案中，雖然事實非常簡單、明顯，但兩被告生產、銷售涉嫌侵權產品的法律效果并不容易判斷。因此，本案原告可以提出以下預備的訴的合并，即在起訴狀中提出，請求法院確認組裝完畢的被控侵權產品的整體外觀設計侵害了原告的外觀設計專利權（即第一位的訴訟標的）；如果前述請求不能成立，則請求法院確認被控侵權產品中尚未插接各種水果、蠟燭的圓柱形蛋糕的外觀設計侵害了原告的外觀設計專利權（即第二位的訴訟標的）。如果被告沒有提出上述預備的訴的合并，則法院應當向原告進行釋明，引導原告提出上述預備的訴的合并，從而既確保本案訴訟的順利進行，又有效維護原告的訴訟權利和實體權利。