專利審查中新穎性和創(chuàng)造性聽證原則適用問題的探究

隨著我國專利申請量的激增，在要求專利審批程序把握實(shí)質(zhì)、注重效率的背景下，在特定前提下將本來具有深刻內(nèi)在邏輯關(guān)系的新穎性和創(chuàng)造性劃為“同類缺陷”，以更加合理的方式適用聽證原則，在實(shí)質(zhì)審查中具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

專利審批機(jī)構(gòu)在實(shí)質(zhì)審查程序中正確適用聽證原則、準(zhǔn)確把握駁回時(shí)機(jī)對專利申請的高質(zhì)量、高效率審查具有重要意義。《專利審查指南》明確了發(fā)明實(shí)質(zhì)審查程序中的三個(gè)原則，即請求原則、聽證原則、程序節(jié)約原則。在駁回申請的條件中，《專利審查指南》指出在聽證原則的基礎(chǔ)上還應(yīng)兼顧程序節(jié)約原則。具備新穎性和創(chuàng)造性是專利申請獲得授權(quán)的重要實(shí)質(zhì)性條件。在被駁回的申請中，具體理由常為不具備新穎性和創(chuàng)造性。新穎性和創(chuàng)造性雖然在專利法體系中分處不同的條款，但二者之間卻存在密切的聯(lián)系。這一聯(lián)系導(dǎo)致在駁回申請時(shí)如何合理適用聽證原則存在一些值得探討的地方。

一、聽證原則與程序節(jié)約原則

1、聽證原則

聽證程序起源于英美法系的自然公正原則，自然公正原則的基本含義是：（1）任何人或團(tuán)體在行使權(quán)力可能使別人受到不利影響時(shí)必須聽取對方意見，每個(gè)人都有為自己辯護(hù)的權(quán)利；（2）任何人或團(tuán)體不能作為自己案件中的法官。其中第（1）點(diǎn)即意味著聽證原則，該原則奠定了近代以來聽證制度的理論基礎(chǔ)。聽證最初源于司法領(lǐng)域，后逐漸擴(kuò)展至立法領(lǐng)域和行政領(lǐng)域，稱之為立法聽證和行政聽證。行政聽證制度是聽證制度的一個(gè)重要分類。美國是最早在法律上確立行政聽證制度的國家，1946年的《聯(lián)邦行政程序法》規(guī)定：“凡行政機(jī)關(guān)作出涉及公民利害關(guān)系的行政決定，包括制定行政規(guī)章和行政裁決，都應(yīng)當(dāng)給予利害關(guān)系人陳述意見的機(jī)會，除非法律有例外的規(guī)定”。行政聽證是行政主體執(zhí)法行為的程序化，體現(xiàn)出法律對行政行為之程序正義的訴求，其是指行政機(jī)關(guān)在做出重大的、影響相對人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的決定之前，聽取當(dāng)事人陳述、申辯和質(zhì)證，然后根據(jù)雙方質(zhì)證、核實(shí)的材料做出行政決定的一種程序。行政聽證程序的目的在于弄清事實(shí)、發(fā)現(xiàn)真相，給予當(dāng)事人發(fā)表意見的機(jī)會，設(shè)定行政聽證程序的根源在于限制公權(quán)力、保護(hù)私權(quán)利。

我國《專利法》第37條規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查后，認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知申請人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見，或者對其申請進(jìn)行修改；無正當(dāng)理由逾期不答復(fù)的，該申請即被視為撤回。”《專利法》第38條規(guī)定：“發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進(jìn)行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。”《專利審查指南》第二部分第八章第2.2節(jié)對聽證原則作出了進(jìn)一步規(guī)定，即：“在實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會，即審查員作出駁回決定時(shí)，駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人。”

2、程序節(jié)約原則

專利審批意義上的程序節(jié)約原則是行政程序中效率原則的體現(xiàn)。行政行為應(yīng)當(dāng)用最短的時(shí)間、最少的物力和財(cái)力取得最理想的行政結(jié)果。但是，由于行政主體處于主導(dǎo)地位，有時(shí)行政主體以提高行政效率為名，減少或免除自己行政程序的義務(wù)，限制或剝奪行政相對人的程序權(quán)利，增加自己的自由裁量權(quán)，使效率成為“專制”的借口。因此在適用效率原則的同時(shí)，要避免行政機(jī)關(guān)對其濫用。基于此，《專利審查指南》第二部分第八章第2.2節(jié)規(guī)定：“在對發(fā)明專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能地縮短審查過程。換言之，審查員要設(shè)法盡早地結(jié)案。因此，除非確認(rèn)申請根本沒有被授權(quán)的前景，審查員應(yīng)當(dāng)在第一次審查意見通知書中，將申請中不符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的所有問題通知申請人，要求其在指定期限內(nèi)對所有問題給予答復(fù)，盡量地減少與申請人通信的次數(shù)，以節(jié)約程序。但是，審查員應(yīng)當(dāng)注意，不得以節(jié)約程序?yàn)槔碛啥`反請求原則和聽證原則。”

3、“同類缺陷”與駁回時(shí)機(jī)

聽證原則是對專利審查程序中公正性的要求之一，而程序節(jié)約原則是對專利審查程序的效率作出的要求。在專利審查中，聽證原則的適用并非是絕對的。專利審查作為一種行政程序與其它行政程序一樣，在保證公正性的前提下也要考慮行政效率。《專利審查指南》第二部分第八章第6.1節(jié)規(guī)定：“如果申請人對申請文件進(jìn)行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實(shí)改變，就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則。”

由此可見，專利實(shí)質(zhì)審查中對于聽證原則采取了有限適用的態(tài)度。即并非任何時(shí)候，審查員在作出駁回決定時(shí)，駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)都必須在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人。對于已經(jīng)在之前告知過的缺陷，如果在之后的修改中再次涉及同類缺陷的，審查員可以用已通知過申請人的理由和證據(jù)對專利申請予以駁回。《專利審查指南》中的上述規(guī)定還引出了一個(gè)概念，即“同類缺陷”。為了更準(zhǔn)確地把握駁回時(shí)機(jī)，以保證申請人獲得公正且高效的審查結(jié)果，有必要對“同類缺陷”進(jìn)行討論。對于“同類缺陷”，《專利審查指南》并未給出明確定義。審查實(shí)踐中，對“同類缺陷”的普遍性理解是指專利法及其實(shí)施細(xì)則中同一法律條款下的法律問題。例如：《專利法》第二十二條第二款規(guī)定的新穎性，《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性，《專利法》第二十六條第三款規(guī)定的說明書充分公開，《專利法》第三十三條規(guī)定的修改不得超范圍等。由于法律條文本身所具有的體系性和邏輯性，上述對“同類缺陷”的理解具有一定的合理性。

二、新穎性和創(chuàng)造性

新穎性和創(chuàng)造性是專利法的重要核心，在專利法中有著舉足輕重的地位，二者同為申請授予專利權(quán)的必要條件，也同屬于《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十三條規(guī)定的駁回發(fā)明專利申請的情形。《專利法》第二十二條第二款規(guī)定：“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢鲞^申請，并記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。”《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。”

《專利審查指南》第二部分第三章和第四章中分別給出了新穎性和創(chuàng)造性的審查基準(zhǔn)。審查新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下原則進(jìn)行判斷：（1）同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型；（2）單獨(dú)對比。其中，同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型是指，如果專利申請與對比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步。其中，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。

通過新穎性和創(chuàng)造性審查基準(zhǔn)的比較可以看出，二者在專利申請相對于現(xiàn)有技術(shù)（不考慮抵觸申請的情形）時(shí)的審查基準(zhǔn)并不相同。這在一定程度上支持了新穎性和創(chuàng)造性不屬于“同類缺陷”的觀點(diǎn)。

三、新穎性和創(chuàng)造性“同類缺陷”的討論

新穎性和創(chuàng)造性雖然分屬于不同的法律條款，且審查基準(zhǔn)也不相同。但是二者之間具有內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性。專利法的立法宗旨是保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。專利申請人以新技術(shù)的公開來換取一定時(shí)期內(nèi)該技術(shù)的法律保護(hù)，其所公開的技術(shù)要對現(xiàn)有技術(shù)做出至少一定程度上的貢獻(xiàn)，其既不能是已經(jīng)存在的技術(shù)，也不能是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行顯而易見的改進(jìn)。也就是說，該技術(shù)必須是新的并且具有一定的創(chuàng)造高度，從而才能滿足專利法中新穎性和創(chuàng)造性的要求。可見，新穎性和創(chuàng)造性被用來檢驗(yàn)專利申請對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)程度。若申請的技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)為零，則其不具有新穎性；若申請的技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)雖有貢獻(xiàn)，但貢獻(xiàn)的程度太小，則其不具有創(chuàng)造性。因此，在邏輯上，不具備新穎性的申請也一定不具備創(chuàng)造性。

正是由于新穎性和創(chuàng)造性的這一內(nèi)在聯(lián)系，在某些特定的情況下，對“同類缺陷”的認(rèn)定存在著爭議，而“同類缺陷”認(rèn)定結(jié)果的不同往往直接導(dǎo)致對是否滿足駁回條件認(rèn)定結(jié)果的不同。通常情況下，如果認(rèn)定為“同類缺陷”，那么審查員可以用已通知過申請人的理由和證據(jù)駁回申請；反之則由于不滿足聽證原則的要求，不能駁回申請。

例如，審查員在第一次審查意見通知書中指出權(quán)利要求1相對于對比文件1不具備新穎性；而后申請人將說明書中的某個(gè)技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中作為修改后的申請文件；審查員在第二次審查意見通知書中指出現(xiàn)權(quán)利要求1相對于對比文件1是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性；此時(shí)申請人再將說明書中的另一個(gè)技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中；但是第二次修改后的權(quán)利要求1相對于對比文件1仍然不具備創(chuàng)造性。這時(shí)，按照“同類缺陷”的通常理解，新穎性和創(chuàng)造性不是同類缺陷，由于在審查過程中兩次通知書所針對的事實(shí)均發(fā)生了改變，雖然兩次通知書中證據(jù)沒有變化（均為對比文件1），但其理由發(fā)生了改變（第一次通知書中的理由是不具備新穎性，第二次通知書中的理由是不具備創(chuàng)造性）。因而此時(shí)既不符合聽證原則，也不滿足《專利審查指南》第二部分第八章第6.1節(jié)關(guān)于“同類缺陷”駁回時(shí)機(jī)的規(guī)定，因此不能駁回該申請。審查員需要繼續(xù)發(fā)出第三次審查意見通知書繼續(xù)指出修改后的權(quán)利要求1相對于對比文件1仍不具備創(chuàng)造性。這一做法充分遵循聽證原則，最大程度上保證了程序上的公正，同時(shí)這也是專利審批部門現(xiàn)行的規(guī)范性做法。

但是，通過之前討論可知，不具備新穎性的申請也一定不具備創(chuàng)造性，如果第一次審查意見通知書中的理由是不具備新穎性，那么該申請此時(shí)也一定不具備創(chuàng)造性，所以從本質(zhì)上講可以認(rèn)為申請人的兩次修改均沒有克服權(quán)利要求1相對于對比文件1不具備創(chuàng)造性的審查意見，從而滿足了關(guān)于“同類缺陷”駁回時(shí)機(jī)的規(guī)定，可以駁回該申請。特別是對于一個(gè)沒有授權(quán)前景的申請，采取這一處理方式顯然在保證公正的同時(shí)節(jié)約了審查程序，從而提高了審批效率。按照現(xiàn)行的規(guī)范性做法，即認(rèn)為理由發(fā)生改變，不滿足駁回時(shí)機(jī)，那么為了嚴(yán)格滿足聽證原則的要求審查員還需要再次發(fā)出審查意見通知書繼續(xù)指出創(chuàng)造性的問題。對于一個(gè)本身創(chuàng)新高度較低且不具有授權(quán)前景的申請，審查員一而再再而三地的與申請人探討新穎性和創(chuàng)造性的問題顯然是不必要的。在這個(gè)案例中，前兩次通知書關(guān)于新穎性和創(chuàng)造性的討論實(shí)際上已經(jīng)給了申請人足夠的聽證機(jī)會，已經(jīng)從實(shí)質(zhì)上和程序上保證了專利審批的公正。而片面、刻板地追求紙面上的聽證原則無疑是徒勞的，不僅對案件的審查結(jié)果不會產(chǎn)生本質(zhì)上的影響，而且還無謂地延長了審查程序。

當(dāng)然，并非在任何時(shí)候新穎性和創(chuàng)造性都可被認(rèn)為是“同類缺陷”。至少在滿足以下條件時(shí)，二者才可以被認(rèn)為是“同類缺陷”。第一，作為證據(jù)的對比文件應(yīng)該是現(xiàn)有技術(shù)，而不能是抵觸申請。因?yàn)楦鶕?jù)我國現(xiàn)行規(guī)定作為抵觸申請的對比文件不能用來評價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性。第二，新穎性問題要出現(xiàn)在創(chuàng)造性問題之前。因?yàn)槿绻谥赋瞿硞€(gè)技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性時(shí)，往往隱含著該技術(shù)方案是具備新穎性的，所以在之前已經(jīng)認(rèn)可新穎性的基礎(chǔ)上，之后根據(jù)同一證據(jù)無法再對新穎性進(jìn)行否定。第三，專利申請無授權(quán)前景。對于某些技術(shù)內(nèi)容或撰寫方式較為復(fù)雜的案件，有時(shí)雖然申請人已經(jīng)先后答復(fù)了新穎性和創(chuàng)造性的審查意見，且仍沒有克服創(chuàng)造性的缺陷，但此時(shí)若專利申請中還有可被授權(quán)的內(nèi)容或申請人通過進(jìn)一步的修改可以克服創(chuàng)造性的缺陷，那么從整體上節(jié)約審查程序（包括實(shí)審程序和復(fù)審程序）的角度出發(fā)，審查員應(yīng)該再給申請人一次克服創(chuàng)造性缺陷的機(jī)會，以兼顧聽證原則和程序節(jié)約原則。

四、結(jié)論

聽證原則和程序節(jié)約原則體現(xiàn)的是法律兩大基本原則：公正和效率。聽證原則保證了法律的正義，但缺乏效率的正義是不可取的，正如一句法律諺語所言：“遲來的正義不是正義”。毫無實(shí)際意義地延長審查程序會增加行政成本、浪費(fèi)社會資源、并且無形中也是在浪費(fèi)申請人的時(shí)間和精力。

隨著我國專利申請量的激增，在要求專利審批程序把握實(shí)質(zhì)、注重效率的背景下，在特定前提下將本來具有深刻內(nèi)在邏輯關(guān)系的新穎性和創(chuàng)造性劃為“同類缺陷”，以更加合理的方式適用聽證原則，在實(shí)質(zhì)審查中具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。