論禁止反悔原則在專利侵權訴訟中的應用

摘 要 禁止反悔原則也是適用等同原則時一個重要的限制性原則。本文通過對禁止反悔原則在國內外的適用，結合一起手機專利侵權糾紛進行分析解讀，探討禁止反悔原則的淵源、禁止反悔原則的適用條件，解析禁止反悔原則與等同原則的關系，以便在專利訴訟中靈活并適當地運用禁止反悔原則。

關鍵詞 專利侵權 技術特征 禁止反悔 等同替換

專利法意義上的禁止反悔原則，首先是在美國專利司法實踐中逐漸發展起來的判定專利侵權的一項重要原則，我國人民法院在審理專利侵權案件中，遵循的法律依據主要為專利法以及最高院司法解釋《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》。我國在司法實踐中借鑒國外理論學習國外判例，結合國情，北京市高級人民法院在2001 年頒布的《關于專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第43條-46條中第一次明確提出禁止反悔原則，對禁止反悔原則的規定如下：

禁止反悔原則是指在專利審批、撤消或無效程序中，專利權人為確定其專利權具備新穎性和創造性，通過書面聲明或者修改專利文件的形式，對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適用等同原則確定專利權的保護范圍時，應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權的保護范圍。

當等同原則與禁止反悔原則在適用上發生沖突時，即原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權，而被告主張適用禁止反悔原則判定自己不構成侵犯專利權的情況下，應當優先適用禁止反悔原則。

適用禁止反悔原則應當符合以下條件：

（1）專利權人對有關技術特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經被記錄在專利文檔中；（2）限制承諾或者放棄保護的技術內容，必須對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質性作用。禁止反悔原則的適用應當以被告提出請求為前提，并由被告提供原告反悔的相應證據。

一、案例分析

禁止反悔原則在我國司法實踐中逐步發展，出現了一些具有影響力的案件，筆者結合自己工作中參與的案件進行詳細解析。

案件名稱：解某訴信鴿手機廠商侵犯其“手機自動隱形撥號報失的實現方法”發明專利

（1）專利審批及授權：2001年12月19日，發明人解某向國家知識產權局申請了名稱為“手機自動隱形撥號報失的實現方法”的發明專利（簡稱本專利）。2003年5月23日，國家知識產權局向解某發出第一次審查意見通知書，載明：權利要求1.3.23.24.45相對于對比文件1（FR2791509）。對比文件2（JP10341281）不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性?！痹谠撏ㄖ獣闹杏涊d：“獨立權利要求1保護一種手機自動隱形撥號報失的方法，對比文件1（FR2791509）是使用SIM卡的移動電話的防盜裝置，其中存儲有手機特定號碼，只有在用戶輸入的號碼與之相同的情況下，才可操作該手機?！瓕Ρ任募? 的目的是防止手機被盜且禁止非授權用戶使用，對比文件1與本發明十分近似且公開了權利要求1的大部分技術特征，唯一不同在于，本發明檢測到信息不一致時，采取的措施不是中斷操作或者通過內部短路自毀，而是自動按照設定的功能參數自動隱形撥號，上述區別技術特征在對比文件2（JP10341281）中公開了，對比文件2涉及當手機丟失時防止非授權用戶使用的便攜式電話，其中公開了如下內容：該發明在當手機被非授權用戶使用時，采取的是自動撥打預先存儲在存儲器中的號碼并且發送一個預先設定的話音信息的方式來防止非授權用戶使用的，因此，對于本領域普通技術人員來說，將上述兩篇領域且內容類似的對比文件相結合得到本發明所述的技術方案，是不需要付出創造性的勞動的，因此，權利要求1不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定”。

2003年6月27日，解某針對第一次審查意見通知書向國家知識產權局提交了意見陳述書，對原權利要求1、24進行了修改，取消了原權利要求2，該意見陳述書還載明：“……③本發明在撥號報失的同時，用戶處于正常使用狀態，也就是說，本發明的自動報失并不影響當前用戶使用。另外，從發明目的和效果來看，對比文件1和對比文件2是為了禁止非授權用戶使用，而本發明主要是為了報失，本發明允許當前用戶正常使用，但如果該用戶為非法用戶，則撥號報失，在該用戶毫無察覺的情況下，就達到報失的目的，效果明顯不同?！?003年7月25日，解某再次對“手機自動隱形撥號報失的實現方法”發明專利申請文件部分內容進行了修改并提交。2003年12月3日，國家知識產權局在解某于2003年7月28日提交的申請文件的基礎上，授予了“手機自動隱形撥號報失的實現方法”發明專利權并予以公告，專利號是ZL01802972.8。

（2）訴訟的啟動與審理：2005年3月14日，解某在大中電器中關村店購買信鴿3100手機一部，向北京市第一中級人民法院提起專利侵權訴訟。

在開庭審理時，信鴿手機廠商主張禁止反悔原則，抗辯不構成侵權。舉證解某對“手機自動隱形撥號報失的實現方法”發明專利申請第一次審查意見通知書提交的意見陳述書附頁上數第11行的最后、第三點、第15行，把禁止使用排除在了專利保護范圍之外，原告的正常使用是在用戶未察覺、不知道的情況下。解某主張非法用戶不能正常使用的情形系對本專利的變劣，信鴿手機廠商指出：在信息化時代手機中保存的信息價值巨大。手機被盜后，當插入非法卡，不能正常使用是對手機內存儲信息的有效保護，避免商業秘密或個人秘密的丟失，不應適用等同原則?？傊?，發明人解某在專利審批階段對權利要求1進行了部分限定和放棄，在侵權訴訟中應禁止反悔。

二、結束語

我國司法實踐中借鑒美國經驗，將專利禁止反悔原則引入專利侵權訴訟中予以適用，其對準確界定專利權人專利權保護范圍、實現專利權人與社會公眾的利益平衡具有重要作用。但我國在立法中尚未明確確立該原則，作為一個成文法國家，期待以法律明確對此加以規定。

參考文獻：

[1]劉春田.知識產權法[M].中國人民大學出版社，2000.

[2]程永順.專利侵權判定實務[M].法律出版社，2002.

（作者單位：日出東方太陽能股份有限公司）