實用新型優先權的審查

摘 要：本文著眼于實用新型優先權的審查，對比了新舊法律法規以及本國和外國優先權審查的相同點和不同點，并收集相關資料進行總結分析。

關鍵詞：實用新型；本國優先權；外國優先權

一、新、舊《指南》和《細則》中關于優先權規定的比對

2010版《專利法實施細則》和《專利審查指南》在優先權方面的規定有了一些變化，給申請人更多補救的機會，主要變化有：

（一）要求本國優先權聲明

修改前，在先申請日、在先申請號，在先申請國家，對本國優先權即中國，幾項都必須寫對，寫錯一項就被視為未要求優先權，只能辦優先權恢復手續，繳納恢復費。修改后，在先申請日、申請號、在先申請的國家只要有一項正確即可補正，不需要辦理恢復手續。只有補正不合格或逾期不補正的才視為未要求優先權。

（二）要求外國優先權聲明

修改前，在先申請國家或申請日寫錯都視為未要求優先權，只能辦優先權恢復手續，繳納恢復費。在這兩者都正確、只有在先申請的申請號寫錯時才可以補正。修改后，在先申請日、申請號、在先申請的國家只要一項正確，并提交了優先權副本，即可補正，不需要辦理恢復手續。只有補正不合格或逾期沒進行補正的才視為未要求優先權。

（三）要求本國優先權的在先申請

修改前，如果在審查在后申請的過程中發現專利局已對在先申請發出授予專利權通知書，只能讓申請人退回已發出的授予專利權通知書，專利局和申請人兩方的操作都繁瑣。修改后，直接對申請人發視為未要求優先權通知書，在后申請不可享有優先權，如果專利局已對在先申請發出授予專利權通知書和辦理登記手續通知書，但是申請人沒有辦理了登記手續的，視為優先權的要求成立，修改后簡化了手續，適應電子化審查。

（四）關于優先權的恢復

新《指南》相對于舊《指南》修改的情況有：

（1）舊《指南》中規定，要求外國優先權聲明中在先申請國家或者政府間組織名稱、在先申請日、在先申請號的兩項填寫正確，且在規定期限內提交在先申請文件副本，優先權可恢復。新《指南》中修改為可補正情況，且只要求至少一項內容填寫正確。

（2）舊《指南》中規定，要求本國優先權聲明中在先申請號填寫正確，并且在規定期限內繳足優先權要求費。新《指南》中為可補正情況，且只要求至少一項內容填寫正確。

（3）舊《指南》中規定，要求優先權聲明填寫符合規定，但未在規定期限內提交在先申請文件副本或者優先權轉讓證明文件。新《指南》中只要求優先權聲明中有一項填寫正確。

（4）舊《指南》中規定，分案申請原申請要求優先權。分案申請未要求優先權的，可請求恢復優先權。新《指南》針對此條未修改。

（5）舊《指南》中規定，要求優先權聲明填寫符合規定，但未在規定期限內繳納或者繳足優先權要求費。新《指南》中只要求優先權聲明中有一項填寫正確。

應當注意本國優先權中，因“在先申請是分案申請”、“在先申請已享有優先權”或“在后申請是在先申請日起12個月后提出的”，而導致優先權視為未提出的情形不予恢復。

從以上四點可以看出，現在關于優先權的規定相對于舊的規定更有利于申請人，給申請人更多補救機會，手續上簡化，這是這次《專利法》、《細則》和《指南》修改的一個重要的變化。

（五）關于在先申請文件副本的提交

2010版《細則》第三十一條的規定增加了外國優先權提供在先申請文件副本方式：“國務院專利行政部門通過電子交換等途徑獲得在先申請文件副本，視為申請人提交了經該受理機構證明的在先申請文件副本”。另外，將“要求本國優先權的，申請人提交的在先申請文件副本應當由國務院專利行政部門制作”修改為“要求本國優先權，申請人在請求書中寫明在先申請日和申請號，視為提交了在先申請文件副本”。

（六）關于申請人不一致的情況

對于申請人不一致情況，《細則》中之前沒有針對本國優先權的規定，修改后將針對本國優先權和外國優先權的合為一條：要求優先權的申請人姓名或者名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的，應提交優先權轉讓證明材料，未提交該證明材料視為未要求優先權。

二、視為未要求外國優先權的情況

（一）直接發視為未要求外國優先權通知書的情況

（1）要求優先權的在后申請不是在規定期限12個月內提出。注意法定期限最后一天為法定節假日的順延至節假日之后第一個工作日。

（2）在后申請與在先申請主題明顯不相關。

（3）在先申請文件副本在提出在后申請三個月之后提交。

（4）申請人不一致，申請人未在規定期限內提交優先權轉讓證明文件或提交優先權轉讓證明文件不符合規定。優先權轉讓證明中轉讓人信息與在先申請文件副本部分不一致的，在法定期限屆滿之后發出視為未要求優先權通知書。

（5）法定期限內未繳納或者少繳納優先權費用。特殊地，若申請人同時要求了兩項美國優先權，一項是臨時申請，一項是該臨時申請的正式申請。如果申請人在法定期限內只提交了正式申請的轉讓證明，但該轉讓證明中未提及是否轉讓該臨時申請的，對該項臨時申請發出視為未要求優先權通知書。

（二）發辦理手續補正通知書的情況

（1）未寫明或錯寫在先申請日、申請號和原受理機構名稱中一項或兩項，而申請人已在規定期限內提交了在先申請文件副本，發辦理手續補正通知書，期滿未答復或補正后不合格，再發視為未要求外國優先權。要求多項優先權而在聲明中未寫或錯寫某個在先申請日、申請號和原受理機構名稱中一項或兩項內容，而申請人在規定期限內提交在先申請文件副本的，發辦理手續補正通知書。

（2）在先申請文件副本未寫或錯寫原受理機構、申請人、申請號、申請日之一的，發辦理手續補正通知書，期滿未答復或補正后仍不符合規定。

（3）申請人未提交在先申請文件副本首頁中文譯文，必要時發辦理手續補正通知書。如申請文件使用小語種。

三、視為未要求本國優先權的情況

（一）視為未要求本國優先權通知書

（1）在先申請為外觀設計。本國優先權只限于發明或實用新型專利申請，外觀設計專利申請不可以。

（2）在先申請為分案申請，因為分案申請是從原申請分出來的申請，原申請是第一次申請，而分案申請不是首次申請，以分案申請為要求本國優先權的基礎不符合優先權的在先申請的基本要求，所以不能作為要求本國優先權的基礎。

（3）在先申請的主題要求過外國優先權或是本國優先權，并且享有優先權。由于作為優先權基礎的申請應當是第一次申請，而已經享有外國或者本國優先權的申請不符合這一要求。

（4）在先申請的主題已經授予專利權，不得作為要求本國優先權的基礎，其目的是為了避免重復授權。時間判斷基準以在后申請的申請日為準，是否授予專利權根據規程是以申請人是否繳納相關費用來進行判斷。

（5）要求優先權的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月之后提出的。

（6）主題明顯不相關。

（7）未在請求書中提出要求優先權的聲明。申請人要求優先權的應當在提出專利申請時在請求書中聲明，未在請求書中聲明的，視為未要求優先權。

（8）在后申請的申請人在提出在后申請之日起3個月內未提交優先權轉讓證明文件，或者提交的優先權轉讓證明文件不符合規定，優先權轉讓證明文件應由全體申請人簽字或蓋章

（9）要求優先權的，應當在繳納申請費的同時繳納優先權要求費，優先權要求之日起2個月滿未繳納或者未繳足的，發視為未要求優先權通知書。

（二）辦理手續補正通知書

本國優先權，申請人在要求優先權聲明中未寫明或錯寫作為優先權基礎的在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱其中一項或兩項內容。要求多項優先權而在聲明中未寫明或錯寫某個在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱中的一項或兩項內容，發出辦理手續補正通知書。期滿未答復或補正后仍不符合規定，發出視為未要求本國優先權通知書。

四、本國優先權與外國優先權的比較

（一）本國優先權與外國優先權的相同點

本國優先權與外國優先權中，對實用新型專利在后申請提出時間都要求是自在先申請日之后12個月之內提出。都要審查“在后申請的主題是否和在先申請的主題明顯不相關”，此處要注意區別于發明專利實質審查中“在后申請主題是否和在先申請主題相同”的審查標準。關于優先權費用的規定相同，要求優先權的應當在法定期限內繳納優先權要求費，視為未要求優先權或撤回優先權要求的已繳納的優先權要求費不予退回。關于優先權恢復的規定也一致，具體已經在前文說明。

對于要求優先權的請求，不論本國優先權還是外國優先權，只要其符合《專利法》規定并被接受，其優先權要求則成立，即使隨后專利申請人撤回該請求，也不能改變該申請已經要求過優先權的事實。

（二）本國優先權與外國優先權的不同點

（1）要求外國優先權的在后申請可以向一個以上國家分別提出，要求本國優先權的在后申請限于本國申請以及以本國為指定國的國際申請。

（2）優先權成立的法律后果不完全相同：要求外國優先權，在后申請對在先申請不發生影響，在后申請在優先權成立日即享有優先權日。而要求本國優先權，在后申請同樣在優先權成立日即享有優先權日，但是在先申請自在后申請提出之日即視為撤回，即國優視撤。可理解為要求外國優先權的申請人能在一個以上國家分別取得專利權，要求本國優先權的申請人只能取得在后申請的專利權。

（3）要求優先權的專利種類和期限不同：本國優先權中沒有外觀設計，而外國優先權中有外觀設計的。外國優先權中要求在后申請外觀設計在在先申請外觀設計專利申請日起6個月內提出。

（4）要求外國優先權對在先申請法律狀態沒有提及，享有外國優先權的發明創造與外國首次申請審批最終結果無關，只要該首次申請在有關國家或政府間組織獲得確定的申請日，就可作為要求外國優先權的基礎。而要求本國優先權，在先申請主題必須尚未授予專利權。

（5）在先申請文件副本制作不同：本國優先權在先申請文件副本由專利局根據規定制作，申請人只要要求了本國優先權并在請求書中寫明了在先申請的申請日和申請號，即視為提交在先申請文件副本，現在電子審批后只存在電子鏈接，沒有紙件。外國優先權在先申請文件副本由該在先申請原受理機構出具，在先申請文件副本格式應當符合國際慣例，至少表明原受理機構、申請人、申請日、申請號。依照國家知識產權局與在先申請的受理機構簽訂的協議，專利局通過電子交換等途徑從該受理機構獲得在先申請文件副本的，視為申請人提交了經該受理機構證明的在先申請文件副本。

（6）對在先申請是否為首次申請的要求不同：外國優先權的初步審查中，對于在先申請是否是巴黎公約定義的第一次申請以及在先申請和在后申請的主題的實質內容是否相同均不予審查，除非第一次申請明顯不符合巴黎公約的有關規定或者在先申請與在后申請的主題明顯不相關。本國優先權的初步審查中，要求在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權，或者雖然要求過外國優先權或者本國優先權，但未享有優先權。本國優先權在先申請不可以是分案申請，因為分案申請不是首次申請。

（7）對優先權聲明填寫錯誤的審查標準不同：外國優先權要求聲明中未寫明或錯寫了在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱中一項或兩項，要在期限內提交了副本的可以補正。本國優先權要求聲明中未寫明或錯寫在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱中一項或兩項的可以補正。

（8）對在先、在后申請的申請人是否一致的審查標準不同：外國優先權中，要求優先權的在后申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應當一致，或者是在先申請文件副本中記載的申請人之一。本國優先權中，要求優先權的在后申請的申請人與在先申請的申請人應當一致。對于外國優先權申請人不一致的情況，若在先申請的申請人簽署的雇員合同，表明其工作期間的發明產生的所有利益屬于在后申請的申請人的，應當視為合格的優先權轉讓證明文件。特別地，對于要求美國優先權要注意，由于美國申請人只能為自然人，所以當公司申請要求美國優先權時，應當注意其是否有優先權轉讓證明文件或者在先申請人簽署的雇員合同。

（9）優先權權利的來源不同：外國優先權來源于外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則；而本國優先權是根據我國《專利法》的規定賦予符合條件的申請人的優先權。

五、總結

不同于以往對優先權審查的說明，本文從發出通知書的角度進行了相關梳理，本國優先權和外國優先權各從“優先權成立”、“視為未要求優先權”和“辦理手續補正”三個角度進行了比對和總結。

參考文獻：

[1]《中華人民共和國專利法》，知識產權出版社，2008版

[2]《專利審查指南》，知識產權出版社，2010版

[3]《我國專利優先權制度研究》，趙俊，2006年