我國專利默示許可制度探析——兼論《專利法》修訂草案（送審稿）第85條

李文江

近幾年，我國多地司法機關都碰到了專利侵權案件中的默示許可抗辯問題，2007年的廣西高級人民法院、2009年的江蘇高級人民法院等的判例首開先河。上述案例的判決難問題，迫使最高人民法院2008年出具了“第4號復函”，首次針對技術標準認可了專利默示許可的可抗辯性。在我國《專利法》修訂草案（送審稿）第85條中，基于技術標準產生的專利默示許可作出了相應規定，即“參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。”①《專利法》修訂草案（送審稿）第85條。該條款寫入專利法，不僅彌補了我國專利法缺少專利默示許可的空白，而且有利于妥善處理標準與專利之間的關系，促進先進技術的推廣應用，并對推動相關產業發展，維護專利權人、標準實施者和消費者各方利益具有重要意義。

一、專利默示許可及其法律屬性

（一）概念界定

專利默示許可是一個純粹意義上的學理概念，在現有的成文法中尚不能找到對此概念的準確界定。早在1927年，美國聯邦最高法院在De Forest Radio Tel Co v.United States案的判決書中闡明：以實現許可使用為目的，正式授權許可并非是唯一途徑，專利權人無論采用語言還是行為，其實施的結果，只要能夠讓第三人感受或推定專利權人已經同意他人實施專利，或被認為已經許可他人實施專利，就構成實質意義上的許可。他人實施專利后，一旦被專利權人控告專利侵權，實施人就可以以專利默示許可提起抗辯。

默示許可是否合法是專利默示許可存在的前提。我國的《民法通則》、《合同法》中就許可的形式已經作出專門規定，其中《民法通則》第56條和《合同法》第10條中都明確規定了合同的表現形式包括明示和默示。同時，我國《專利法》規定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同。”②《專利法》第12條。從上述條款可見，專利實施許可合同屬于技術轉讓合同的類型，這種許可既包括明示許可，又包括默示許可。

以此推理，如何界定專利默示許可呢？它是相對于專利明示許可的一種專利許可形態，即專利權人針對實施專利技術表現出來的一種默示，使實施者產生信賴，使他人從專利權人的行為中推出了默示。這種許可方式雖然不同于簽訂書面合同等明示行為，但依然是一種合法的許可形態。

（二）法律屬性

關于專利默示許可的法律屬性，本文認為可以歸納為以下三個方面。

1.專利默示許可是一種契約

首先，該契約的內容在于它是一種承諾，不僅是專利權人許可他人使用的承諾，而且是專利權人對被許可使用人不提起侵權訴訟的承諾。其次，該契約成立的前提是專利權人的專利許可權。專利權既是一種禁止權又是一種許可權，因此，禁止他人未經許可實施專利，或許可他人實施專利，都是專利權人的權利，也是專利權專有性的體現。再次，專利默示許可正是契約的具體體現。專利許可存在明示許可和默示許可兩種形式，專利默示許可即非明示許可，雖然不存在書面或口頭的明確表示，但是，只要專利權人對被許可人存在一種暗示，讓第三人能夠感覺或推斷出專利權人許可自己實施其專利技術，那么，就可以認定專利權人與被許可人之間形成了合同意義上的法律關系。可見，專利默示許可的本質是一種契約，專利默示許可行為因契約成立而被確認，專利侵權即被排除。

2.專利默示許可是對專利權的限制

首先是利益平衡原則的體現。專利默示許可的授權不明確甚至效力不明確的狀態，對許可人或被許可人都存在造成利益損害之虞，此時，需要依據利益平衡原則，通過意思表示的解釋、信賴利益的保護等手段界定專利默示許可的存在。其次，現行《專利法》就專利權限制從時間、地域、權能三個方面作出了規定，其中第69條規定了不視為侵權的5種情形，第1款就是被視為專利默示許可的權利用盡原則。隨著專利法的修改，針對標準、平行進口、專利產品部件等所形成的默示許可都將作為不視為侵權的情形，這些規定無疑擴大了對專利權權能的限制。

3.專利默示許可是對專利侵權的抗辯

專利默示許可作為一種侵權抗辯理由，是以專利侵權控告的存在為前提。世界各國之所以普遍將專利默示許可規定為專利侵權的抗辯理由，源于它是一種契約關系，正如德·弗瑞斯特案中，美國聯邦最高法院判決中指出：從現在開始，在專利默示許可被認定后，對專利權人與專利實施人之間的關系，包括他們之間的訴訟關系，一定是契約關系，而不是專利侵權關系。

二、國外專利默示許可的立法和司法實踐

專利默示許可理論，源于英國，興于德國，盛于美國，因此，本文在此重點分析美國的專利默示許可制度，以期從中汲取適用于我國的相關理論。雖然英國是專利默示許可理論的發源地，但英國僅明確規定，專利產品首次合法售出后，專利產品的購買者就獲得了使用權和轉售權，專利權人無權干預，這就是專利權人對購買者實施使用權和轉售權的默示許可。③參見馮曉青著：《專利侵權專題判解與學理研究》，中國大百科全書出版社2010年版，第169-177頁。此時此刻，如果專利權人提出限制性條款，默示許可規則馬上就失去意義。進一步考察英國的規定可見，其專利默示許可本質上就是我國專利法上的權利用盡原則，絕非真正意義上的專利默示許可。德國關于專利默示許可的理論也是權利用盡原則的延伸，僅限于銷售領域和專利產品，對于解決實際問題仍有相當大的局限性。

借鑒英國專利默示許可制度和德國權利用盡原則，美國將默示許可規則的應用擴展到了銷售之外的范圍，針對專利產品的部件和實施專利產品的設備，④參見董美根著：《專利許可合同的構造：判例、規則及中國的展望》，上海人民出版社2012年版，第113-124頁。明確提出了默示許可規則中的根本原則，即衡平法上的禁反言原則。其佐證就是De Forest Radio Telephone & Telegrap（德·弗瑞斯特無線電話公司）訴聯邦政府的案例，美國最高法院在審理中指出，“并非必須是正式的授予許可才會達到專利許可使用的目的。專利權人使用的任何語言或行為，如果使得他人可以由此而合理推定專利權人已同意其實施制造、使用或銷售等行為，且他人據此而實施該行為，則構成一種許可，在侵權訴訟中可以構成一種抗辯。至于該種許可是免費的，還是應當支付合理費用，要取決于當時的具體情形。”⑤袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可研究》，載《法學》2010年第12期，第108-119頁。這一表述確立了默示許可制度在美國專利法中的地位。雖然美國關于默示許可的案件主要集中在銷售領域，但其中一些法律規定還是值得我們借鑒的：

第一，構成專利默示許可的形式要件和實質要件。形式要件在于專利權人的作為或不作為，即一方面，當專利權人在語言或行為上，讓實施人足以認為得到許可時產生了默示許可；另一方面，當專利權人明知第三人實施了自己擁有的專利權而聽之任之，以求實施者大規模、大面積實施后再行指控，以期獲得更多的侵權補償。實質要件又稱理性人標準，美國審理法院在 Medeco Security Locks訴Lock Technology Corp案件審理中認為，“同其他默示合同一樣，默示許可是基于當事人的客觀行為，而任何一個理性的人，可以將此作為一種暗示，認為他們之間已經達成了一個協議。”⑥Jay Dratler：《Licensing of Intellectual Property》，王春燕等譯，清華大學出版社2003年版，第185-191頁。這一表述所確立的標準，與我國的誠實信用原則有異曲同工之處。

第二，舉證責任。在美國司法實踐中，對默示許可的認定通常是一個核心問題，認定是否構成默示許可需要雙方舉證，對舉證的認定過程也就是對構成默示許可的形式要件和實質要件的分析和判斷過程。舉證責任的劃分，一方面，被告將默示許可作為抗辯依據時，被告即承擔舉證責任；另一方面，當確認是否經由專利權人授權時，則需要權利人證明。

第三，默示許可的限制。在美國，默示許可范圍限于涉案專利產品本身；地域是及于專利權的效力所能到達的區域；在期限限制方面，基于銷售產生的專利默示許可的有效期僅限于所銷售產品的使用壽命，而非整個專利權的有效期內。基于標準產生的專利默示許可的有效期就是專利權的有效期。

第四，追溯性授權。在美國，實施制造或銷售行為而未獲得授權時，如果實施人已經支付了完全補償，則推定侵權人因此獲得了追溯性授權，從而取得了實施專利的默示許可。

三、我國專利默示許可相關規定的梳理

（一）我國已有的默示許可規定為專利默示許可制度的構建提供了依據

我國《民法通則》不僅肯定了默示行為存在的合法性，⑦《民法通則》第56條規定：“民事法律行為可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定采用特定形式的，應當依照法律規定。”而且通過界定“沉默”的特殊含義，承認了默示行為的效力。⑧《民法通則》第66條第1款規定：“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。”最高人民法院司法解釋進一步對默示意思表示作出了具體的規定。⑨最高人民法院《關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》第66條規定：“一方當事人向對方當事人提出民事權利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認定為默示。不作為的默示只有在法律有規定或者當事人雙方有約定的情況下，才可以視為意思表示。”其在專利法領域的應用，為制定專利默示許可規則準備了條件。

與專利法相比，我國《著作權法》中對默示許可的規定相對明確：一是《著作權法》規定，“作品刊登后，除著作權人聲明不得轉載、摘編外，其他報刊可以轉載或者摘編，但應當向著作權人支付報酬。”⑩《著作權法》第33條第2款。二是《著作權法》規定，“錄音制作者使用他人已經合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品，除著作權人聲明不許使用的外，可以不經著作權人許可，但應當支付報酬。”[11]《著作權法》第40條第3款。三是《信息網絡傳播權保護條例》規定，“為扶助貧困，通過信息網絡向農村地區的公眾免費提供中國公民、法人或者其他組織已經發表的種植養殖、防病治病、防災減災等與扶助貧困有關的作品和適應基本文化需求的作品，網絡服務提供者應當在提供前公告擬提供的作品及其作者、擬支付報酬的標準。自公告之日起30日內，著作權人不同意提供的，網絡服務提供者不得提供其作品；自公告之日起滿30日，著作權人沒有異議的，網絡服務提供者可以提供其作品，并按照公告的標準向著作權人支付報酬。網絡服務提供者提供著作權人的作品后，著作權人不同意提供的，網絡服務提供者應當立即刪除著作權人的作品，并按照公告的標準向著作權人支付提供作品期間的報酬。依照前款規定提供作品的，不得直接或者間接獲得經濟利益。”[12]《信息網絡傳播權保護條例》第9條。上述規定，雖然體現了著作權默示許可規則的精神，但畢竟尚不具有默示許可的獨立價值。正因為如此，司法實踐中一直存在著對默示許可與明示許可認識模糊的問題，以至于默示許可的抗辯作用難以得到充分發揮。

（二）默示許可在專利法中的體現

我國《專利法》第11條原則上對專利許可進行了明確，即他人實施專利須經專利權人許可，否則就是侵權。此規定并沒有排除默示許可方式的存在。《專利法》第12條雖然規定專利許可應當簽訂許可使用合同，但并不局限于書面合同，也并不排除實施專利的默示許可方式。

上述條款雖然不排斥專利默示許可及其規則，但我國畢竟沒有專利默示許可規則。讓司法實踐困惑的是，雖然專利訴訟中存在默示許可抗辯的合理情形，但是僅依據權利用盡原則難以解決抗辯依據不足的問題。盡管相關法院甚至最高院在實踐中進行了探索，但是無法可依的問題始終沒有解決。本次《專利法》修訂案將專利默示許可正式寫入法條，無疑使專利默示許可存在的合法性得到確認，盡管它僅僅針對標準中的專利默示許可。

在《專利法》修訂草案（送審稿）第85條中，規定了標準必要專利默示許可制度，即實施未披露的標準必要專利不視為侵犯專利權，視為專利權人的默示許可；實施默示許可的標準必要專利需要支付使用費，使用費標準雙方協商，協商不成可由相關行政機關或司法機關裁決。此次專利法修改新增內容能否覆蓋專利默示許可的情形，值得研究。

四、我國專利默示許可規則的完善

在專利默示許可規則完善的問題上，不少學者和司法界人士都就法條修改提出了意見，如將默示許可列入不視為侵權的情形等。在此，本文就制度涉及的核心內容提出完善建議。

（一）擴大專利默示許可規則的適用范圍

我國《專利法》修訂案中，僅對技術標準形成的專利默示許可作出了規定，但是，在專利訴訟中，還有許多情形依據專利法現有的權利用盡原則進行侵權抗辯，給司法審判帶來了更大的自由裁量權和疑慮，如專利產品零部件的銷售、實施方法專利專用設備的使用、發明人與實施人簽訂技術許可使用合同是在其取得專利權之前等，因此，擴大專利法修訂案中的適用范圍十分必要，其理由在于專利默示許可不是僅就專利標準化而產生。同時，應當對專利默示許可的條件和法律后果作出具體規定。

（二）明確專利默示許可的認定標準

專利默示許可的認定是該制度構建的核心。其認定標準與以書面合同等形式成立的明示許可相比更加復雜，而且是建立在被許可人對專利權人默示行為的信賴之基礎上。專利默示許可存在多種情形：基于專利技術標準化，基于專利技術被推廣應用，基于專利產品的銷售，基于專利產品的修理和配件供應，基于專利技術被在先合法使用，基于原有專利技術協議在獲得專利權之前已經生效，基于專利違約行為，基于專利產品的平行進口等產生的專利默示許可。[13]參見袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可探究》，載《法學》2010年第12期，第110-114頁。上述8種情形，基于產品銷售、平行進口兩種情形，可以通過我國《專利法》第69條權利用盡原則予以規制，其他6種情形認定標準不同。關于專利默示許可的形式要件、舉證責任及程序要件，可以借鑒美國專利法的規定，但實質要件僅規定基于信賴原則過于籠統，本文認為應該明確具體標準：

1.專利權人主動行為的默示意思表示成立

如專利權人銷售的產品是制造其專利產品的專用零部件，且對產品的使用并未提出限制性要求，由此可以推定，購買者實施專利技術得到了專利權人的默示許可。再如，專利標準化中，無論專利權人是被動加入還是主動加入，其目的必然因標準的強行推廣而實現專利許可利益的最大化，此時，有理由認定標準必要專利被默示許可。一旦專利權人不披露被標準化的信息，并任意控告實施人侵權，實施人即可提起專利默示許可抗辯。

2.相對人的信賴具有合理性

通常情況下，國家標準化機構為了統一產品標準而制定標準，要求生產經營者嚴格執行標準化管理規定，不予執行者勢必受到市場排斥，從而影響正常銷售。為此，生產經營者沒有理由懷疑實施標準化技術會遭到專利侵權的指控。

3.專利權人的懈怠行為構成專利默示許可

一是在專利標準化中，不可避免會出現部分專利的被動標準化，如果專利權人自明而不言，保持“沉默”，即產生了懈怠行為。對此行為，如果不賦予默示許可的法律效果，一旦專利權人提起侵權控告，就是對非善意行為的聽之任之，也有悖于誠實信用原則。二是對懈怠行為存在的前提下所產生的侵權訴訟，本文認為，美國的認定標準需要揚棄性借鑒。美國專利法規定，懈怠行為產生的默示許可抗辯具有“非完整性”，即侵權訴訟中，此抗辯只能阻止金錢損害賠償救濟，而不能阻止禁止令救濟。如果因原告在自己的權利上睡覺，被告可以被認定為默示許可使用，自然不承擔侵權責任。但是，原告改變懈怠態度，并關注自己的權利，應當允許原告撤銷默示許可。其理由是躺在自己權利上睡覺的原告并沒有聲明自己放棄了專利權，暫時的不作為似乎創設了默示許可，一旦權利人醒來就必然意味著默示許可的撤銷。“你可以在我睡覺時使用它，或期盼我永遠不要醒來，但請注意我會醒來的”。[14]參見［美］小杰伊·德雷特勒著：《知識產權許可》（上），王春燕等譯，清華大學出版社2003年版，第249-250頁。值得關注的是，禁止令救濟與懈怠導致的法律后果不同，原告醒來并主張其權利時將該默示許可的撤銷依然具有不合理性，表現在：一方面實施者的投資勢必因撤銷許可而造成浪費；另一方面，標準化管理難以達到實施。因此，我們需要對專利權人的權利進行必要限制，對其懈怠行為結束后的許可使用作出規定，即實施者可以繼續實施專利技術，但須合理確定許可使用的費用。

4.構成專利權人懈怠行為的時間界限

專利權人的懈怠行為會構成默示許可，但是，并非怠于行使權利就一概被認定為懈怠行為。怠于行使權利的時間超過一定的期限，才會被認定為產生默示許可的懈怠行為。在規定時限內，不應認定為懈怠行為。規定這一期限，一則防止專利權人濫用專利權，二則保障因信賴專利權人的默示許可而擴大投資規模形成的利益。那么，如何確定懈怠行為的時間界限呢？本文認為，確定權利人怠于行使權利的期間應當以侵權訴訟時效為標準。如果怠于行使權利的期間仍處在法定訴訟的時效內，權利人不僅可以依法提出損害賠償的訴訟請求，而且有權依法獲得侵權損害賠償。由此可見，兩年的法定訴訟時效是權利人懈怠行為的“寬恕”極限。如果權利人怠于行使權利的時間超過法定訴訟時效，那么，權利人必須就懈怠行為付出代價，即請求賠償的主張必然受到限制。最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第23條規定，“侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為之日起計算，權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在繼續，在該項專利權有效期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為，侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。”這不僅體現了司法機關對權利人懈怠行為的否定評價，也體現出對當事人利益進行平衡的司法目的。

（三）原則性規定專利默示許可費用標準

在專利默示許可抗辯成立后，豁免了使用方的侵權責任，但并未免除使用方的費用支付義務。最高人民法院的“第4號復函”中，基于標準必要專利形成的默示許可，明確提出默示許可的使用費標準應該“明顯低于正常的許可使用費”。本文認為是合乎情理的。其他情形的默示許可也可以參照執行。有一個值得關注的問題，如果專利權人在專利標準化之前已經實施了獨占性許可或排他性許可使用，那么因為標準必要專利被默示許可的使用人應該向誰支付費用呢？專利權人已經獲得一定時期內的獨占許可使用費，專利標準化后使用人增多，必然壓縮了獨占使用人的市場份額，那么，獨占使用人才是被救濟的對象，也是默示許可使用人支付專利使用費的對象。