專利實用性與充分公開的競合適用問題淺析

宋　巖

專利實用性與充分公開的競合適用問題淺析

宋巖

內容提要：一項發明或者實用新型由于不能實施而導致其可能既屬于不具備實用性的情形，也屬于說明書沒有對發明做出充分公開的情形，由此會產生對同一法律事實適用不同法條的觀點。目前專利審查指南沒有對這種情況下的法律適用做出明確規定，從而可能導致法律適用的混淆，這不符合依法行政和依法審判的精神。通過從法條競合的視角，考察實用性與充分公開之間的關系，并借鑒國外相關立法經驗，進而提出解決問題的建議。

關 鍵 詞：實用性 充分公開 法條競合

Abstract:If an invention or utility model can not be implemented, it may either lack utility or belong to the situation that the description does not disclose suffi ciently, which will lead to the viewpoints that different articles apply to the same legal fact. At present, there is no defi nite regulation for this situation in the Guidelines for Patent Examination, which could lead to the confusion of legal application. It is not in line with the spirit of law-based administration and law-based trial. The article examines the relationship between utility and suff icient disclosure from the angle of coincidence of articles, learns from the foreign related legislative experience, and then makes a proposal to solve the problem.

Key words:utility; suffi cient disclosure; coincidence of articles

專利申請不具備實用性或者沒有充分公開都是駁回專利申請的法定條件。從設置法律概念的角度來說，二者要解決不同的法律問題，本不應當產生法律適用的沖突。但是，在法律實踐中，的確存在著一項發明或實用新型可能既屬于不具備實用性的情形，也屬于說明書沒有對發明做出充分公開的情形。例如，通常認為，要求保護永動機的專利申請不具備實用性，理由是其只有能量輸出，沒有能量輸入，因而違反了能量守恒定律。但是，如果在說明書中增加一個能量輸入的技術特征，該專利申請可能就具備了實用性，進而也能解決技術問題并且產生預期的技術效果。由此是否可以認為沒有記載該特征的說明書公開不充分呢？事實上，世界上其他國家在審查專利申請時，也會面臨幾乎同樣的問題，但是，解決辦法大多與中國不同。我國學者對于實用性與充分公開的關系雖然也有所論述，但是，大多沒有提出可操作性的解決辦法。甚至有觀點認為，充分公開與實用性的內涵是相同的，實用性是充分公開的直接結果。對于一項未充分公開發明的專利申請，審查員無論以未充分公開為由或者以不具備實用性為由，提出反對意見都不存在所謂“混淆概念”的錯誤。a黃敏、張華輝：《“充分公開”與實用性》，載《中國專利與商標》1997年第2期，第58-60頁。但這明顯與二者的立法本意相違背。而通過借鑒法條競合的理論及國外相關立法經驗或許有助于問題的解決。

一、法條競合理論的引入

從詞義上說，“競”是競爭之意，“合”是指符合或結合到一起。b參見中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編：《現代漢語詞典》，商務印書館出版，第547、726頁。“合”由“競”而生，如果沒有“競”，也就無所謂“合”。法條競合是我國刑法學界在罪數論或競合論研究中最為充分、成果最為豐碩的一個領域。c陳興良：《法條競合的學術演進》，載《法律科學》2011年第4期，第60頁。雖然目前對法條競合理論的認識仍有爭論，但通說認為，所謂法條競合，是指因法條錯綜復雜的規定，一個行為同時符合數個法條規定的犯罪構成，但從數個法條之間的邏輯關系看，僅能適用其中一個法條，而排斥其他法條適用之情形。d［日］野村稔著：《刑法總論》，全力其、何力譯，法律出版社2001年版，第448頁。

在專利法領域，雖然也有學者對實用性與充分公開的關系進行了論述，但目前尚無研究從法條競合的視角考察實用性與充分公開的適用問題。本文引入法條競合的概念是基于以下兩個方面考慮：一方面，對于實用性和充分公開而言，二者的適用同樣存在對相同法律事實可能適用不同法律條款的問題。具體而言，當對某一專利申請以不具備實用性提出反對意見時，業內人士可能認為基于相同的事實基礎，也可以對該申請以沒有充分公開提出反對意見，只不過是推理的邏輯有所不同，反之亦然。由此可見，從表現形態上看，實用性與充分公開的競合適用與刑法領域法條競合有相通之處。另一方面，盡管刑法理論與專利法理論相差較遠，尤其是在競合適用原則上，無法借鑒刑法領域中的重法優于輕法、特殊法優于普通法的適用原則，但是，基于以法律思維解決法律問題的方法論應有相通之處，通過借鑒刑法領域關于法條競合理論研究的視角，對專利法領域法條競合問題的解決或許有所啟發。正如陳興良教授所言，法條競合理論的使命是解決法條適用問題，我國刑法學界之所以關注法條競合，就在于試圖運用法條競合理論，解決司法實踐中提出的法律適用的疑難問題。e同注釋c。

二、實用性與充分公開的競合關系辨析

（一）從實用性與充分公開的涵義考察二者的競合關系

《專利法》第22條第4款規定：“實用性是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果”。f《中華人民共和國專利法》，知識產權出版社2009年第4版。而專利申請的充分公開則是在《專利法》第26條第3款中作出了規定：“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”g同注釋f。。

從立法本意而言，實用性強調的是發明內容在產業上的可實施性，一項發明只有具有產業上的可實施性，才能保證申請人和公眾獲得相對更加直接的利益，從而激勵申請人和公眾在此基礎上進行進一步的技術創新。英國知識產權專家Cornish說，“工業實用性的一個重要含義是不應該對實際用途還未確定的科學信息提出專利申請”。hW.R.Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, trademark and Allied Rights, by Sweet&Maxwell, 1996 edit.因此，實用性“原想要表達的一種想法，即一項發明，為了取得專利權，就必須是能夠運用于實際目的的發明。換句話說，發明不能是純理論的，而必須是能夠在實踐中實施的發明”。i張曉都著：《專利實質條件》，法律出版社2002年第1版，第3頁。如果這項發明的目的是制造一種產品，那么，這種產品就必須是能夠制造的，如果這項發明是一種工藝方法，那么這種方法就必須在實踐中能夠實施。

充分公開的立法本意是要求申請人公開發明對現有技術作出貢獻的、幫助理解和實現發明必不可少的全部內容，從而從政府那里獲得利益平衡的契約。“按照契約理論，專利是以國家面貌出現的社會同發明人之間簽訂的一項特殊的契約。這項契約對雙方都是有利的。對發明人來講，公開技術獲得壟斷權可以補償發明創造活動中支出的勞動和費用，還可以獲得更大利益。社會得到的利益表現為增加了新知識，這些知識豐富了科學與技術，并成為它們進一步發展的條件。專利權期限結束后，發明變成為社會的公共財富，公眾可以自由使用”。j賈邦蓮：《知識產權保護機制的基本原理》，http://www.netlawcn.net/second/content.asp?no=1302，最后訪問日期：2015年8月26日。換言之，專利法賦予了專利權人獨占的權利，專利權就具有了壟斷性，而國家保證專利權得到保護的一個前提條件，就是所屬技術領域技術人員根據說明書公開的內容能夠實現發明所述的技術方案，并且解決發明要解決的技術問題，否則權利人就無法得到合法、有效的保護。

因此，實用性要求與技術方案充分公開的要求含義不同，出發點不同，立法依據不同，法定的要求更不同。k張曉都：《實用性與技術方案的充分公開》，載《中國專利與商標》2002年第1期，第19-22頁。實用性要解決的是技術方案本身是否具有產業上的可實施性問題，而充分公開是要以“公開”換“保護”，這里所謂的“公開”主要還是對申請文件撰寫層面的要求。從立法本意的角度而言，二者解決的是不同的法律問題，不應當產生競合的問題。例如“利用獨一無二的自然條件的產品”即便充分公開也不具有實用性。

但令人費解的是，我國專利法關于實用性的定義中除了規定發明或者實用新型能夠制造或者使用外，還規定了“并且能夠產生積極效果”。既然實用性考察的是發明內容在產業上實施的可能性，則不應涉及技術效果的問題，如果需要考慮技術效果，則應是在技術方案能夠實施之后才需要考慮的，而一旦技術方案能夠實施，則其能解決什么樣的技術問題，進而達到什么樣的技術效果，則應是充分公開及創造性需要考慮的問題。因此，對于積極效果的考察違反了實用性的立法本意。而且，進一步導致的問題是，如果技術方案能夠實現制造或者使用，但不能產生積極效果，則如何判斷其是由技術方案本身缺陷所導致的，還是由于說明書中沒有記載相應的技術特征所導致的，如果是二者都有可能，則就產生了競合的問題。

（二）從行政規章相關規定的角度考察二者的競合關系

我國專利審查指南在關于 實用性一章的審查基準部分規定了不具備實用性的幾種主要情形：1.無再現性、2.違背自然規律、3.利用獨一無二自然條件的產品、4.人體或者動物體的非治療目的的外科手術方法、5.測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數的方法、6.無積極效果。l國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年修訂版，第186頁。在關于說明書應當滿足的要求一節中，對清楚、完整和能夠實現進行了解釋和規定。從文字表述本身，并不能看出二者有明顯的沖突之處。但是，從實踐中或者邏輯推理上看，違背自然規律和無積極效果都有可能是要求保護的技術方案中缺乏某一項技術特征而導致，因此，專利審查員如果從此角度推理進而提出說明書沒有對發明或者實用新型進行充分公開的審查意見，似乎也并無錯誤之處。

由此可見，審查指南在將2、6兩種情況納入實用性的審查基準時，并未考慮到其與充分公開的競合適用問題，亦或認為二者的適用沖突可以通過其他規定來解決，如在實用性一章中還規定了：“因不能制造或使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關”。m同注釋l。但僅此而已，專利審查指南中再無針對二者關系的表述。即便如此表述，專利審查員仍然無法判斷不符合自然規律或者不具有積極的效果是由技術方案本身的固有缺陷引起的，還是由于說明書中沒有記載相關的技術特征所導致的。因此，專利審查指南對二者關系的表述盡管試圖秉承實用性與充分公開的立法本意不同、解決不同的法律問題這一思路，但是，并未使二者的競合適用問題由此得以避免。事實上，在法律實踐中，該規定并無實際的可操作性。由此可見，實用性與充分公開競合的出現除了有法條本身的原因之外，專利審查指南的規定也使二者的法律適用產生了沖突。

（三）從法律事實的角度考察二者的競合關系

法律事實，就是法律規范所規定的能夠引起法律關系產生、變更和消滅的客觀情況或現象。n葛洪義著：《法理學》，中國政法大學出版社1999年版，第424頁。在對專利申請文件的審查過程中，法律事實通常是指法官或專利審查員站在本領域技術人員的角度，基于申請文件或者對比文件中的描述而認定的事實。o通常認為，法律事實需要法官認定，但專利案件的特殊性在于，在判斷專利申請是否符合專利法的授權條件時，無論是法官還是專利審查員都需要站在本領域技術人員的角度進行判定。因此，從理論上說，二者判定的事實應當是一致的。基于對目前專利審查指南相關規定的理解，相同的法律事實可能適用不同的法條。

例如在“一種CO2的治理技術及其裝備”的復審案中，專利實質審查員和復審合議組都認為，CO2冷量放大器和氟利昂制冷設備構成的CO2制冷及冷量放大裝備只吸收外界熱量，既不對外傳熱，也不對外做功，同時又要保證CO2處于低溫液相狀態下運行，因此該方案明顯違反能量守恒定律，不具備實用性。p參見專利復審委復審決定第27231號。此時，技術方案不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，由此審查意見也非常契合專利審查指南關于實用性的適用條件。但是，如果申請文件中增加一項放熱保持系統能量守恒的技術特征，則該申請就具備了實用性，由此可見，是否具備實用性并非與說明書公開的程度無關。

再如，在一種“內燃機用含水燃料及其燃燒方法”的復審案中q參見專利復審委復審決定第1294號。，合議組認為，使極性不同的兩種（或兩種以上）物質均勻混合的技術方案，也沒有提及通過對所用內燃機的有關裝置進行改造來解決混合問題的技術方案。所以，對于要求保護的技術方案而言，說明書中記載的內容不足以使該領域技術人員實現所述含水燃料的燃燒，因此，說明書不滿足充分公開的要求。但是，既然兩種極性不同的物質在不借助其他手段的情況下不能均勻混合，則是否也可以認為是無再現性或者違背自然規律而不具備實用性呢？

在專利審查過程中，只要構成要件與前述案例基本一致，即便事實內容有所不同，則幾乎都可以既以實用性提出反對意見，也可以以說明書沒有充分公開提出反對意見。可見，在法條的立法本意不同、法律事實相同的情況下，仍然會出現法條競合的問題，除前述指出的實用性法條規定的原因之外，另一個重要的根源在于專利審查指南沒有對二者的審查基準及適用做出清晰的界定。

三、歐美的相關法律適用規定

（一）歐洲關于實用性和充分公開的法律適用規定

歐洲《專利公約》對實用性和充分公開作了與我國專利法類似的規定。歐洲專利局將實用性稱為工業實用性（Industrial Applicability，也有譯為“產業利用性”）。歐洲《專利公約》第57條規定：“一項發明能夠在包括農業在內的任何工業產業中制造或者使用，則具備工業實用性”。rThe European Patent Convention，網址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar57.html。最后訪問日期：2015年8 月25日。此處翻譯借鑒尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年第1版，第276頁。歐洲《專利公約》第83條則對充分公開做了規定：“歐洲專利申請必須以充分清楚和完整的方式公開發明，使所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明。”sThe European Patent Convention，網址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar83.html。由此可見，歐洲專利局與我國專利局在實用性和充分公開的立法思維上基本是一致的。在此基礎上，兩局的法律適用思維也應有相通或者相互可借鑒之處。但是，歐洲專利審查指南對于實用性和充分公開的法律適用做出了與我國專利審查指南明顯不同的規定。

我國《專利審查指南》在實用性一章規定：“違背自然規律的發明或者實用新型專利申請是不能實施的，因此，不具備實用性。”t國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年修訂版，第186-187頁。在說明書應當充分公開部分，并無關于違反自然規律的審查相關規定。而歐洲《專利審查指南》G部分第三章1.規定：“以明顯違反既定物理定律的方式操作的產品或方法，例如永動機，將被排除在外。如果權利要求僅要求保護發明預期的功能或目的，則應當以不符合公約第57條提出反對意見。但是，如果說一個永動機僅要求保護一個具有特定具體結構的產品，則應當以不符合公約第83條提出反對意見。”uGuidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，網址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ e/g_ iii_1.htm，最后訪問日期：2015年8月25日。由此可見，歐洲專利局將實用性和充分公開的法律適用分得更加清楚和具體，即，直接要求保護違反物理定律的功能或目的是不具備實用性的，而僅要求保護永動機的產品應當以沒有充分公開來拒絕。

對于既要求保護違反物理定律的功能或目的，又要求保護違反物理定律的產品的發明，歐洲《專利審查指南》F部分第三章3.規定：“另一種情況是發明本來就不可能成功實施的，因為其明顯違反了既定的物理定律，例如永動機。如果權利要求不僅要求保護該永動機，還要求保護功能，那么不僅應當以不符合公約第83條提出反對意見，而且還應以發明不符合公約第52條第1款的工業實用性提出反對意見”。vGuidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，網址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/ guidelines/e/f_iii_3.htm，最后訪問日期：2015年8月25日。歐洲專利審查指南雖然規定了充分公開和實用性法條可以同時適用，但是應針對不同類型的權利要求，由此在一定程度上避免了前面所述“合”的問題。但是，對于要求保護明顯違反能量守恒定律的永動機產品應當以不符合充分公開要求來提出反對意見的規定與我國關于實用性的審查邏輯是相矛盾的。我國專利審查指南目前無法借鑒該規定來解決前述的競合問題。

（二）美國關于實用性和充分公開的法律適用規定

《美國專利法》第101條規定：“任何人發明或者創造了任何新的并且有用的方法、機器、制造品或者合成物，或其任何新的并且有用的改進，只要其符合專利法的條件和要求，都可以獲得專利保護。”wConsolidated Patent Laws - May 2015 Update，網址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf, 最后訪問日期：2015年8月25日。此條款的一個重要目的是要確保被授權的專利申請是“有用的”，以符合憲法的要求，該條款通常也被認為是美國對于實用性的要求。x有研究認為，美國專利實用性審查標準經歷了從寬松到部分領域限制嚴格的過程。參見邱國棟：《專利實用性條件研究》，華東政法學院2005年碩士論文。而對于充分公開的規定，美國似乎更加嚴格。《美國專利法》第112條規定：“說明書應當包含對發明的書面描述，并且用完整、清楚、簡明和準確的術語描述制造和使用發明的方式和方法，以使所屬領域或密切相關技術領域的任何技術人員能夠制造和使用該發明。發明人或者共同發明人還應當提出實現其發明的最好實施方式”。yConsolidated Patent Laws - May 2015 Update，網址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf，最后訪問日期：2015年8月25日。由此可見。美國專利局除要求說明書應充分公開之外，還增加了提供最好實施方式的具體規定。

在美國的專利審查實踐中，滿足實用性要求的條件并不一定滿足充分公開的要求。美國專利商標局在MPEP（專利審查程序手冊）——符合實用性要求的申請的審查指南中規定：“如果申請人已經公開了發明的具體和實質的應用并且提供了可信的證據支持這種有用性，但是這一事實本身可能并不能使權利要求滿足第112條的要求。例如，申請人要求某一疾病的治療方法，該方法采用某一化合物并且提供可信的證據表明該化合物在所屬領域是有用的，但是，實際實施該方法時本領域技術人員需要投入‘過度’的試驗，這時，專利申請就不滿足《專利法》第112條第1款的要求，而并非不滿足《專利法》第101條的要求”。zGuidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement [R-11.2013]，網址：http://www.uspto.gov/web/offices/ pac/mpep/s2107.html，最后訪問日期：2015年8月26日。

如果權利要求沒有用或者不可操作，因而不滿足第101條的規定，那么它必然不滿足第112條能夠實施要求中的“如何使用”（how-touse）。如果實質上毫無用處，那么上訴人（申請人）在說明書中不可能教導如何使用它們，當權利要求的主題顯示沒有用或者不可操作時，審查員應當同時做出拒絕，即可以根據《美國專利法》第112條駁回和根據第101條駁回專利申請。

由此可見，美國專利商標局的規定與前面所述的“合”有相通之處，即在技術方案不能實施的情況下，既可以認為該技術方案不滿足實用性的要求，同時由于不知如何使用，也沒有滿足充分公開的要求。也正是因為如此，美國專利商標局對二者出現“競”的情形作出了法律適用規定，即在此情況下，可以同時以申請不滿足實用性和沒有充分公開提出反對意見。

四、啟示和建議

自古至今，在正常情況下，法律的使用總是很慎重的。人們不僅把法律作為判斷是非、善惡和正當與否的規則，還特別強調按照什么樣的方式、手段和規則來進行此種判斷。@7劉金國、蔣立山主編：《新編法理學》，中國政法大學出版社2006年第1版，第61頁。盡管不具有實用性或者說明書沒有充分公開的專利申請，其法律效果都是得不到授權，但是，其不同的法律適用方式代表了不同的價值觀和方法論，而價值觀和方法論將直接影響法律體系的建設。

從前述分析來看，實用性與充分公開競合的主要根源主要在于兩個方面，一是我國專利法對實用性的定義不準確；二是我國專利審查指南對二者的審查基準和二者的關系界定不清。因此，建議擇機對專利法和專利審查指南進行修改，以解決二者競合適用的問題。主要的修改思路是，通過修改專利法和審查指南的相關規定，一方面應分別凸顯實用性和充分公開的立法本意，另一方面是合理界定二者的審查基準，避免二者產生競合適用的沖突。具體而言之：

一是從專利法中刪除“并且能夠產生積極效果”的表述。如前所述，實用性的立法本意是考察技術方案實施的可能性，如果有實施的可能性，則接下來的問題是其他法條需要考察的內容。如果還需要考察技術方案的效果，則就需要考察要解決的技術問題，此時，必將與充分公開的考察內容相重合，既會產生競合適用的問題，也不利于反映實用性的立法本意。

二是在充分公開中引入說明書應當提供具體實施方式的規定。這一點在歐美專利法律法規中都有具體的規定，而我國對于具體實施方式的撰寫并非是強制性要求。事實上，無論是對于我國還是其它國家而言，對于充分公開的法律規定都是對專利申請文件撰寫的要求。而且，目前來看，我國專利申請人由于在撰寫說明書時對具體實施方式問題重視不夠，導致在授權、確權乃至侵權階段經常會處于不利地位。因此，考慮到我國專利申請文件撰寫的現狀及“數量布局、質量取勝”的專利工作思路，應借鑒歐美的立法經驗，研究在未來修改法律法規時擇機引入對于具體實施方式撰寫的強制性要求，以強化充分公開對于撰寫要求的功能。這不但有利于我國申請人提高申請文件的撰寫質量，有利于未來的專利保護和運用，也會進一步體現充分公開是對申請文件撰寫的要求，而不是通過在專利審查指南中寫入實用性與說明書的公開程度無關的表述來將二者區分。

三是將審查指南在實用性審查基準中規定的（2）違反自然規律、（6）無積極效果兩種情形刪除。其中（6）的刪除理由前面已有闡述，在此不再贅述。而對于（2）而言，可以借鑒國外的經驗，根據其要求保護的技術方案的類型不同而分別適用不同的法律條款。如果申請人要求保護違反自然規律的功能或者目的，則其是不可再現的，因此，不具備實用性，如果其要求保護違反自然規律的產品，則可以沒有充分公開提出反對意見。如果在同一技術方案中既要求保護功能或目的，又要求保護產品，則允許審查員同時提出不具有實用性和沒有充分公開的審查意見。這樣就清楚地界定了實用性與充分公開的審查基準，也明晰了二者的適用關系。

進行上述修改之后，專利審查指南中“因不能制造或使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關”的表述則順理成章。

作者簡介：宋巖，專利局材料工程發明審查部醫用材料處處長