主動分案策略與實戰

薛 松

國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心，湖北 武漢430070

隨著國家對自主創新政策和知識產權戰略的推進，我國的發明專利申請數量已經連續四年位居全球第一。對國內申請人而言，在完成發明創造之后，提交專利申請對其智慧成果進行保護的意識也日益增強。但是，僅僅提交一件專利申請，卻未必能夠充分保護申請人的相關利益。來自美日等國的申請人在中國申請專利時，往往通過主動分案的方式衍生出多件專利申請，從“一枝獨秀”變成“多點開花”。

關于分案，見于專利法實施細則第四十二條[1]的規定:一件專利申請包括兩項以上發明的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請;但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

在實踐中，常見的情況是申請人基于審查員提出的單一性審查意見被動地進行分案。此外，申請人也可以根據需要主動提出分案，由于分案享有與原始申請(下稱母案)相同的申請日，因此，在實行先申請制的我國，提出分案申請相較于重新提出一件申請具有時間上的優勢。下面結合分案申請的相關規定和實際案例的操作方法，論述如何通過主動分案充分保護申請人的利益。

一、主動分案的提出時機

主動分案并非在母案提出后的任何時間內均可提出。上述細則第五十四條

第一款規定的期限，是指收到國家知識產權局發出的授予專利權通知之日起兩個月內。也就是說，如果母案經實質審查具有授權前景，申請人可以提出分案的最晚時間點是在收到母案的授予專利權通知之日起再加上兩個月。超出上述期限，則不能再請求分案。

此外，細則第五十四條規定的“專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。”上述所稱“駁回、撤回”是指最終生效的狀態，并非是指申請人收到國家知識產權局相關決定的狀態。以駁回為例，盡管母案經過審查被駁回，由于申請人在收到駁回決定起三個月內仍有權向復審委員會請求復審，因此此時駁回決定并未最終生效，申請人在這一階段仍然能夠提出分案;相似地，在復審階段，或者申請人對復審維持駁回的決定不服而向法院提出上訴的階段，由于此時駁回決定仍未最終生效，申請人仍然能夠提出分案。

從以上內容可以看出，從申請人提出母案申請之日起，到母案最終結案生效的時間階段內，申請人均能夠提出分案申請。由于從提出申請到審查結案的時間周期通常在二十個月以上，這就意味著申請人有較為充分的時間去設計和完善分案請求保護的內容。需要注意的是，對于基于一件分案再次提交分案的情形，其提交分案的時間期限是以最原始的母案來計算。

二、主動分案的保護內容

主動進行分案，其目的是為了完善母案權利要求書的保護范圍。需要注意的是，分案申請必須滿足的一個前提是:分案申請不能超出母案記載的范圍。也就是說，在分案申請中不能出現母案未記載的技術方案。一般而言，分案的說明書和母案說明書的內容完全相同，區別主要在于兩者權利要求書請求保護的內容不同。也就是說，主動分案主要用于保護在母案說明書中有所記載，但是未在母案權利要求書中請求保護的技術方案。而申請人主動分案提出通常出于以下兩種考慮:

(一)彌補母案權利要求的撰寫缺陷

根據專利法第五十九條的規定，發明的保護范圍以權利要求的內容為準。然而，由于申請人或代理人經驗水平有限或者時間準備不足，有可能最初在母案的撰寫過程中將權利要求的保護范圍限制過小。而根據《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節的規定[2]，在發明的實質審查過程中，申請人不得主動刪除獨立權利要求中的特征，或者主動改變獨立權利要求中的特征，以擴大請求保護的范圍。

但是，申請人通過主動分案，在分案中進行上述修改，則可以不受上述規定的限制。例如，申請人可以在分案中主動將母案權利要求中出現的“螺旋彈簧”特征修改為更加上位的“彈性部件”，只要在母案說明書相關的技術方案中記載了“彈性部件”即可。又如，對于母案的權利要求存在多余指定了非必要技術特征的情形，申請人可以通過分案將上述多余特征進行刪除，以擴大保護范圍。

(二)保護其它可挖掘的技術方案

對于經驗豐富的申請人而言，其更多是在母案說明書中挖掘出未請求保護的技術方案，并通過分案予以保護。方案的挖掘一般可以從兩方面展開:一是尋找與母案發明點相近似的變型實施方式:另一是尋找與母案發明點相關聯的其它技術內容，例如沿著相關發明所處的產業鏈位置，向上游或下游進行搜索。例如，母案請求保護一種新的產品A，那么可以考慮母案說明書中是否還記載了該產品A的其它變型形式，例如產品的材質、形狀、內部結構是否存在可替換的其它實施方式;從產品A的關聯性來看，可以考慮產品A的制造方法;用于制造產品A的設備;產品A的工作方式;產品A的使用方法;產品A的核心部件，該產品A可應用的設備或系統;上述內容都是分案申請可以尋求保護的內容。通過上述內容的挖掘，能夠實現圍繞一個主要發明點的專利布局。

由于分案能夠請求保護的內容與母案說明書所記載的內容是息息相關的。我們在分析分案申請可以挖掘哪些內容進行保護的同時，事實上也是對母案說明書撰寫內容的提出的要求。也就是說，在撰寫母案的說明書時，宜記載與主要發明點相關聯的多方面內容，并盡可能以多種變形的實施例予以呈現，從而確保說明書有充足的技術方案供申請人能夠通過分案予以保護。

三、主動分案的應用實例

以日本為代表的國外申請人在利用主動分案進行專利布局具有比較豐富的經驗。下面以日本企業古河電氣工業株式會社(下稱申請人)的專利申請為例，分析一下申請人的分案策略。

申請人于2007年6月27日向國家知識產權局提交了一件申請號為200710109515.5的專利申請，其涉及一種把持件，該把持件用于將內置有光纖的金屬箍進行把持，使用該把持件可將內置有光纖的金屬箍搬運至熔接機進行光纖熔接作業。

該申請(下稱母案)共包括9項權利要求，其獨立權利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面側插入并把持;柄部，其在所述把持部的相反側延設。

經過實質審查，申請人根據國家知識產權局提出的審查意見進行了修改，國家知識產權局于2012年5月16日發出授予專利權通知書，授權的獨立權利要求如下:

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面側插入并把持;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側相反的一側延設，所述柄部由富于撓性的繩或沒有撓性的棒構成。

可見，最終獲得授權的獨立權利要求的保護范圍比申請人預想獲得的范圍要小。申請人于2012年7月25日基于上述母案分別提出兩件分案申請20121026 0611.0(下稱分案一)和20121026018.9(下稱分案二)。

我們首先注意一下分案遞交的時間，由于推定申請人收到授予專利權通知書的時間是在國家知識產權局發出通知書之日起加上兩周的時間，即2012年5月30日。因此，申請人提交分案的時間滿足收到授予專利權通知書后的兩個月內。并且由于申請人主動分案的時間距離截止日期非常之近，表明該分案很大程度上是申請人基于母案授權范圍所作出的策略性調整。

上述分案一包括19項權利要求;分案二包括9項權利要求。在上述分案中，申請人請求保護與母案的把持件結構特征略有不同的把持件，更進一步地，申請人在分案中進一步要求保護夾持有上述把持件的金屬箍夾具，固定有上述金屬箍夾具的光纖熔接機，以及使用上述金屬箍把持件的光纖制造方法。可見，申請人通過主動分案一方面將保護范圍擴大至相對母案具有簡單變形的把持件，另一方面把保護范圍延展至把持件所應用的下游裝置，把持件的使用方法，有意實現多層次，多方位的權利保護。

我們再看一下兩件分案中關于把持件的獨立權利要求和母案有何不同。

其中，分案一涉及的獨立權利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面側插入并把持，所述金屬箍中配置有內置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側相反的一側延設，所述把持部和所述柄部由包括塑料、PVC和橡膠在內的彈性材料構成。

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面側插入并把持，所述金屬箍中配置有內置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側相反的一側延設，與所述把持部一體地形成。

分案二涉及的獨立權利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面側插入并把持，所述金屬箍中內置有需要與光纖心線連接的光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側相反的一側延設，呈繩狀。

可見，申請人在分案中分別對把持件柄部的材質、形態、結合方式進行了進一步限定，從而分別請求保護不同的把持件。盡管母案最終獲得的保護范圍比申請人的預期要小，但是申請人通過分案，將把持件可能存在的實施形式均涵蓋在分案的保護范圍中，一定程度上彌補了母案保護范圍受限的缺陷。

此外，在母案的審查過程中，申請人于2011月3月31日還提交一件分案申請(分案三)，其涉及一種用于加持金屬箍把持件的金屬箍夾具，包括15項權利要求。

從上述案例可以看到，最初的母案僅包括9項權利要求，保護的內容僅涉及金屬箍把持件以及金屬箍的搬運方法。申請人通過主動提交三件分案申請，母案和分案總計包括52項權利要求，可保護的內容涉及金屬箍把持件、夾持金屬箍把持件的金屬箍夾具，具有金屬箍夾具的光纖熔接機、金屬箍的搬運方法，以及帶有金屬箍的光纖的制造方法。可見，通過主動分案，申請人獲得了內容更多樣，層次更豐富，范圍更廣闊的保護范圍。上述策略值得我們國內申請人借鑒，以充分保護申請人的智慧成果。

本文通過對分案申請相關規定的介紹和實際案例的分析，論述了通過分案實現利益保護最大化的常見方法。希望對國內創新主體和廣大申請人制定專利保護策略時具有一定的啟示意義。

[1]＜中華人民共和國專利法實施細則＞2009年修訂.

[2]專利審查指南[M].北京:知識產權出版社，2010.