立體商標實用功能性的認定標準

王小麗

立體商標實用功能性的認定標準

王小麗

“競爭所需”標準在替代設計不存在或數量有限時認定功能性是對功能性原則維護自由競爭政策目標的極端化理解，也忽視了功能性原則對專利制度完整性的保障。美國和歐盟目前所采納的“實用優勢”標準具有理論上的合理性，應為我國所借鑒。具體而言，應將替代設計作為實用功能性的認定要素而非唯一指標；應重視實用專利的證據效力，依據功能性而非“專利自身規則”排除實用專利所覆蓋特征的商標保護。

政策目標；實用功能性；“競爭所需”標準；“實用優勢”標準

一、問題的提出

“非功能性”是立體商標保護的獨特要件。立體標識要獲得商標保護除具備顯著性外，還必須是“非功能性”的。對此，我國《商標法》第12條規定，“以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得注冊。”盡管法律明確將功能性作為立體商標保護的排除性要件，如何正確認定功能性卻非易事。以實踐中涉及較多的“實用功能性”為例，《商標法》并未對“為獲得技術效果而需要的商品形狀”進行界定。從字面含義來看，如果可以實現同樣技術效果的形狀有很多種，其中一種是否構成為獲得技術效果而“需要”的并不明確。《商標審查及審理標準》將之界定為“為使商品具備特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地實現所必需使用的形狀”，“必需”這一語詞的使用似乎意味著如果存在可供選擇的替代設計，該形狀就不是“必需”的。我國學術界有人主張“以競爭論為依歸”［1］，將替代設計作為唯一的考量因素，在替代設計不存在或數量較少時認定功能性［2］。實務界也有人持同樣觀點［3］。乍看之下，“競爭所需”的確合乎情理。既然功能性旨在排除可能阻礙他人自由參與競爭的立體標識的保護，如果競爭者有替代設計可以使用，禁止復制就不會阻礙競爭，也就不應該被認定為是功能性的。然而，盡管“競爭所需”曾于20世紀下半葉在美國被廣泛采納，卻并非目前美國和歐盟所持守的標準。那么，其是否應為我國所采納？實用功能性如何認定？未來《商標審查及審理標準》修訂，應該如何界定“為獲得技術效果而需要的形狀”？

同樣重要的是，實用性的產品形狀、結構也可能享有專利權，是否允許同一產品特征上專利與商標雙重保護？不同的功能性認定標準導致對這一問題的回答是不同的。因此，實用功能性的認定不僅是立體商標保護無法回避的問題，還關涉商標法與專利法的協調。目前，金沙巧克力案、雀巢方形瓶案等引起了學界對立體商標“顯著性”的關注，但對功能性的探討仍然有限，專門針對實用功能性的研究更是尚付闕如。本文擬以功能性原則的政策目標為依據，剖析“競爭所需”標準，結合美國和歐盟的實踐，嘗試為立體商標實用功能性的判斷提供妥當的標準。

二、檢驗依據：功能性原則的政策目標

功能性原則的政策目標是檢驗某種認定標準是否妥當的依據，也是本文論述的起點。為了避免對產品自身的壟斷，維護自由競爭，早期法院都堅持商標必須從物理上與商品相分離，以從根本上排除實用物品的商標保護。盡管當時立體標識的商標地位并未確立，那些與常見的外觀顯著不同的設計仍然可能由于長期的商業使用而使得消費者將之與單一來源相聯系，即具備顯著性。允許競爭者復制這些特征可能會導致消費者混淆，這對消費公眾和設計使用者顯然都是不公平的。因此，實踐中，如果能夠證明產品特征獲得了顯著性，且他人的復制可能導致消費者混淆，使用者可以根據不正當競爭法中的“假冒之訴”獲得救濟。另一方面，對產品形狀、結構等特征過于寬泛的保護也可能妨害自由競爭。例如，允許壟斷橄欖球的橢圓形形狀會將競爭對手置于不利地位，因為他人不可能銷售圓形、長方形或六角形的橄欖球。為了避免這種有害競爭的后果出現，有必要對“假冒之訴”加以限制：如果被告可以證明是為自由競爭的需要復制這些特征，則“假冒之訴”不成立。與此同時，法院也意識到立體標識保護不僅影響自由競爭，還可能危及專利、版權制度①實用藝術品的版權保護出現較晚，早期階段一般只涉及對專利制度的影響。。產品形狀、結構也可能受專利、版權保護，“假冒之訴”相當于以反不正當競爭法為幌子授予了永久性的壟斷權，規避了專利法、版權法對保護期限的規定。在早期階段，法院非常注重立體標識保護對專利制度的影響，曾一概拒絕對在先專利所覆蓋的特征提供保護。

上述背景決定了功能性要實現兩項政策目標：其一是維護自由競爭，一旦特征被認定為是功能性的，出于自由競爭和社會整體福利的需要，即使其具備了顯著性也應該允許他人復制；其二是特定條件下排除曾享有專利權、版權的產品特征的商標保護，保障專利、版權制度的完整性，避免將商標權異化為永久性的專利、版權保護。這兩項政策目標彼此關聯，其中最根本、最重要的是對自由競爭的維護。首先，并非所有的立體標識都曾受專利、版權保護，質言之，并非所有的功能性問題都涉及商標法與專利法、版權法之間的協調。其次，功能性原則排除專利、版權客體上的商標保護，保障專利、版權制度的完整性仍然是出于對自由競爭的維護。以實用功能性為例，發明或實用新型在短期內是對特定市場競爭的限制，卻通過設定具體的授權條件、權利的例外或限制等在長期內促進競爭，保護期限的限定也正是為了確保專利權不產生反競爭的后果。賦予發明、實用新型的保護對象以商標權實際上是繞過了維護自由競爭的相關制度設置獲得了永久性的壟斷權，將他人置于競爭不利地位。相應地，排除專利權客體上的商標保護是考慮到實用產品特征應該被自由獲取，而非劃分專利法和商標法之間的界限。可見，功能性原則的兩項政策目標相互聯系，不可偏廢，二者均是檢驗功能性的認定標準是否恰當的依據。

三、“競爭所需”標準：理論缺陷與現實困境

如前所述，“競爭所需”標準是以“替代設計”為唯一指標考察競爭對手是否有必要復制該特征以參與競爭：只要存在合理數量的替代設計，就認定特征不是他人有效競爭所需的，是“非功能性”的并可以受到商標保護。該標準最先見于1982年的莫頓諾維奇案②In re Morton-Norwich Products，671 F.2d 1332（CCPA 1982），功能性是“‘功能或制造成本（事實上的）上的優越’，‘優越’是根據復制的競爭需求來界定的。”，美國最高法院在夸利泰克斯案③Qualitex Co.v.Jacobson Products，514 U.S.159（1995）.中對之加以肯定，使得其適用愈加普遍。夸利泰克斯案之后，只要存在合理數量的替代設計，即使是曾受實用專利④美國專利法將專利分為實用專利與設計專利，為行文方便，本文用“實用專利”指代發明和實用新型。保護的特征也被認定為是非功能性的。以前述功能性原則的政策目標來檢驗，會發現“競爭所需”標準面臨理論缺陷與現實困境。

（一）將替代設計作為唯一指標：曲解“維護自由競爭”

“競爭所需”標準貌似合理：如果市場上存在合理數量的替代設計，對其中一種授予排他權就不會阻礙自由競爭，因為競爭者可以使用其它設計。然而，細究便不難發現，這一結論預設只有替代設計不存在或者數量有限，即市場對競爭者完全關閉才有礙競爭，是對功能性原則維護自由競爭的政策目標的極端化理解。對競爭的影響并非取決于物理上或觀念上可能的設計的范圍，而應取決于會被消費者接受為完全替代品（perfect substitute）的替代設計的數量［4］。在傳統的語詞、圖形商標語境下，競爭者找尋替代性標識的成本很小，更不會導致他人無法生產競爭性產品。產品特征作為來源指示則不同，一則開發替代設計需要較大成本；二則，即使替代設計可以被開發，也可能因為與原設計近似或仍在第三人的專利保護期內等而不能使用；三則，消費者一旦根據之前的購買經驗對原設計滿意，就很難將替代設計視為完全替代品，因為搜尋其它產品需要時間、精力等成本，且往往具有不確定性。如果開發替代設計的難度、其作為替代品的可接受性等成本過大，則迫使競爭者轉向替代設計導致的反競爭損失很可能比提供商標保護所帶來的信息收益更大。因此，不應將替代設計作為衡量是否阻礙自由競爭的唯一指標，除了替代設計不存在或數量較少，特征曾享有實用專利，能夠降低成本、提高質量、便于使用等也應作為特征具有優勢，禁止復制會阻礙競爭的證據。

（二）未完全排除實用專利與商標的重合：忽視對專利制度完整性的保障

維護專利制度的完整性是功能性原則的政策目標之一，美國和歐盟都將發明、實用新型作為功能性的有力證據，絕對否定實用專利到期后的商標保護。根據“競爭所需”標準，即使是曾受實用專利保護的特征，只要存在合理數量的替代設計就被認為是非功能性的，這是對功能性原則維護專利制度完整性的政策目標的忽視。

有學者反對絕對排除實用專利與商標之間的重合，認為實用專利本身并不能作為產品特征具有競爭優勢的證據［5］。專利并不必然帶來競爭優勢，有些專利的商業價值沒有預期那樣大。或者，盡管申請時能夠帶來市場價值，但在保護期滿時甚至此前已出現了更好的設計，此時專利已沒有競爭優勢，對其提供保護不會造成反競爭的后果。再者，立體標識持有人并不是在專利到期后自動獲得了商標權，而是要滿足“顯著性”這一要件，否定實用專利到期后的商標保護有失公平。筆者認為，上述觀點無法成立：

首先，功能性所要求的競爭優勢僅僅指降低成本、提高質量等技術上的優勢，至于這些優勢是否具有市場價值，能否為使用者帶來商業成功應在所不問。專利授權條件中，新穎性要求“新”，創造性要求“難”，實用性意味著“能夠產生積極效果”，這些要件足以推定專利客體具備一定的實用優勢。即使這些優勢在專利到期時或之前就喪失了，也并不意味著禁止復制專利所覆蓋的特征不會阻礙自由競爭。如前所述，否定實用專利客體上的商標保護，最終是出于維護自由競爭的需要。專利到期后，若允許權利人以“商標”的名義繼續控制產品特征，則他人要對發明做出改進仍然需要考慮客體上是否存在商標權，生產改進后的產品也很可能與原產品近似而構成商標侵權，而且這種限制很可能是永久性的，這對他人做出改進發明、參與競爭來說成本是巨大的。

其次，專利權人固然不是憑空、自動獲得了商標保護，但在專利權保護期限內，通常只有專利權人或經其許可的少數幾個生產者提供專利產品。若其有意獲得后續的商標保護，會刻意將產品的形狀、結構宣傳為識別來源的標志。這樣一來，即使特征不具備固有顯著性，經過若干年的持續使用，及至專利到期時證明獲得顯著性也并不困難。更重要的是，表面看來商標權與之前的專利權彼此獨立，毫不相關，實則不然。作為少數的甚至是唯一的產品提供者，權利人在專利保護期限內很容易積聚消費者對其品牌的忠誠度，這使其在專利到期后即使沒有后續的商標保護也可以繼續維持一定的市場份額，而此時競爭者才剛剛進入市場。若權利人的這種優勢以商標的名義被持久壟斷，會對他人提供替代性產品造成更大障礙。

由此可見，否定實用專利到期后的商標保護是維護自由競爭的需要。“競爭所需”標準忽視實用專利的證據效力，只考察替代設計，無法完全排除實用專利與商標保護的重合。進一步看，若適用“競爭所需”標準，則否定實用專利與商標的重合必須依據所謂的“專利自身規則”（patent per se rule），這將使其面臨現實的困境。“專利自身規則”是指專利權到期后客體即進入“公共領域”，他人可以自由復制，即根據專利自身的存在否定后續的商標保護。這一做法是否恰當？解讀美國第十巡回上訴法院判決的瓦納多案①Vornado Air Circulation Sys.v.Duracraft Corp.，58 F.3d 1498（1995）.可以找到答案。在該案中，盡管原告對要求受到保護的風扇的螺旋格柵曾享有實用專利，法院仍然運用“競爭所需”標準認定其是非功能性的。接著，為了排除對專利所覆蓋特征的商標保護，法院不得不另尋依據：如果非功能性特征是專利的重要創新部分，應允許他人自由復制。這種依據到期專利否定商標保護的做法實際是預設專利權優于商標權，而這是缺乏法律依據的。而且，根據專利否定商標保護應該既適用于實用專利也適用于設計專利，因為二者同為專利權的類型，甚至規定在同一法律當中。但實踐中各國均肯定設計專利與商標之間的重合，“專利自身規則”無法解決這一與現實的矛盾。造成這一困境的原因是，“競爭所需”標準忽視了調整商標與專利制度之間的關系是功能性原則的政策目標之一，未將實用專利作為功能性認定的重要證據，導致依據獨立的“專利自身規則”而非功能性否定實用專利到期后的商標保護。

四、“實用優勢”標準：實用功能性認定的應然判準

綜觀美國和歐盟的實踐，除“競爭所需”標準外，還存在“實用性”標準和“實用優勢”標準。“實用性”標準源于美國1938年《侵權法重述》的規定，只要特征“影響產品的用途、功能、性能，或者產品的加工、處理、使用的便利或經濟”①Restatementof Torts，§742（1938）.，就構成功能性。“實用優勢”標準則主張產品結構、形狀在成本、質量等方面具有特定的實用優勢時認定功能性。“實用性”標準的弊端是顯然的，但凡實用特征都會影響產品的用途、功能等，將功能性等同于實用性幾乎是從根本上否定了產品特征的商標保護。本文主張將“實用優勢”標準作為功能性認定的應然標準，其既是美國和歐盟目前所采納的標準，也具有理論上的合理性。

（一）“實用優勢”標準的實踐運用

“實用優勢”標準同樣最先出現在莫頓諾維奇案中。在該案中，美國聯邦巡回上訴法院總結了認定功能性的四個要素：披露設計實用優勢的實用專利；宣傳設計實用性的廣告或促銷材料；能夠同樣好地實現同樣功能的替代設計；設計是否源自相對簡單、便宜或優越的商品制造方式②In re Morton-Norwich Products，671 F.2d 1332（CCPA 1982）.。但是，由于將功能性界定為了“復制的競爭需求”，法院并未依據上述要素認定功能性，而是將替代設計作為了唯一指標。此后至20世紀末，“競爭所需”標準普遍適用。最高法院2001年判決的特拉菲克斯案③TrafFix Devices，Inc.v.Marketing Displays，Inc.532 U.S.23（2001）.是美國從“競爭所需”標準到“實用優勢”標準的拐點。該案指出，夸利泰克斯案采納“競爭所需”標準之所以恰當是因為其主要涉及美學功能性，實用功能性的認定仍應適用殷伍德案的標準，即應在“特征對裝置的用途或目的必不可少或影響裝置的成本或質量”時認定功能性。問題在于，很多特征都會影響產品的成本或質量，但卻遠遠算不上是“必不可少”的，殷伍德標準前后兩部分寬嚴程度不同使之難以適用。因此，最高法院在對功能性的分析中討論了實用專利，替代設計，雙彈簧有利于節省成本等，這與莫頓諾維奇案列舉的四個要素整體上是一致的。可以說，特拉菲克斯案對莫頓諾維奇案采取了揚棄的態度，否定了其根據“復制的競爭需求”來界定特征是否“優越”的做法，但保留了與其類似的多要素標準來判斷特征是否具有實用優勢。特拉菲克斯案之后，替代設計的證據效力大大弱化，僅僅是認定功能性的考量因素而非唯一指標；實用專利的證據效力得以加強，美國商標審理與上訴委員會（TTAB）甚至認為標識曾是實用專利的保護對象這一點即足以認定功能性，《商標審查指南》也作了類似規定④In re Howard Leight Industries，LLC，80 USPQ2d 1507（TTAB 2006）；1202.02（a）（v）（A）of Trademark Manual of Examining Procedure（TMEP）.。

“實用優勢”標準也為歐盟所采納。在飛利浦案中，歐盟最高法院指出，從“為獲得技術效果而需要的商品形狀”的措辭來看，“并不能得出結論認為存在可以獲得同樣技術效果的其它形狀，駁回或無效的事由就不再適用”⑤Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd（C-299/99）［2002］.。飛利浦三頭剃須刀呈等邊三角形分布的結構達到了更好的剃須效果，因此盡管存在替代設計，其仍然未被準予注冊。樂高案中，歐洲最高法院同樣拒絕將替代設計作為認定功能性的唯一證據，并進一步分析了原因：并非只要存在替代設計就對競爭者采用技術手段沒有影響，將特征注冊為商標不僅可能阻礙他人使用相同形狀，也可能阻礙他人使用類似形狀⑥Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the InternalMarket（OHIM）（C-48/09 P）2010.。在專利的證據效力方面，樂高案中，盡管大上訴委員會稱標識是或者曾是專利權的客體并不能成為商標注冊的障礙，但在先專利仍是功能性“無可辯駁的證據”。

（二）“實用優勢”標準的合理性

“實用優勢”標準的合理性可以從以下幾個方面得以證成：

首先，立體標識確權成本較高，應從政策導向上對立體商標保護加以限制，“實用優勢”標準相對寬松，可以實現這一目的。傳統的語詞、圖形商標滿足“顯著性”即可獲得保護，而立體商標除顯著性之外還需考量“功能性”。而且，單就顯著性的認定來看，立體商標也較傳統標識更為困難。臆造、任意、暗示性、描述性等對固有顯著性的分類建立在消費者對語詞商標的預設基礎上，難以用于立體標識顯著性的認定。立體標識符合何種要求才是固有顯著性的，何種情形下必須證明“第二含義”，各國對此還沒有成熟的經驗。知識產權不僅是一項私權，從國家層面而言，其還是公共政策選擇的工具。商標法最重要的目的是為消費者提供識別來源的手段，建立良好的市場秩序，而可以識別來源的符號是豐富的。因此，應從政策導向上對立體商標保護加以限制，“實用優勢”標準相對寬松，可以使得更多立體標識被排除保護，實現這一目的。

其次，成本收益的比較表明，相對寬松的“實用優勢”標準更可取。功能性乃是為了平衡不保護具有顯著性的立體標識可能產生的混淆成本和給予保護對自由競爭的損害，其認定標準的寬嚴取決于如何權衡二者。“競爭所需”標準的支持者通常強調允許復制會造成消費者混淆，但事實上，混淆并不總是存在，而且混淆成本可以減少甚至消除。第一，理論上，一旦立體標識具有了顯著性就可能導致消費者混淆，但現實生活往往并非如此。立體標識的使用者很可能在商品上同時使用了語詞、圖形等標識，這些標識同樣可以指引消費者準確找到其所欲購買的商品，對于價值較高的商品而言更是如此，因為消費者在做出購買決定時通常更為審慎。第二，即使混淆成本存在，也可以通過為具有顯著性的功能性特征提供一定的救濟予以降低或減少。法院可以在允許競爭者復制的同時責令其采取措施降低混淆可能性，如添加自己的識別性標識或刊登廣告予以澄清等。久而久之，隨著競爭者的加入，消費者被混淆的狀態不會一直存在。而另一方面，維護自由競爭，允許復制的收益是顯見的，模仿是創新的一種方式，允許競爭者復制、改進可以確保消費者獲得更質優價廉的產品。功能性在現代商標法上為確權要件，沒有商標權意味著缺少救濟基礎，為具備顯著性的功能性標識提供救濟可能頗具爭議，但這仍然是平衡利益的最佳方式，而且這種做法在商標法領域也并不鮮見。例如，標識雖因使用不當喪失顯著性而被認定為通用標識，卻仍可能在特定消費者群體中具有商標意義，這種情況下法院會允許競爭者使用，同時要求其在銷售給該特定消費者群體時另行添加標識以示區別①King-Seeley Thermos Co.v.Aladdin Industries，Inc.，321 F.2d 577（1963）.。

最后，“實用優勢”標準能夠很好地實現功能性原則的兩項政策目標。一方面，其與“競爭所需”標準一樣，都關注禁止復制對自由競爭的影響，只是前者將其極端化為了競爭對手復制的必要性；后者則著眼于特征自身的實用優勢，推定保護具有特定實用優勢的特征會限制他人對技術方案的使用，從而影響自由競爭。另一方面，“實用優勢”標準將實用專利作為功能性的證據，推定給予后續的商標保護有礙自由競爭，恰當地處理了商標與在先專利之間的關系，并且能夠避免陷入依據“專利自身規則”否定商標與實用專利重合的窘境。

五、結語

誠如麥卡錫教授所言，“競爭所需”只能作為對功能性原則維護自由競爭的政策目標的描述，難以作為具體的適用標準［6］。我國應參考莫頓諾維奇案的四個要素，采納“實用優勢”標準認定實用功能性。未來《商標審查及審理標準》修訂時，建議將“為獲得技術效果而需要的商品形狀”界定為“在使商品具備或更好地實現特定的功能方面具有優勢的形狀，應考察替代設計、實用專利、特征是否具有降低成本或提高質量等實用優勢、宣傳特征實用優勢的廣告等因素加以判斷”。

［1］凌宗亮.論立體商標的非功能性——兼談我國〈商標法〉第12條的完善［J］.電子知識產權，2010，（3）.

［2］杜穎.商標法中的功能性原則——以美國法為中心的初步分析［J］.比較法研究，2009，（1）.

［3］費列羅有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標確權糾紛案［EB/OL］.http://law yerstars.com/ article-2468-1.htm l，2015-05-25.

［4］Mark M cKenna.（Dys）functionality［J］.Houston Law Review，2011，（4）.

［5］張玉敏，凌宗亮.三維標志多重保護的體系化解讀［J］.知識產權，2009，（6）.

［6］J.Thomas M cCarthy.M cCarthy on Trademarks and Unfair competition［M］.New York:Thomson/West Press，2014.

［責任編輯：索原］

王小麗，中南財經政法大學講師，法學博士，湖北武漢430223

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1004-4434（2015）12-0063-05

中央高校基本科研業務費資助項目“商標法功能性原則研究”（2012033）