美國商業方法專利適格性審查的新發展

摘要：Bilski案否定了對商業方法專利的全類別排除，并拒絕將“機器或轉變測試法”作為判斷“何謂方法”的唯一測試法，顯現出專利適格性問題上“明線規則”的弱化，有利于對發明實質的關注，避免被不當規避，同時對新技術的發展更具包容性。Bilski案后，CAFC通過系列商業方法專利適格性判例闡釋了禁止“先占抽象概念”的標準：“完全由人的思維執行的方法”屬于不可專利的抽象概念；未對抽象概念進行“有意義的限制”不可專利；“抽象概念的實際應用”屬于專利適格標的；商業方法實施“裝置”、“系統”發明同樣可能屬于“抽象概念”等。這些更靈活務實的適格性審查規則，以及旨在提高商業方法專利質量的各項行政程序的實施，將令商業方法專利呈現更積極有序的前景。

關鍵詞：商業方法；專利適格性；明線規則；Bilski案

中圖分類號：D912.8文獻標識碼：A文章編號：16738268（2015）04002707

2010年6月28日，美國聯邦“最高法院”（以下簡稱“最高法院”）對Bilski案①進行全席審理（en banc）后做出了最終決定，認為案涉“能源風險管理方法”屬于不可專利的“抽象概念”，從而為這場1997年開始，持續13年的爭議畫上了句號。

該案的審理萬眾矚目，原因在于長期以來各方對商業方法專利質量與經濟效率的質疑。自1998年State Street案明確打開商業方法專利保護大門后，尋求保護普通商業實踐的專利申請像潮水一樣涌入，第705類（商業方法）專利申請從1997年的不足1 000件增長到2007年的11 000件②，一系列令人啼笑皆非的商業方法專利獲得授權，引發了公眾對于商業方法專利質量的關注。進而，社會開始討論商業方法專利的激勵作用與其帶來的種種不利，即商業方法專利究竟是促進還是抑制了創新，追根溯源產生了關于商業方法是否應予以專利保護、專利保護的邊界問題等。各界期待最高法院能對此做出回應。最高法院否定了聯邦巡回上訴法院（以下簡稱CAFC）將“機器或轉變測試法”（machineortransformation test，MOT測試）作為判斷“何謂方法”唯一測試法的觀點，而是基于所涉發明屬于“抽象概念”作出判決，且沒有清晰界定“抽象概念”的定義，只指示CAFC發展出其他促進專利法目的并且與專利法文本一致的限制性標準。針對這一狀況，CAFC在此后的系列案件中詮釋了“抽象概念”例外這一基本標準，并形成了基本穩定的判例體系。Bilski案及其后判例構成了美國商業方法專利適格性標準的最新脈絡，對于商業方法專利的發展圖景有著顯而易見的影響。本文將重新發現Bilski案的價值，并結合近五年的最新判例，對商業方法專利適格性的審查判斷因素、發展趨勢逐一進行討論。一、對“商業方法”發明類別屬性的忽略與重視“在專利實踐中創造、使用和不斷更新有關可專利主題的分類，這是一個牢固的傳統。”[1]的確，一個界定良好的專利分類系統具有重要的價值，比如對現有技術范圍的確認，甚至還意味著適用于特定領域的審查規則和爭端解決機制。但是，在確定專利適格性的問題上，因為發明屬于某一類別如“商業方法”而將其排除出專利客體范圍之外存在諸多不合理之處。至少，“商業方法”概念本身并不確切——眾多定義的存在從側面說明了這一點，對商業方法專利的全類別排除無法確定其適用范圍將有多廣，以及它是否會更“有效地”排除商業經營方面的技術。Bilski案及其后判例在適格性審查時忽略了對“商業方法”發明的類別關注，而在行政程序方面更重視商業方法專利質量的現實窘境，制定了更多旨在提高商業方法專利質量的措施。

（一）對商業方法專利全類別排除（categorical exclusion）之否定Bilski案中，最高法院從法律解釋角度否定了對商業方法專利的全類別排除，認為美國專利法（35 U.S.C.）定義中所說的“方法”（method）可能含有部分商業經營方法。首先，沒有任何“方法”（method）的“通常的、現在的和普通的含義”排除了商業方法，比如，《韋伯新國際詞典》所定義的“method”是“按照順序或流程……做任何事情的方法；調查和指導的一套程序等”。其次，已有法律明確考慮了存在部分商業方法專利這一事實。35 U.S.C.§273 （b）（1）規定，“如果專利權人基于一項專利方法（a method in a patent）主張專利侵權，被控侵權人能夠主張先用權抗辯”，該規定中的方法（method）在35 U.S.C.§273 （a）（3）中被定義為“商業經營的方法”。因此，專利法許可這一抗辯事實上承認了可以存在商業方法專利。如果采用商業方法專利的全類別排除，認為35 U.S.C.§101條“可專利的發明”——“任何人發明或發現任何新而有用的方法、機器、制品或物之組合或上述任何新而有用的改進者”中的“方法”整個地排除了商業方法，將使35 U.S.C.§273完全沒有意義，也違背了對一個法律條文的解釋不能使其他條文歸于無效的法律解釋原則。

（二）更一般的專利適格性判斷路徑

Bilski案后的判例均忽略了其是否是商業方法的判斷，而遵循了更一般的專利適格性判斷路徑。第一個步驟是判斷所主張的發明是否屬于方法、機器、制品或物之組合這四個法定類別。假設符合，則進入第二個步驟，分析標的適格性的法定例外，即權利要求限定的系爭發明是否屬于專利適格標的的例外：自然法則、自然現象或抽象概念？它們代表了“科技工作的基本工具”，應由所有人共享而不得被侵占，先占這些基本工具的專利不應被允許。防止先占基本原理是應用35 U.S.C.§101之法定例外時的首要目標。當然，重點并非“先占”——它一定程度上就是專利權的法律本質特性——一定期限內的壟斷實施權；重點在于不能先占自然法則、自然現象或抽象概念。自然法則、自然現象不能被授予專利的原因在于它們從來不是被“發明”出來，而在商業方法專利適格性判斷問題上，更通常的疑問是請求項有任何“先占抽象概念的風險”嗎？對此，CAFC通過下文系列判例列出了更具體化的考慮因素：如，該方法是否可以完全由人的思維去執行？該方法是否屬于對抽象概念的應用，并產生了新的有用的結果？該方法是否包括至少一個實質限制條件，增加了更多有意義的內容到基本原理中，使請求項得以縮減？電腦的使用是否對抽象概念構成限制？該申請是否形式上為“裝置”、“系統”發明，但實質上與屬于抽象概念的“方法”發明無異？

（三）對商業方法專利質量的重視

如果說專利的適格性問題是一個“第一位”的門檻問題，那么專利質量則是一個“第二位”的優劣問題，是可以經時間、經驗、技術的累積解決的問題。這兩個問題不在同一層面上，判斷標準與功能也并不相同，不能相互替代。正如Creg S·Fine教授指出：“隨著大量商業方法專利申請的提交，更多有價值現有技術的出現，將能更好地審查專利申請的范圍及其新穎性，最終將解決低質量專利的問題。”[2]應該承認，在專利適格性的標準問題上，最高法院及CAFC實際上在忽略“商業方法”發明的特性：否認商業方法全類別不能獲得專利保護，拒絕對多數商業方法而言更嚴格的“MOT測試”；但考慮到眾多對商業方法專利泛濫的批評，已有越來越多旨在提高商業方法專利質量的措施出臺。2011年9月16日生效的《美國發明法案》（LeahySmith America Invents Act，AIA）第18部分詳述了《涉及商業方法專利的過渡方案》，該法案規定專利商標局（USPTO）在AIA施行不遲于一年之內啟動對商業方法專利的授后審查（postgrant review），為商業方法專利的被控侵權人建立一個過渡性的授權后復審程序，即USPTO先對被控的涵蓋商業方法專利（covered business method patents）的有效性作出審查，再進入民事訴訟過程，以防止商業方法垃圾專利和無效的商業方法專利。2012年9月16日，USPTO的多方復審程序、授權后復審程序、涵蓋商業方法專利的過渡方案實施變革等最終規則如期生效實施[3]。

此外，公眾參與也是提高專利質量的重要途徑。早在2007年6月，USPTO與紐約法學院聯合推出了一個名為“公眾專利評審”的網上試驗平臺（www.peertopatent.org），首次允許公眾在一定程度上參與到專利審查過程中來。此后，該平臺審查客體范圍從軟件專利擴大到電子商務及商業方法專利。從年度報告公布的相關數據分析，“公眾專利評審”平臺確實能吸引專家和技術人員參與到專利審查中來，有助于發明人提交質量更高的專利申請，有利于專利審查員獲得更多、更準確的技術信息，特別是非專利文獻，從而最終提高了授權專利的質量[4]。二、Bilski案后判例對商業方法專利適格性“抽象概念”例外標準的具體化（一）“完全可以由人的思維執行的方法”屬于不可專利的抽象概念Cybersource案Cybersource Corp.v. Retail Decisions， Inc.， 654 F.3d 1366 （2011）。原告專利權人Cybersource于2004年起訴，被告提出了專利再審查（reexamination），USPTO認定原告修改后公告的專利有效。CAFC做出In re Bilski判決之后，被告向地方法院主張專利無效并獲支持，原告遂向CAFC上訴。在最高法院做出Bilski案判決后才恢復審理，較顯著地反映了CAFC執行Bilski案判決要旨的嘗試。

該發明的技術思想是使用“網絡地址（Internet address）”資料例如IP地址、MAC地址、email地址等，判斷一項交易相關的網絡地址是否與其他利用統一信用卡交易時所使用過的網絡地址一致，以達到檢測是否存在欺詐的目的。由于最高法院指出“MOT測試”是判斷方法專利適格性與否的重要線索，但并非唯一標準，因此CAFC在認定方法請求項不符合“MOT測試”后做了進一步分析，認為其屬于不可專利的思維方法——抽象概念的一種。方法請求項的每個步驟均具有寬廣意義，可以解讀為讓人去執行的動作：步驟（a）資料收集可以由一個人去讀取資料庫中的交易資料完成；步驟（b）構建一幅信用卡號圖可以由紙筆完成；步驟（c） 利用該信用卡號圖決定該信用卡交易是否有效，足以涵蓋任何基于收集交易信息及互聯網的詐騙檢測方法，并且完全可以藉由人的觀察完成。可利用思維執行或等價于人類思維的方法都是不可專利的抽象概念，它們是科技工作的基本工具，如果被獨占，將阻礙而非促進技術進步。因此，CAFC在2011年8月做出了系爭方法請求項無效的判決。

CAFC于2012年7月對Bancorp案Bancorp Services， L.L.C. v Sun Life Assurance Co. of Canada （U.S.），687 F.3d 1266 （2012）.的判決同樣遵循了“完全由人的思維執行的方法屬于不可專利之抽象概念”的標準。本案中投資管理穩定價額計算是數學原理，屬于抽象概念，運用人的思維手動操作同樣可以完成。Bancorp請求項中電腦只能發揮普通的協助、重復計算之功能，因此添加電腦使用的限制并沒有使電腦成為不可或缺的要件（a significant part）。

與上述判例相反，在Bilski案后CAFC第一個關于專利適格性的判決RCT案Research Corp. Tech.， Inc. v. Microsoft Corp.， No. 20101037 （Fed. Cir. 2010）.中，案涉計算機軟件相關發明專利是一種用于形成半色調影像的方法，該方法需要使用電腦處理有限數量的像素、作為遮罩（mask）的二維陣列，并最終呈現半色調影像。從現實情況而言，這并不能完全由人的思維實施完成，沒有“如此抽象到會脫離專利法的框架及法定語言”，因此不屬于抽象概念，也就不能成為專利適格標的。

因此，單純的思維方法，即使由電腦執行，也并不可專利。CAFC在In re Alappat判決In re Alappat， 33 F.3d 1526 （Fed. Cir. 1994）.中認為，當一臺電腦被軟件程序化，通過執行指令實現特定功能時，就有效地成為了一臺特定目的的電腦，“創造了一個新的機器”。但是，僅敘述使用電腦執行一個可以完全由人的思維執行的演算法，并不落入In re Alappat判決中的可專利范疇。現代電腦科技提供強大和廣泛的使用功能，如果一臺電腦僅僅作為一個自動電子數學運算、推演設備，即僅在一個抽象概念請求項上增加使用電腦設備，不必然使得該請求項具有適格性；使用的特定電腦應屬于發明不可或缺的一部分，且有助于提升運算和推演過程，使之達到人類思維無法實現的程度，才能滿足專利適格標的的要求。

（二）未對抽象概念進行“有意義的限制”不可專利2013年5月，CAFC對CLS案CLS Bank Int’l v. Alice Corp.， No. 20111301（Fed. Cir. May 10，2013）.全席審理后認定案涉發明未對抽象概念進行“有意義的限制”（meaningful limit），均不屬于專利適格標的。此前，2012年3月20日最高法院在Mayo案中以請求項中的步驟實質上沒有給予欲保護的范圍“有意義的限制”，且試圖獨占所有落入某一“自然法則”的方法為由，推翻了CAFC認為案涉有關疾病治療方法請求項是專利適格標的的判定。翌日，USPTO針對Mayo案發出備忘錄。CLS案可以認為是Mayo案中專利適格標準的進一步鞏固及在商業方法專利審查領域的繼承適用。

本案被告澳洲公司Alice擁有四項美國專利，涉及方法、資料處理系統及含有執行交易程序碼的電腦可讀介質，它們全部基于實質上相同的說明書，內容是由第三方在一電腦交易平臺上設定第一方和第二方之間的債務款項，以消除交割風險。系爭方法項界定了這樣一個抽象概念：通過第三方中介（指監督機構）來使交易生效，屬于第三方托管交易（escrow）的一種形式。在實施第三方中介的概念時，請求項要求建立虛擬紀錄，利用電腦來調整和維護那些虛擬紀錄，以及按調整的虛擬記錄當日進行交割。CAFC認為添加到請求項中的這些限制沒有一個增加了實質內容。

首先，利用電腦實施的要求完全不具體，缺乏任何明確的用語來定義該電腦的參與事實。在一個包含抽象概念的方法中，將一個或多個步驟利用普通的電腦達成自動化，而沒有任何人類的貢獻在其中，該電腦限制相對于抽象概念僅僅是“無關緊要的后續解決手段”，就專利適格性而言未能有意義地限制申請專利范圍。由于電腦的高效及普及，抽象概念在現實世界中的應用，在一定程度上將依賴于電腦的基本功能，如快速可靠的計算結余或金融機構間的資料交換。但此時，一臺電腦只是一個能夠比人類更快地執行心智步驟（mental steps）的計算機，除非請求項要求計算機執行操作的不只是加速計算，否則一臺電腦本身并不能賦予專利適格性。

其次，通過監督機構建立和調整“虛擬貸方紀錄”和“虛擬借方紀錄”的要求也無法縮減請求范圍脫離抽象概念。這里的“虛擬紀錄”屬于在第三方托管交易中任何金融中介機構所需要的基本功能——追蹤雙方的債務款項并進入執行層面，建立“虛擬紀錄”、獲取及調整結余的步驟只是界定了監督機構必要的追蹤活動，也是“無關緊要的后續解決手段”及“資料收集步驟”，卻沒有對通過中介減少交易風險這一抽象概念加入任何實際限制。

最后，一天結束時指示借貸雙方進行款項交換以使雙方的真實交易與它們累積一天的虛擬紀錄調整一致，這同樣是沒有意義的限制。根據該請求項，在一天中每一個允許的交易均產生對應虛擬紀錄的調整，雙方必須根據該虛擬紀錄支付“不可撤銷”的債務款項。而不論這些指示是及時發出、每隔兩小時發出，或是在一天結束時發出，在紀錄中均不顯示執行付款的精確時間，這也使得該抽象概念在最終應用上沒有任何顯著區別。

綜上所述，CAFC認為系爭方法請求項中除了隱含電腦實施的要求，沒有任何除基本抽象概念以外的內容，只有一般性的、非技術性的內容；而加入的普通電腦功能也無法提供實質性限制，因此不足以滿足專利的適格性要求。“有意義的限制”標準要求恰當地界定出抽象概念，再評估請求項中是否包含額外的“實質限制”，使該請求項受到限縮，不至覆蓋整個抽象概念本身。如果代表人類貢獻的限制僅僅是微不足道的、很好理解或常規的，或在實踐中并不能使請求項相對于基本概念有所縮小，這樣的限制就無法為發明賦予專利適格性。

（三）“抽象概念的實際應用”屬于專利適格標的Ultramercial案Ultramercial， LLC v. Hulu， LLC， 657 F.3d 1323， 1326 （Fed. Cir. 2011）.是Bilski案后為數不多的系爭商業方法專利被確認有效的判例，CAFC在該案中對方法請求項是否為抽象概念、是否為專利適格標的的看法尤其重要。

本案專利請求一種在網絡上散布版權產品（如歌曲、電影、書籍等）的方法，消費者可以通過選擇觀看一個廣告來免費獲得一個版權產品，并且由廣告商支付版權費用。CAFC認為，雖然抽象概念不是專利保護的適格標的，但抽象概念的實際應用（“practical application” of the idea）卻可能值得專利保護，應用抽象概念得到“新的且有用的結果”是可以給予專利保護的發明，專利法涵蓋且保護任何新的、有用的技術改良，包括概念應用。

系爭專利同樣涉及到一個抽象概念，即“廣告也是一種貨幣”，但專利的請求項所要申請的實質上是這個抽象概念的實際應用：廣告商推廣了產品，消費者獲得了免費使用，專利權人獲得了收益。該案方法請求成為專利適格標的至少包括兩個原因。第一，方法實施時電腦網絡發揮了重要作用（play a significant part），很多步驟需要復雜的電腦程序，還有些步驟需要網絡環境的特定應用。與前文Cybersource案不同，本案請求項要求通過網絡和消費者進行受控制的互動（controlled interaction），需要通過多個特定步驟識別貨幣化的版權產品，電腦不是僅作為一種顯而易見的機制來讓待解決的方案快速達成，換言之不是僅通過電腦加速計算而已，這使它與單純的心智步驟區別開來。第二，該案專利請求項的范圍是具有明確詳細步驟（concrete steps）的一種應用，不是寬泛地只提及電腦輔助而沒有正確詳細地敘述電腦所涉及的程度或細節。與本案形成對比的Dealertrack案Dealertrack， Inc. v. Huber， No. 20091566， 20091588， （Fed. Cir. Jan. 20， 2012）.中，雖然也有“電腦輔助”條件，但請求項中并沒有指明電腦的硬件及資料庫是如何具體地被編程以執行請求項中羅列的步驟，也沒有交代電腦如何輔助該方法，輔助的程度如何，電腦對于執行此方法的重要性怎樣等，因此雖加上“電腦輔助”，仍與抽象概念無異，為專利不適格標的。

（四）商業方法實施“裝置”、“系統”發明同樣可能屬于“抽象概念”“每個稱職的專利撰寫員都知道如何將方法項轉化為系統或裝置項的形式。”Bilski案及其后的判例要求不能僅關注專利在形式上的呈現，而要分析請求項對于§101立法精神——為了讓公眾都能使用科學發現的基本工具，因此要保護該工具不被壟斷CLS Bank Int’l v. Alice Corp.， No. 20111301 （Fed. Cir. May 10， 2013）.——產生的實際影響。如Cybersource案中系爭的另一請求項——記錄相應方法的電腦存儲介質發明，雖然原告辯稱其為“制品（manufacture）”，不是方法，并不落入專利適格標的的法定例外，但CAFC認為該發明的本質（underlying invention）是檢測信用卡欺詐的方法，并不是存取電腦可讀取信息的制造物，由此該請求項同樣不是專利適格標的。

CLS案中存在同樣的情形。系爭美國專利7 725 375請求項39名義上是一個含有執行交易程序碼的物理裝置，但沒有真實描繪出一個明確的電腦可讀介質，請求項主體中每一個實質性限制條件都涉及程序碼方法步驟，而程序碼是促使電腦執行托管的方法，與被認定為抽象概念的方法請求項無異，因此該電腦可讀介質不具有專利適格性。同案中美國專利7 149 720被撰寫為一項系統專利，包括電腦、資料存儲單元及通訊控制器等系統元件，這樣的請求項通過“MOT測試”并不困難，但本案中電腦的限制條件在方法請求項與系統請求項間不能提供任何有意義的區別。區別只在于系統請求項并非隱含電腦限制條件，而是以一般功能用語限定電腦元件。這些用語涵蓋任何可執行相同計算、存貯和連接功能的設備。因此，雖然系統請求項關聯到某些電腦零件及一些方法步驟，但沒有任何一個界定的硬件提供超出“可由通常電腦來實現”的有意義的限制。

2014年6月19日，CLS案所涉專利在聯邦最高法院的判決中仍被認定不具有專利適格性，并進一步確立了所謂“significantly more” than the abstract idea（遠非抽象概念）標準Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.， 134 S. Ct. 2347（2014）.；2014年12月USPTO亦據此出臺了新的補充審查指南。三、Bilski案后商業方法專利適格性審查的發展趨勢：明線規則的弱化有學者認為，Bilski案判決削弱了CAFC確立的“MOT測試”標準的重要性，又未清晰界定“抽象概念”的定義，沒能為商業方法專利劃定明確界限，導致一個“里程碑式”判例的幻滅[5]。然而在更多的判例之后，也許人們應該重新發現Bilski案判決對“MOT測試”這類確定、唯一測試法說“不”的價值。一方面，此類明線規則（Brightline rules）（具體且詳細的準則）CLS Bank Int’l v. Alice Corp.， No. 20111301 （Fed. Cir. May 10， 2013）.也許能更簡單地適用，但也會被更有意識地規避；另一方面，明線規則在面對不斷進步的技術時會顯得捉襟見肘，可能導致方法專利被鎖定在舊有的科技中，使創新或突進的技術沒有發展空間。因此，CAFC才在CLS判決中明確指出，應以彈性且逐項的方式判斷專利標的適格性，避免僵化的判斷方式。

（一）“MOT測試”唯一測試法地位之否定CAFC在In re Bilski判決中認為，一項發明只有在下列情形時才是所謂的“方法”：它與特定的機器或裝置結合在一起，或者將特定的物體轉變到不同的狀態或轉變成不同的物，“MOT測試”是符合專利法適格客體“方法”的必要條件。但最高法院從法律解釋規則與既有判例出發，得出了不同看法。首先，“方法”的任何通常的、現在的和普通的含義都未顯示要求它必須和機器結合在一起或者必須轉變物體，法院在闡釋法律時不應加入立法者沒有明確規定的限制和條件。當事人在案件審理中要求依據“相鄰詞語”學說（noscitur a sociis），即參考35 U.S.C.§101中其他可專利類別——機器、制造物、組合物，將“方法”一詞的含義限定在“[與]機器結合或轉變[物體狀態]”的范圍內。根據這一學說，一個模糊的術語可以因為與之相鄰的詞語而獲得更準確的含義。而最高法院認為在§100（b）中已經清楚地定義了方法（process）這一術語的情況下該學說并不適用。其次，最高法院進一步回顧了已有判例，確認“MOT測試”在判斷一些發明是否為35 U.S.C.§101下的“方法”時是一項有用和重要的線索，是一種有效的調查工具，但同時指出，所有近期的判例表明，它并非判斷一項發明是否是可專利方法的唯一測試法。如Benson案指出，將物品轉變到“不同狀態”或“不同物體”是判斷不包含特定機器的方法權利要求可專利性的線索（clue），但該案明確拒絕確認“只要不滿足機器或轉變要求就不能獲得專利”。Flook案持相近立場，認為“即便沒有滿足所謂的機器或轉變測試法也有可能獲得方法專利”。

（二）明線規則的規避與反規避

諸如“MOT測試”這類明確的判斷標準，有時易于規避或被不當利用。因為一方面，“在物質世界里，每一個方法都會導致某些類型的物理轉變”；另一方面，通過高明的撰寫技巧，幾乎每一個方法權利要求都能被重寫成包含物理轉化的權利要求。比如，Bilski 可以簡單地增加一個要求，即商品的消費者需要安裝一個計量儀來記錄商品的消耗。然后他可以爭論說，安裝該計量儀是一個“物理轉變”，足以滿足多數意見所建議的可專利性要求In re Bilski， 545 F.3d 943 （Fed. Cir. 2008），Mayer法官異議。。

當然，在應對“MOT測試”時，申請人最常采用的方式是對發明請求項增加電腦實施的步驟或限制。毫無疑問，當電腦裝置首先被創造出來時，在§101下基本電腦硬件請求項的適格性沒有異議；但我們生活并裁判于電腦已如此普及的此時此刻，且審查的不是特殊類型的電腦或電腦組件的專利適格性，而是由電腦輔助實施的種種商業方法的抽象概念。因此在前文判例中，CAFC對試圖通過增加電腦實施手段以滿足明線測試規則，達到事實上先占抽象概念的發明亮起了紅燈。抽象方法并不會因為穿上電腦的外衣，就變成專利適格的機器。電腦的協助，必須在系爭商業方法專利請求項中扮演不可或缺的角色，而不能僅是資料收集、重復計算、讓請求項運轉快速，甚至具有替代性——方法可完全由人的思維完成。電腦只有在執行所請求保護的方法時才發揮顯著的作用，如Ultramercial案中，要求保護的發明“需要詳細和復雜的計算機編程”、“網絡和虛擬市場環境中的特定的應用程序”，發明本身涉及“計算機技術的進步”等，才可能確定其具有專利適格性Alice案后，Ultramercial案中CAFC的判決又被修正。。

（三）應對新科技發展的靈活測試法

時代在變化，技術和其他創新也在以出人意料的方式進步。35 U.S.C.§101強調在方法、機器、制品或組合物范疇中的“任何”標的及“任何”改良都可以尋求保護，最高法院于Bilski案中也再次強調，前述雙重的“任何”用語顯示國會對專利客體賦予寬廣法定范圍的立場。因此，35 U.S.C.§101是富于活力的條款，應可以用于涵蓋那些新的不可預見的發明。“MOT測試”也許能夠為那些與工業時代的發明（具有物理或有形形式的發明）相類似的方法發明提供充分的依據，但是，我們也有足夠的理由懷疑，這一測試法是否應該成為判斷信息時代發明可專利性的唯一標準。使用這種明確的、同時也較為極端的測試法評估新興技術，將可能威脅到專利法的更大目的——為那些并未侵犯公共領域的有價值的發明提供專利保護。在判斷一些先前未能預見到的發明是否是可專利的方法時，Bilski案指示可以尋求新的測試法。將方法專利凍結在舊技術領域，而不給新的迅猛發展的技術留有余地不是專利法的目的。

四、結語

剛性的適格性判斷方式常常會讓專利申請與審查的重心錯置于專利請求項的撰寫形式層面，而忽略了“在不侵犯公眾利益下保護有價值發明”這樣一個更重要的目標。因此，最高法院否定了對商業方法專利的全類別排除，也認定“MOT測試”不能作為決定方法專利標的適格性的唯一手段，顯現出在專利適格性問題上對“明線規則”的弱化。CAFC在Bilski案后的判例中從更為基礎、更具包容性的禁止先占“抽象概念”標準出發，發展出靈活且務實的判斷規則。最高法院被指為“中庸”、“含糊”的Bilski案判決未必不是眼光長遠的深思熟慮之作，它既指導CAFC撥開包裹在請求項上的形式主義外衣，又為“磚頭和砂漿”世界（the brick and mortar world）之外的創新預留了空間。

這一點對我國的專利立法同樣具有借鑒意義。在我國，單純的商業方法屬于“智力活動的規則和方法”，不屬于專利保護客體，而運用電腦互聯網實施的商業方法專利申請屬于利用計算機及網絡技術實施商業方法為主題的發明專利申請，并不當然地被排除在專利保護之外。對這類申請進行專利保護客體審查時，必須進一步審慎判斷其是否屬于技術方案，即發明申請是否解決了技術問題、采用了技術手段、獲得了技術效果等。“三技術”要素分析法常因界定含糊不清被詬病。然而，誠如歐洲專利局（EPO）官員承認的那樣，“Technical”是如此模糊但聽起來卻又如此有意義，EPO沒有界定“Technical”是蓄意的，“這可以使我們能夠隨著共識的形成而微調可專利性的標準……”[6]也許，Bilski案后美國商業方法專利適格性審查的判例發展也在提醒我們，要削弱對專利適格性剛性標準的渴求。

參考文獻

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[4]陳瓊娣，余翔.美國“公眾專利評審”及其對我國的啟示[J].電子知識產權，2010（2）：66.

[5]劉銀良.美國商業方法專利的十年擴張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察[J].知識產權，2010（6）：97.

[6]袁建中.歐洲軟件專利發展十年回顧[J].電子知識產權，2009（7）：6366，84.

New Development of American Business Method Patent Eligibility Review

WANG Xiaoyan

（Law School， Shanghai Jiao Tong University， Shanghai 200240， China）

Abstract：The Supreme Court has rejected calls for a categorical exclusion of socalled business method claims and has held that the formulaic “machineortransformation” test cannot be the exclusive means for determining the patent eligibility of process claims. The weakening of brightline rules is in favor of concerns about the essence of the invention， to avoid being improperly circumvent， and to be more inclusive for new technologies. After the Bilski case， CAFC illustrates the prohibition against patents for “abstract idea” through a series of business method patent eligibility case， for example， “the method is fully executed by the human mind” is not a patenteligible application； a patenteligible claim must include one or more substantive limitations； the practical application of abstract concepts is patent eligible subject matter； business method device and system may also be abstractive. These flexible， pragmatic approaches and administrative programs aimed to improve the quality of business method patents will make a more positive outlook.

Key words：business method； patent eligibility； brightline rules； Bilski v.Kappos

（編輯：李春英）