美英知識產權糾紛中的定損評估評介

文 / Pauline M. Booth Dr. Michael Salve

美英知識產權糾紛中的定損評估評介

文 / Pauline M. Booth Dr. Michael Salve

知識產權糾紛的損失評估可能會非常復雜。許多在法庭上辯稱過、已裁定的案例中，一些突出的問題給我們提供了今后賠償計算和案例所在司法轄區的認可解決方式的依據。文本總結了不同知識產權糾紛的種類及每種糾紛的損失賠償金類型1. 在本文中，我們將視情況交替使用“定損”和“損失賠償金”二詞。在所有知識產權爭議案件中，通常情況是知識產權所有者對另一企業或個人不恰當使用其知識產權的行為進行指控。為便于參考，我們將知識產權所有者稱為“原告”，將被控不恰當使用此知識產權的另一方稱為“被告”，將“被告”所生產的涉嫌對知識產權侵權的產品稱為“被控產品”。。通過美國和英國的重要案例，詳細解釋每種類型的賠償金的計算方法，以及被告利潤與合理的許可使用費這兩種損失賠償金的計算方法。

賠償；版稅；專利；商標；商業秘密

一、知識產權糾紛類型總結

知識產權糾紛案件在量化損失時，不同的糾紛類型帶來了不同的問題。目前，主要的損失賠償金類型包括：1、原告損失的利潤：原告損失的利潤是指原告代替被告銷售被控產品所能賺取的利潤金額；2、被告利潤：被告利潤是指被告通過銷售被控產品賺取的利潤金額。同時被告可能通過未經授權使用原告的知識產權產品而節省研發費用等方面受益；3、合理的許可使用費：合理的許可使用費是指被告因涉嫌侵權使用知識產權而應向原告支付的費用。律師們越來越頻繁地代表他們的客戶雇傭定損專家，以在包括國際仲裁在內的眾多糾紛法庭中判定損失，陳述他們的發現及證詞。在美國，損失賠償金的判定取決于知識產權糾紛的類型，具體如下：

定損的判定2. 如《美國法典》和判例法等各個分節的規定。知識產權糾紛類型 原告利潤損失 被告利潤 合理的許可使用費實用/發明專利3. 美國的實用專利類似于中華人民共和國的發明專利。不可與有效期更短、簽發要求較低的實用新型專利混淆。 是 否4. 美國以外地區存在的補償方式。 是外觀設計專利 是 是 是商標 是 是 可能版權 是 是 可能商業機密 是 是 是

二、被告利潤

（一）被告利潤的判定

在美國，被告利潤可以作為計算外觀設計專利侵權、商標或版權侵權及商業機密泄漏所帶來的損失賠償金數額的合理途徑5. 在1946年，美國法律規定被告利潤可被用于衡量侵犯實用/發明專利賠償金。。在其他司法轄區，被告利潤也是司法實踐所認可的賠償實用/發明專利侵權損失的方法。

除了在不同糾紛和不同司法轄區中得以應用，這一類型的損失賠償金的定損方法也因不同司法轄區和糾紛類型而變化。例如在美國，聯邦法律對關于判定外觀設計侵權導致的損失對被告有如下規定：“……被告有責任將其賺取的總利潤賠償給知識產權持有者（原告）。”6. 參見《美國法典》第35編第294節。但是，聯邦法律規定，在判定侵犯版權導致的損失時，版權持有者（原告）將被賠償“侵權者由所侵犯版權而獲得的任何部分利潤。”7. 參見《美國法典》第17編第504(b)節。以上兩者的區別是非常重要的。在外觀設計專利條例中，所有被告通過銷售被控產品所得的利潤均包含在定損分析中；但在版權條例中，只有與涉嫌侵權的知識產權相關的部分的利潤可以被賠償。

換句話說，在美國，如果一項外觀設計專利被侵權，所有銷售被控產品所得的利潤均包括在有關被告利潤的定損分析中。但例如，如果一張專輯中的一首歌曲被訴侵犯版權，只有與這一首被控歌曲相關的利潤會包括在有關被告利潤的定損分析中，這一概念被稱為按比例分配。

在過去幾年，被告利潤作為一種損失賠償金類型，通過一些非常高調的定損案件而變得普遍。例如，在2013年蘋果訴三星(Apple v. Samsung)的判決提供了關于“相較于原告利潤損失和許可使用費，以被告利潤作為損失賠償金的可應用性”的案例研究。在這個案件中，三星被控侵犯了蘋果的外觀設計及實用專利。法庭明確申明，在美國，按比例分配被告利潤作為侵犯外觀設計專利的定損方式是不適用的。但是一對于那些被控被發現只侵犯了蘋果的實用專利而非外觀設計專利的產品 。對于這些產品，法庭裁定了一個新的賠償訴訟，因為蘋果提交的被告利潤理論不是一個美國法律下準許對于實用專利侵犯的賠償標準。8. 參見蘋果公司訴三星電子有限公司等案，案件號為11-CV-01846-LHK, Order Re: Damages, March 1, 2013. 關于損失賠償金的新訴訟在2013年11月開始，陪審團修改了對于被控產品損失賠償金的數額。

雖然識別被告通過銷售被控產品所得收入是相對直接的，但提供與此相關的成本和利潤的證據的責任需要由被告承擔。9. 參見《美國法典》第17編第504(b)節。在適用被告利潤標準的情況下，成本、利潤和按比例分配方法的識別通常成為雙方定損專家嚴謹分析的主題。在美國很多不同司法轄區的法庭對于被告所得利潤中用到的合適成本的計算方法有不同的結論。一些轄區準許增量成本模型。10. 增量成本是因生產被控產品而產生的更多成本，如原材料和直接勞動力。在另一些轄區，則準許扣除更廣泛分配的管理成本。

不論轄區，法庭都要求在定損分析中有足夠的證據支持成本計算。例如，在耐克訴沃爾瑪 (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores Inc. et. al)案11. 參見Nike Inc., v. Wal-Mart Stores, Inc., and HaweYue, Inc.138 F.3d 1437 (1998 年聯邦公告)。中,法庭在計算被告利潤時排除了一些成本，因為沒有足夠的證據支持這些成本。此外，法庭認同原告所說，原告應被賠償的數額，即被告利潤，為被告的稅前利潤。法庭指出：“法律要求侵權者（被告）需賠償專利持有者（原告）其利潤，從而侵權者（被告）不從其侵權中獲取任何利潤。”

Hollister Incorporated v. MedikOstomy Supplies Limited 案12. 參見Hollister Incorporated, Dansac A/S v. MedikOstomy Supplies Limited [2012] EWCA Civ 1419.提供了一個在英國法律中有關利潤計算的本質及目的的有意義的討論。在這個案例中，被告侵犯了原告一系列醫療產品的商標權。利潤計算的目的則被簡潔地描述為“剝奪侵權者（被告）由侵權所得的利潤。被告被視為假使其代替原告進行了該侵權商業行為。因此，原告承受的由侵權帶來的利潤損失是無關的。”13. 同注釋12。

Hollister案也提供了有關在英國法律中“成本包含在會計應用過程中”這一性質的評注：“非常清楚的是，所計算的必須是侵權者（被告）的凈利潤。他有責任減去任何與侵權有關的直接成本，及任何由侵權帶來的增加的管理成本，也就是說，任何如果沒有侵權就不會發生的管理成本。”14. 同注釋12。

（二） 被告其他不當獲利的判定

除了掙得利潤，被告或許也涉嫌通過其他途徑利用原告的知識產權獲利。在一些情況下，被告也許沒有通過銷售被控產品獲利，但也有其他定損方法來賠償原告。與這類分析相關的問題是：被告通過利用原告的知識產權獲得了什么好處？例如，在竊取商業機密的案件中，被告或許通過利用原告的知識產權從以下幾種途徑中獲利：1、加速產品研發；2、加速進入市場；3、降低研發成本，以及4、增加公司價值（特別是被告在侵權后被第三方收購的情況下）。

對于以上每個例子，定損專家被要求對被告在該方面獲利的性質進行嚴謹的調查，并分析被告如果在未侵犯原告知識產權的情況下所處的立場。這些分析會包括回答以下問題，例如：1、原告如果未侵權需要多長時間研發出被控產品？2、原告如果未侵權什么時候可以進入市場？3、被控產品在收購中扮演多重要的角色？被控產品的存在如何影響被告公司的價值？4、原告如果未侵權，研發被控產品所需的成本是多少？

在一些情況下，原告研發商業機密所用的成本可作為被告收到的價值的基準標桿。分析的其他因素包括從其他途徑獲得此商業機密的成本，例如，第三方咨詢師或生產者。或者，被告可以通過證據證明他們內部研發此知識產權的能力，以及所需成本。在這些分析中，定損專家可以利用技術專家的觀點，以確定在特定商業機密研發中所需的基本活動和成本。

通常，相對于原告損失利潤或許可使用費的量化，不正當獲利的理論和量化在判例法中定義會相對寬松。因此，定損專家制定出有證據支撐的、適于被侵權的原告的賠償理論，才顯得更為重要。

三、合理的許可使用費

合理的許可使用費是任何知識產權糾紛的可能的賠償方法。美國法律中有關知識產權賠償的條例中規定一個專利持有者有權獲得“與侵權導致損失相當的賠償…在任何情況下不少于合理的許可使用費…”。15. 參見《美國法典》第35編第284節。

在美國，與合理許可使用費的定損分析和證據支持相關的開創性案件是Georgia-Pacific Corp., v. United States Plywood Corp。16. 參見Georgia-Pacif c Corp., v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 116 S.D.N.Y. (1970).這一案件制定了在評估合理的許可使用費時需要考慮的15個因素，通常被稱為Georgia-Pacific因素。分析Georgia-Pacific因素的基礎是一個在作為自愿發放許可者的原告和作為自愿申請許可的被告之間的，發生在第一次侵權時的假定談判。這個概念對于糾紛的雙方來說可能是一個難以理解的概念，因為它要求構建一個并未存在過的過去時談判。定損專家的任務包括：1、調查雙方在在相對時間時的市場位置；2、評估雙方相對的談判地位，以及3、評估理論上雙方對侵犯知識產權糾紛可以達成共識的合理許可使用費。

Georgia-Pacific因素要求對以下問題進行定量和定性的分析：

1、專利權人（原告）已經收取的使用涉案專利（被侵權的知識產權）的許可使用費，能證明或可以證明是既定專利使用費；

2、被許可方（被告）使用其他與涉案專利（被侵權的知識產權）有可比性的專利所付的費率；

3、理論上許可的使用范圍和性質，用此許可生產的產品的銷售對象及地點是否為獨家或有任何限制；

4、許可方（原告）擬定政策并進行市場營銷，通過不授權他方使用其發明，或僅在特殊情況下授予許可，以維持其專利的壟斷性；

5、許可方（原告）和被許可方（被告）之間的商業關系，例如，他們是否在同一領域、同一商業類型中互為競爭者，或者是否為相互受益者（如發明者和營銷者）；

6、被許可方（被告）銷售專利相關產品給銷售其其他產品帶來的影響；對于許可方（原告）而言，作為其非專利產品銷售的現有價值，以及此類衍生品和銷售品的銷量增加程度；

7、專利有效期和（理論上的）許可條款；

8、利用此專利生產的產品的利潤率，商業化程度以及現有的市場普及率；

9、專利產品相較于可以達成相似結果的舊模型（方法）或設備（如果存在），是否有實用性及優勢；

10、該專利技術類型，許可方（原告）專利技術產品在商業實踐中的特征，以及這項專利技術對使用者的好處；

11、被許可方（被告）利用該發明的程度，以及可以證明其使用價值的證據；

12、在特定業務或類似業務中，為準許使用該發明或類似發明，而收取的利潤率或銷售價格比；

13、由發明所帶來的實際利潤的部分應區別于非專利因素所帶來的利潤，這些非專利因素包括生產流程、業務風險或被許可方（被告）帶來的重要特征或改進；

14、有相應資質的專家就該專利技術價值提供的證明材料；

15、如果許可方（作為專利權人、原告）和被許可方（作為侵權者、被告）合理地自愿地試圖達成共識，雙方在侵權開始時所能同意的許可使用費價格，即：在一個商業命題中，一個謹慎的、希望獲得許可以生產和銷售某種實施專利發明的特殊物品的被許可方（被告），在可保證一定合理的利潤的前提下，愿付的許可使用費，這一許可使用費價格也被一個謹慎的專利權人所接受。

由以上可見，Georgia-Pacific因素是全面而廣泛的，包括了與許可證發放、技術和商業相關的問題。定損專家通常會從以上至少一個因素出發，繼續分析其他的因素，從而制定出一個量化的基準，并根據這些因素調整（增加、降低或不改變）這個量化基準，基于糾紛的具體事實和環境確定合理許可使用費。

雙方就被侵權知識產權許可使用費所達成的數額，通常是確定合理的許可使用費數額的最好證據。但這一數額也許會根據原告和被告在許可使用費達成共識至進行假定談判這段時間內，因時間變化、不同市場環境、競爭性變化而調整。

定損專家應當徹底地分析與涉案知識產權有可比性的知識產權有關的協議。例如，在2009年朗訊與微軟的案件中17. 參見Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F. 3d 1301（2009 年聯邦公告）。，法官批判了朗訊的定損專家有關“具有可比性”的許可協議的陳述，認為這些證據“僅僅是羅列了許可使用費數額”。法官也提到了定損專家在以下方面的分析是不足的：1、沒有解釋協議中提到的專利技術是否對銷售的許可產品的生產是至關重要的，或僅是產品很小的一部分或一個特征；2、沒有比較包括多項專利的協議所帶來的價值影響，和證詞中分析的單一專利所帶來的價值影響有何不同；以及3、沒有解釋是如何分析與假設談判相關的復雜的協議的。

就像法官批判中所提到的，為了建立一個合理許可使用費數額的基準，需要進行全面的、與任何有可比性的協議的分析。有可比性的協議的所有相關條款都需要被分析，并與原告和被告間的假定談判進行比較。這些分析和比較包括：許可權、轉化技術的性質和范圍、限制、所有傭金（如分期付款）、一次性付款和許可使用費。

定損專家必須仔細地考慮Georgia-Pacific因素中的每一個因素，以進行有力的合理許可使用費分析。根據每個糾紛的事實和情況，其中一些Georgia-Pacific因素也許會扮演更重要的角色。

上面提到的其中一些Georgia-Pacific因素也在一些英國案件中得到了體現。例如，General Tire & Rubber Co v. Firestone Tyre& Rubber Co Ltd案18. 參見General Tire & Rubber Co v. Firestone Tyre& Rubber Co Ltd (No 2) [1975] 1 WLR 819.也討論了自愿的許可方和自愿的被許可方之間假定談判的構建，同時也對以下問題有所考量：1、實際批準的許可和其許可使用費價格；2、假定談判中達成的實際許可的相關性和可比性；3、根據相關性和重要性，任何其他有可能達成共識的許可使用費數額的證據；4、在假定談判時雙方在市場中的議價能力的優勢和劣勢；5、其中一方或雙方在達成共識過程中所考慮的相關和必要因素；6、由于與假定談判中的協議沒有可比性而可能被否定的和解協議。

對于定損專家來說，識別一個合適的合理許可使用費量化基準有可能是困難的。在TWM Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp. et. al.中19. 參見TWM Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp. et al., 789 F.2d 895, 898-900 （1986 年聯邦公告）。，美國法庭所認可的一個方法被稱作分析性方法。以下量化合理許可使用費的方法是被認可的：

被告預期的凈利潤 37.0%-42.0%減去：行業標準凈利潤 (6.56%-12.5%)合理的許可使用費 30%

分析性方法背后的概念是衡量被告在第一次侵權時通過銷售被控產品所得任何多余的利潤。多余的利潤可由比較銷售被控產品的預期利潤和被告通常所得或可接受的利潤計算而得到。

另一個被認可的建立合理許可使用費量化基準的方法在Grain Processing v. American Maize-Products案中有所解釋20. 參見Grain Processing Corporation v. American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341 （1999 年聯邦公告）。。這個案例涉及一項有關生產食品添加劑的流程和成分的專利。盡管被告本可以通過改變添加劑中使用的一項成分而避免侵權，但其在侵權期內并未這樣做。對于被告來說，這個不侵權的替代行為所帶來的唯一影響就是產品生產成本的增加。因此，合理的許可使用費就基于被控產品的生產成本，及不侵權的替代產品所產生稍高的生產成本這二者間的差異。

在1974 年英國Wrotham Park Estate Company v. Parkside Homes Ltd案21. 參見Wrotham Park Estate Company v. Parkside Homes Ltd and others [1974] 2 All ER 321.中 ，法官依據被告未經原告授權利用原告知識產權而獲得的利潤的一定的百分比而確定名義上的許可使用費。

確定合理的許可使用費最關鍵的一個要素就是假定談判的日期。一般來說，這一日期為第一次侵權發生時。第一次侵權發生的日期本身就有可能是需要討論的問題。在美國，如果被告“生產、使用、提供銷售或銷售任何專利發明”，侵權就算作發生。22. 參見《美國法典》第35編第271 (a)節。通常，第一次侵權的日期為第一次銷售被控產品的當天或鄰近日期。但實際上，被告可能在更早的時候就使用了涉嫌侵權的專利，例如，當商業開發的時間較長時。假定談判的日期很重要，因為談判的情況可能會因為時間段而非常不同，這一點在Integra 訴Merck案中有簡潔的歸納，如下：

計算合理許可使用費的第一步是確定在可能發生的侵權日期前的假定談判日期。正確地確定這一日期對適當的定損是十分關鍵的。例如1994年協商的假定許可的價值，可能因為1994年研究的發展，而與1995年協商的假定許可的價值有很大不同。事實上，考慮到生物科技工藝的迅速發展，一年的時間可以導致經濟風險和回報的巨大差異。23. 參見Integra Life Sciences I, Ltd., et. al. v. Merck KGaAet. al., 331F.3d 860 （2003 年聯邦公告）。

一個頗有爭議的問題是對于被稱為“智慧之書”的使用。“智慧之書”是指在假定談判日期之后發生的信息（如果存在）可以在合理許可使用費分析中被使用。在1933年Sinclair Refining Co v. Jenkins Petroleum Process Co案中，法庭認為，在侵權發生后，“經歷就可以修正不確定的預測。這是法庭不可忽視的‘智慧之書’（即假設談判日期后的信息）。我們發現沒有任何法律條文阻止我們去使用‘智慧之書’”24. 參見Sinclair Ref ning Co v. Jenkins Petroleum Process Co., 289 U.S. 689 (1933). 注：這是一個美國最高法院案例，因此是美國內最高權威意見。。但在2002年Riles訴 Shell案中，法庭批判了定損專家利用直至開庭前這一時間段的信息的行為，并指出：“為了定損而進行合理的許可使用費計算，必須與侵權發生時段相關聯，不能是事后評估。”25. 參見William G. Riles v. Shell Exploration and Production Company , 289 F.3d 1302 （2002 年聯邦公告）。

綜上所述，合理的許可使用費的確定要求定損專家對定量和定性的因素有廣泛的調查，這樣才能進行一個有證據支撐的分析。

四、結論

我們僅總結了一些有關量化被告利潤及合理許可使用費作為知識產權損失賠償金的案例。這些案例以及其他案例在量化損失賠償金和支撐損失賠償金分析所需證據的標準兩個方面提供了有價值的指導。正如Georgia Pacific案所闡述的，其中一些判決本身就非常細化，而另一些則對影響賠償金計算的細微問題有重要指導作用。無論這些指導作用的本質如何，對于定損專家來說，重要的就是要保持對這些判決意義的深度理解，并利用這些知識，針對每一個他/她遇到的新案例的事實和情境，建立有力的損失賠償金分析方法。