一封警告函背后隱藏的商業情報

楊晶晶

知識產權就是商業活動的手段和工具，咨詢項目除了進行常規的知識產權調查分析之外，更要結合企業的商業目的和商業活動這些重要的參考信息，只有這樣，我們才能幫助客戶做出更客觀、更準確的決策。

事情發生在去年夏天，我正在廣州開會，突然接到來自客戶的緊急電話：“我們的產品出口美國，今天突然收到一家美國公司發來的警告函，說我們侵犯了他的專利，這到底是怎么回事，我們該怎么辦啊？”

雖然隔著電話，我還是能明顯地感受到客戶的焦急與不安。辛辛苦苦研發的產品，遠銷美國，產品賣得好好的，突然冒出來一家公司說你侵權，還發來一封極其正式的警告函，好像自己馬上就要在美國成被告？這對哪家公司來說，都是一個突然襲擊，緊張的心情可以理解。

我的第一個想法是研究一下這封警告函，仔細調查下警告函中的疑似侵權專利，明確客戶的產品是否侵犯了對方的專利權，然后給客戶提出比較合理的解決方案就可以了。但在隨后與客戶詳細面談時，我才發現事情沒有想象的那么簡單。

我們的客戶C公司是一家研發和銷售電子白板的企業，不久前，其在美國的客戶A公司收到了一家名為S公司的專利侵權警告函，警告函雖沒有具體指出哪篇專利侵權，但S公司明確表達了“你的產品可能侵犯到我的專利權利”的意思。S公司是一家專業研發智能電子白板的老牌企業，在該領域內有著雄厚的技術實力和專利積累，A公司迫于警告函的壓力，要求我們的客戶C公司針對S公司的警告函提供合理的解釋和擔保，否則很可能終止與C公司的合作。

原來，警告函并不是直接發給客戶C公司的，而是發到了C公司在美國的重要客戶A公司手里。美國市場對于C公司來說至關重要，顯然C公司的發展觸動了競爭對手的神經。一封警告函的背后，也許暗藏的是對市場的爭奪和較量。對C公司來說，美國市場無論如何也不能輕易放棄。這樣一來，問題就顯得有些棘手了，事情處理得好，不僅警告函的問題迎刃而解，還能成功打消A公司的顧慮和壓力，保住市場；如果處理不好，不僅在美國惹上官司，還可能流失重要客戶和市場。

在接受客戶C公司的委托后，我們迅速組成了項目組，全面開始調查、分析、應對工作。在與客戶的溝通中，我問道：“你們之前了解過S公司嗎，在技術研發方面，咱們是否曾經有參考或借鑒他們產品的地方呢？”客戶很負責任地說：“我們的研發部之前針對S公司做過一些調研，他們的產品采用的主要是光學成像技術，而我們的產品主要是紅外觸摸技術，設計原理不同。當初我們做預研時，就是因為考慮到S公司的專利障礙，才選擇了紅外觸摸技術的。”聽到這兒，項目組成員們都舒了一口氣，事情沒有我們想象得那么嚴重。

了解情況后，項目組對這件事有了更為清晰地把握，首先，事情目前還沒到和專利權人協商或者訴訟的階段；其次，現在下結論“產品侵權”為時尚早——究竟客戶的產品是否侵權，侵犯了哪件專利的權利，相關專利是否處于有效的法律狀態……到目前為止這些都還處于未知狀態，需要我們進一步的分析、研究和論證。簡單來說，我們需要幫助客戶的就是兩點：1、如何應對這封警告函；2、如何給A公司一個合理的交代。

我們給客戶的建議是，對于A公司收到的那封沒有指明具體侵權專利和權利項、以及侵權產品的警告函，原則上是不適格的警告函，即并不具備提示當事人適當注意的法律效力，處理方式上，可以禮貌回復，并要求發送者即A公司提供具體侵權指控的依據，如涉嫌侵權專利、權利項及相關產品。但是對于美國客戶A公司的顧慮，則需要進行一番徹底的專利調查。簡單來說就是將S公司在美國的公開或授權專利都檢索出來并逐篇篩選，看看我方產品有沒有落入對方專利保護范圍。如果沒有對我方產品構成威脅的高危專利，可以給A公司一個明確的調查結果，打消A公司的顧慮；如果發現存在高危專利，也不必驚慌，依高危專利具體情況靈活選擇應對策略，在這方面我們有著非常豐富的經驗和大量的成功案例。方案提出后，客戶很快和我們達成共識，先對S公司在美國的公開和授權專利進行預警分析。

接下來的工作就明確了：檢索S公司專利，目標國為美國，篩選相關專利，然后逐步縮小范圍，鎖定高相關專利，最終確定高危專利。為了更高效地實現目標，加之時間緊迫，項目組成員派駐到客戶公司，和客戶IP人員、研發人員一起作業，確保項目質量和效率。

可就在我們所有人都認為項目按既定計劃沒有懸念的時候，新的狀況出現了。

在檢索S公司專利時，發現S公司有三家關聯公司，分別是：S Technologies ULC，經營交互顯示系統的主營產品公司，也就是我們本次想要檢索的目標公司；S Technologies Inc，上市公司，在關聯度上屬于S Technologies ULC的母公司；還有S Technologies LLC，主要經營創造和推進知識產權相關業務，可以理解為獨立的知識產權運營公司。

以上這些公司名稱里都有“S”，也就是說，我們在檢索時不太可能遺漏。然而，我們又發現還有一家N公司，是S Technologies收購的一家新西蘭公司，其主營業務恰恰是光學觸摸技術集成應用的設計和設備制造。按照常理推測，S公司收購了N公司，其相應的知識產權歸屬很有可能也轉到了S公司旗下。這就意味著我們的檢索還不完整，除了那幾家帶“S”的商業關系明確的關聯公司之外，還應該檢索被其收購的N公司。

對于檢索過程中的意外發現，客戶更加堅定了本次項目的開展意義。真想不到，原來在一封警告函的背后，還隱藏著這么多富有價值的商業情報。

后面的工作沒有太多意外，僅僅兩天時間，四百多篇專利的檢索篩選工作就有了結果，我們最終僅找出了三篇對客戶構成威脅的專利，并且這三篇美國專利都沒有授權，仍然處于公開狀態。針對這三篇公開狀態的美國專利，我們通過進一步調查分析和風險評估，給出了專利風險級別及相應的應對措施。

最終我們為客戶出具了提供給美國客戶A公司的一份針對S公司的專利侵權調查分析報告，獲得了A公司的認可，解除了客戶C公司的燃眉之急，后來他們的產品順利出口美國。

一封看似普通的警告函，它背后的商業動機是不容忽視的。這次項目，雖然看起來事情不大，項目時間也不長，但讓我再次體會到了知識產權的本質，知識產權就是商業活動的手段和工具，咨詢項目除了進行常規的知識產權調查分析之外，更要結合企業的商業目的和商業活動這些重要的參考信息，只有這樣，我們才能幫助客戶做出更客觀、更準確的決策。