由路虎專利被無效案探討不喪失新穎性寬限期問題

崔 英關(guān) 健

由路虎專利被無效案探討不喪失新穎性寬限期問題

崔 英*關(guān) 健*

近期關(guān)于路虎攬勝極光和江鈴陸風(fēng)X7兩個外觀設(shè)計專利訴訟引起了社會各界的廣泛關(guān)注，該案涉及的主要法律為《專利法》第24條關(guān)于不喪失新穎性的法律條款。本文從具體案情介紹、案例分析和應(yīng)對策略、關(guān)于不喪失新穎性的詳細(xì)解讀、對專利申請人的相關(guān)建議等4個方面對不喪失新穎性寬限期的要求和運用提出一些建議。

不喪失新穎性 寬限期 路虎 無效宣告

一、具體案情介紹

近期路虎攬勝極光和江鈴陸風(fēng)X7兩個外觀設(shè)計專利訴訟引起了社會各界的廣泛關(guān)注，而專利復(fù)審委員會作出的決定竟是兩家的專利權(quán)均被宣告無效，更是值得深思。先來了解一下具體案情。

（1）路虎攬勝極光的涉案專利（專利號：ZL201130436459.3）是路虎公司于2011年11月24日提交的外觀設(shè)計專利申請，并于2012年8月29日授權(quán)公告。江鈴陸風(fēng)X7的涉案專利（專利號：ZL201330528226.5）是江鈴公司于2013年11月6日提交的外觀設(shè)計專利申請，并于2014年4月23日授權(quán)公告。

（2）2014年7月25日，路虎公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出無效宣告請求，指出江鈴公司的陸風(fēng)X7與其攬勝極光屬于實質(zhì)相同，請求宣告陸風(fēng)X7無效。

（3）2015年2月16日，江鈴公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出無效宣告請求，指出路虎公司在其申請日之前已經(jīng)在車展上公開了路虎攬勝極光的兩個車型設(shè)計，證據(jù)為搜狐、汽車之家等網(wǎng)站上公開的資料。

（4）2016年4月6日，專利復(fù)審委員會對路虎公司的攬勝極光作出了無效決定（決定號：29147），決定的理由為路虎公司在申請日之前已經(jīng)公開了其設(shè)計，屬于現(xiàn)有設(shè)計，不具備新穎性。

（5）2016年5月13日，專利復(fù)審委員會對陸風(fēng)X7作出了無效決定（決定號：29146），決定理由認(rèn)為江鈴陸風(fēng)X7與路虎攬勝在整體視覺上沒有明顯區(qū)別。

二、案例分析和應(yīng)對策略

要理解專利復(fù)審委員關(guān)于路虎無效案件的判定，應(yīng)當(dāng)先了解中國《專利法》中關(guān)于外觀設(shè)計新穎性以及不喪失新穎性寬限期的規(guī)定。

1.專利法相關(guān)規(guī)定

《專利法》第23條第1款規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

該條款是要求申請專利的外觀設(shè)計在申請日以前要有新穎性，也就是沒有任何單位或個人在申請日以前公開過或者申請過此外觀設(shè)計。

而《專利法》第24條還規(guī)定，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（1）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的；（2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；（3）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。上述6個月期限稱為不喪失新穎性寬限期。

2.案例分析

2010年的廣東汽車展覽會于當(dāng)年12月21日至12月27日舉辦。路虎攬勝極光專利的無效宣告請求人提供了相關(guān)證據(jù)，證據(jù)1是經(jīng)過公證保全的網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，證據(jù)3為《汽車之友》《汽車雜志》等紙質(zhì)媒體的關(guān)于廣東車展的相關(guān)報道。兩項證據(jù)均證明路虎攬勝極光車型在該屆車展中展出的事實。圖1為路虎攬勝極光的專利圖片，圖2為該車型在廣東車展上的圖片。

對于了解中國《專利法》并且積極保護(hù)自己知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)來講，應(yīng)當(dāng)在展出后的6個月內(nèi)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局提交專利申請，并要求新穎性寬限期，從而不會導(dǎo)致其喪失新穎性。但路虎公司是在2011年11月24日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利申請，該申請日早已過了新穎性寬限期的最后期限，因此，該申請已不具備新穎性。

3.應(yīng)對策略

路虎公司若欲避免這種情況出現(xiàn)，有以下兩種正確的做法。

（1）應(yīng)當(dāng)在不晚于2011年6月21日前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交關(guān)于攬勝極光的外觀設(shè)計專利申請，并在請求書中請求不喪失新穎性寬限期，勾選“在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出”一項。同時，路虎公司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)準(zhǔn)備好相關(guān)證明材料并向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交。證明材料為：由廣東車展的主辦方出具的加蓋其公章的證明函，內(nèi)容包括展覽會展出的日期、地點、展覽會名稱以及攬勝極光展出的日期、形式和內(nèi)容。

（2）應(yīng)當(dāng)在車展公開前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利申請。此做法對于知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)是最為有效的，因為不喪失新穎性寬限期只是一種補救措施，是對申請人的一種優(yōu)惠。

圖1 路虎涉案專利

圖2 廣東車展相關(guān)圖片

三、關(guān)于不喪失新穎性的詳細(xì)解讀

1.中國寬限期的范圍和時間

國際上，新穎性寬限期在范圍上分為兩種：廣義寬限期和狹義寬限期。中國實行的是狹義寬限期，即只認(rèn)為符合《專利法》第24條規(guī)定的3種公開情況才被給予新穎性寬限期。而廣義寬限期則除了上述3種情況外還包括申請人在公開出版物上發(fā)表其發(fā)明、公開使用其發(fā)明，以及他人從申請人那里獲知其發(fā)明的內(nèi)容，進(jìn)而予以公開的情形。從寬限期的時間來看，可以分成6個月和12個月，中國實行的是6個月寬限期，即從公開日期算起6個月內(nèi)提交專利申請而不喪失其新穎性。

從路虎案件來看，攬勝極光的專利申請時間為2011年11月24日，而展出的日期為2010年12月21日至25日，中間相隔11個月，雖然在某些國家符合新穎性寬限期規(guī)定，但在中國已超出寬限期時間。

2.國際展覽會的級別

《專利法》第24條第（1）項中所指的展覽會需要達(dá)到一定級別，并不是任何展會都給予寬限期優(yōu)惠。這里所指的中國政府主辦的國際展覽會，是指包括國務(wù)院、各部委主辦或者國務(wù)院批準(zhǔn)由其他機關(guān)或者地方政府舉辦的國際展覽會。中國政府承認(rèn)的國際展覽會，是指國際展覽會公約規(guī)定的由國際展覽局注冊或者認(rèn)可的國際展覽會。所謂國際展覽會，即展出的展品除了舉辦國的產(chǎn)品以外，還應(yīng)當(dāng)有來自外國的展品。例如，地方級政府主辦的本地包裝行業(yè)展覽會，該展會只有當(dāng)?shù)貐邊⑴c，并不包括來自國外的展品。因此，在該展會上展出的各種展品在申請專利時不能享受新穎性寬限期優(yōu)惠。

《專利審查指南》（2010版）另有規(guī)定：如果在展覽會上存在銷售行為，則該專利申請已屬于設(shè)計公開，不具有新穎性，不能要求新穎性寬限期。

路虎案件的涉案專利所公開的場所為廣東汽車展覽會，該展會經(jīng)審核是屬于在相關(guān)部門注冊備案的具有較大影響力的汽車行業(yè)的國際展覽會之一，既有國內(nèi)汽車展品，也有外國汽車展品，該展覽會類別符合《專利法》第24條第（1）項的規(guī)定。

3.請求不喪失新穎性寬限期的提出時間

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，申請人要求不喪失新穎性寬限期的，應(yīng)當(dāng)在申請日提交的請求書中聲明，并自申請日起2個月內(nèi)提交證明材料。若2個月內(nèi)未提交證明材料，則視為未要求不喪失新穎性寬限期。如果申請日時沒有提出新穎性寬限期要求，而是在之后的補正書中提出請求，則同樣視為未要求不喪失新穎性寬限期。在《專利法》第24條第（3）項中存在特殊情況，即申請人在申請日以后得知他人未經(jīng)申請人同意而泄露了其內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在得知情況后2個月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

四、對專利申請人的相關(guān)建議

1.新穎性寬限期并不能使申請日提前

寬限期和優(yōu)先權(quán)的效力不同，它僅僅是把申請人（包括發(fā)明人）的某些公開，或者第三人從申請人或發(fā)明人那里以合法手段或者不合法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開，認(rèn)為是不損害該專利申請新穎性和創(chuàng)造性的公開，并不是把公開日看作是專利申請日。如果從公開日到申請日期間，有第三人獨立地作出了同樣的發(fā)明創(chuàng)造，而且在申請日以前提交了專利申請，則根據(jù)先申請原則，申請人不能取得專利權(quán)。而由于申請人的公開，使該發(fā)明創(chuàng)造成為現(xiàn)有技術(shù)，故第三人的申請沒有新穎性，同樣也不能取得專利權(quán)。

2.認(rèn)真研讀專利申請國關(guān)于新穎性寬限期的相關(guān)規(guī)定

由于每個國家關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定不盡相同，因此，在這些國家申請專利時要充分了解其對申請人的各種優(yōu)惠和限制措施。例如，美國專利法實行的是廣義寬限期，在申請日前一年內(nèi)，由發(fā)明人或共同發(fā)明人所進(jìn)行對發(fā)明創(chuàng)造的任何形式的公開，以及從發(fā)明人或共同發(fā)明人處直接或者間接地獲知該發(fā)明創(chuàng)造的他人所進(jìn)行的任何形式的公開，都會給予寬限期待遇。再如，日本專利法目前實行的同樣是廣義寬限期，但其寬限期時間只有申請日前6個月。

3.摒棄僥幸心理

由于中國目前外觀設(shè)計和實用新型專利實行的是初審制度，即只對這兩種專利類型進(jìn)行初步審查，不主動進(jìn)行檢索（明顯不具備新穎性的除外），故這兩種專利的專利權(quán)較不穩(wěn)定，有可能在授予專利權(quán)后又被后續(xù)程序宣告無效。因此，當(dāng)有《專利法》第24條規(guī)定的3種情況發(fā)生時，不能存在僥幸心理，應(yīng)當(dāng)及時保存證據(jù)，并在專利申請時要求不喪失新穎性寬限期，同時提交相關(guān)證明材料。

五、總 結(jié)

專利申請人出于商業(yè)目的而提前公開其外觀設(shè)計產(chǎn)品，未能充分考慮優(yōu)先申請專利的必要性，而且在事后也未能及時通過不喪失新穎性寬限期的補救措施來保護(hù)其知識產(chǎn)權(quán)，給企業(yè)或者個人造成損失，類似路虎攬勝極光專利無效案在市場競爭中屢見不鮮。路虎案對于各類企業(yè)都應(yīng)起到警示作用，通過該案的教訓(xùn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申請專利時熟知中國《專利法》的相關(guān)規(guī)定，充分重視不喪失新穎性寬限期制度的相關(guān)內(nèi)容以避免給企業(yè)合理的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)帶來不利的影響。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010 ［M］.北京知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］尹新天.關(guān)于新穎性寬限期的問題 ［J］.知識產(chǎn)權(quán)，2002（1）：14-19.

［3］許峰，等.試論新穎性的寬限期 ［J］.中國發(fā)明與專利，2013（8）：104-107.

［4］李文娟，等.新穎性寬限期的運用與思考 ［J］.吉林工程技術(shù)師范學(xué)院學(xué)報，2014（7）：88-90.

［5］曲燕，等.對專利法新穎性寬限期的分析與思考［J］.中國發(fā)明與專利，2009（5）：63-66.

［6］孟佳，等.寬限期的理解與適用 ［J］.電視技術(shù)，2012（36）：176-178

［7］萬小麗，等.專利申請新穎性寬限期規(guī)則的援引現(xiàn)狀及利用策略 ［J］ 電子知識產(chǎn)權(quán)，2008（5）：30-33.

［8］萬小麗.新穎性寬限期規(guī)則的研究 ［D］.武漢：華中師范大學(xué)，2006.

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。