論通用名稱各認定因素的效力大小

文/鄧文

論通用名稱各認定因素的效力大小

文/鄧文

對商品通用名稱的認定，我國司法實踐中主要有五種因素作為參考。但這五種參考因素的形式、來源和性質各不相同，其所起到的作用和效力必不能等量齊觀。在運用過程中，如果對這五種因素的主次把握不當，很容易導致原被告雙方對案件中通用名稱的認定結果產生懷疑，甚至出現直接的認定錯誤，催生出一系列新問題。本文從相關司法實踐案例出發，結合美國相關經典判例，將五種認定因素在通用名稱認定過程中的效力大小作出排序并分析，總結出相應的認定方法，以解決我國現階段商標通用名稱認定過程中存在的一些問題。

通用名稱；效力；司法判例；相關公眾

我國《商標法》第11條第1款明確規定通用名稱不得作為商標注冊1我國《商標法》第11條規定：下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。，對于通用名稱的認定，散見于國家有關法律法規2我國《商標審查及審理標準》、《商標法實施條例》以及最高人民法院2010年《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中，均對通用名稱的認定作出具體規定。及司法判例中。根據目前我國司法實踐中的觀點和認識以及最高人民法院2010年《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》的規定，對于商品通用名稱認定，主要參考以下幾種因素：（1）相關公眾的普遍認知；（2）國家標準、行業標準；（3）專業工具書、辭典3最高法院公布《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第7條規定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。”；（4）公開出版物、專家證言4北京市高級人民法院在審理“武夷山市桐木茶葉有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛案”中，原告提交了“權威茶葉典籍摘錄、媒體及網站報道、首創證明研發文件、鑒定意見書、央視新聞”等公開出版物以及專家鑒定意見材料，被北京市高級人民法院作為“是否將‘金駿眉’認定為通用名稱”的部分證據。；（5）訴爭標識的使用方式、使用時間、廣告宣傳等因素5早在1999年北京市第一中級人民法院審理“PDA”注冊商標是否為通用名稱時，就明確要求原告就“該商標的知名度及影響范圍提供證據”。。雖然認定商品通用名稱的具體參考因素有很多，但各種參考因素的形式、來源和性質各不相同，它們在商品通用名稱的認定過程中所起到的作用及效力必不能等量齊觀。

一、相關公眾的普遍認知

在認定標識是否為通用名稱時，相關公眾的普遍認知是重中之重，其效力優于國家標準、行業標準，是認定商品通用名稱的根本基礎。在司法實踐中，發生相關商標爭議時國家標準、行業標準在制定時間上必然較早，且具有一定的抽象性，無法及時、具體地體現出爭議商標內涵上的變化，但對市場變幻最為敏感的相關公眾可以解決這一問題，能夠從商品流通的終端和目的上全面、客觀反映現實情況。當然，將相關公眾的普遍認知的認定效力排在首位，還具體參考了如下因素：

（一）從商標最基本的功能出發

識別商品或服務來源的功能，是商標最基本的功能。通用名稱之所以不能獲得商標注冊，就是因為其不能發揮識別商品或服務來源的作用。識別商品或服務來源的主體是相關公眾，因此對通用名稱的認定，最終要落回到相關公眾的普遍認知這一標準上來。

注冊商標通用化的實質是商標與商品來源的關系變得模糊或中斷，當這一情形與相關公眾認知發生矛盾時，應以相關公眾的認知為準。

此外，根據商標制度的宗旨，商標是通過顯著性和識別性發揮指示作用的，而商標的這些特性并非天生的，只有通過商品營銷或宣傳才能真正獲得6彭學龍：《商標顯著性傳統理論評析》，載《電子知識產權》2006年第2期。。從這個意義上來說，商標是否具有顯著性的判斷關鍵是相關公眾的普遍認知，而對于通用名稱來說，其并不具備顯著性或者顯著性很低，因此，對這個顯著性的判斷，重中之重仍需落到相關公眾的普遍認知上來。

（二）美國相關判例提出的標準

1、消費者主要意義標準（Primary Significance Test)

1921年“阿司匹林Aspirin”案確立了“唯一意義”標準。“唯一意義”標準，即依據相關公眾的判斷，商標的唯一意義在于標識商品來源時，該商標才是有效商標。商標的基礎功能是能夠被相關公眾所區分。

審理“阿司匹林Aspirin”案的法官認為：“消費者對涉案商標名稱的理解，如果消費者僅將該名稱作為銷售某類商品的標志……那么不論商標權人為宣傳和經營該商標花費了多大的精力或財力，該名稱也僅是代表一類商品而已”7See Bayer Co.v.United Drug Co,272 F.505(S.D.N.Y.1921).。

1938年的“碎麥”案正式確立了“主要意義”標準。在“碎麥”案中，法院認為：“‘碎麥’作為該類餅干的通用名稱，已經向公眾精確表達了該餅干的特征，因此，如果要證明‘碎麥’的商標意義，原告必須證明消費者所理解的該標志的主要意義是標識商品來源而非商品本身”8See Kellogg Co.v.National Biscuit Co.,supra,305 U.S.111,at 122,59S.Ct.p.115.。從該案可以看出，“主要意義”標準認為商標具有多重意義，法院將根據相關公眾所認為的商標所具有的眾多意義中的主要意義來認定該商標是否已經退化為通用名稱。如果相關公眾認為該標志的主要意義是標識商品來源，那么即便有公眾將該標志視為商品名稱，該標志仍為有效商標而應受到保護。

2、消費者購買動機標準（Consumer Purchasing Motivation Test)

該標準由1979年“大富翁”案確立。在該案中上訴法院認為：“假設屬種區分標準能夠完全反映消費者使用某一名稱的心理，那需要解決的關鍵問題就是當消費者向賣家詢問‘大富翁’（Monopoly）時，是想尋找一種特定廠家（種）還是只是簡單地想描述商品本身（屬）……也就是說，消費者在購買Monopoly游戲時，使用Monopoly一詞的含義才是認定其是否屬于通用名稱的關鍵”9See Anti-Monopoly,Inc.v.General Mills Fun Group,Inc.,611 F.2d 296,302-04(9th Cir.1979).。

原告根據這一分析進行了消費者購買Monopoly的動機調查而最終勝訴。上訴法院最終認定Monopoly已經退化為通用名稱而不再受保護。

可以看出，美國法院對通用名稱的認定標準，都是從消費者基本認知出發，只是認知的判斷標準有所不同而已，而消費者又是相關公眾中極重要的組成，在做相關公眾的普遍認知調查時，消費者認知占最重要的地位。

（三）我國司法實踐中的具體認定

2005年，為福建正山茶業公司擔任制茶師的梁駿德研發出新品種茶金駿眉時，正山茶業并沒有立即注冊商標。最初研發的幾人還寫出了介紹制作工藝的《駿眉令》，交給同村的其他茶廠，一起推廣生產金駿眉。隨后，桐木關村內各家茶廠的金駿眉制作工藝已經相差無幾，金駿眉也旋即躋身知名茶行列，身價倍增。

2007年3月9日，正山茶葉有限公司向商標局提出“金駿眉”商標的注冊申請，指定使用商品為第30類“茶、冰茶、茶飲料、茶葉代用品”商品上。

在商標異議期內，桐木茶葉公司向商標局提出異議申請，認為“金駿眉”是福建武夷山生產的一種紅茶，屬于“武夷紅茶”中“奇紅”的品種之一，屬于商品的通用名稱，直接表示了商品的原料和生產工藝，若允許其注冊，將損害公共利益。請求裁定被異議商標不予核準注冊。桐木公司的申請被商標局和商標評審委員會駁回，裁定被異議商標予以核準注冊10商標評審委員會作出商評字〔2012〕第53057號《關于第5936208號“金駿眉”商標異議復審裁定書》（簡稱第53057號裁定）。。桐木茶葉向一審法院提起訴訟，一審法院維持了商標評審委員會的裁定。

桐木茶葉公司不服一審判決，提起上訴。2013年，北京市高級人民法院二審認為，第53057號裁定作出時，“金駿眉”已成為約定俗成的通用名稱。因此，基于第53057號裁定作出時的實際情況，應當認定被異議商標的申請注冊，違反了《商標法》第11條第1款第1項的規定，即認定“金駿眉”為商品的通用名稱11北京市高級人民法院（2013）高行終字第1776號行政判決書。。裁定理由是“金駿眉”已作為一種紅茶的商品名稱為相關公眾所識別和對待，屬于特定種類的紅茶商品約定俗成的通用名稱。

該案中，法院直接以相關公眾的普遍認知為認定標準，對“金駿眉”是否為通用名稱做出判斷。而在類似的案件中12北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第1411號行政判決書認定“魯錦”是否為通用名稱時，直接以相關公眾的普遍認知為認定標準；北京市高級人民法院（2010）高行終字第310號行政判決在認定“解百納”是否為通用名稱時，再次將該認定標準作為最重要的判定標準。，法院依舊遵循此認定標準。由此可以看出，雖然我國立法中沒有直接規定，但在相關的司法實踐中，法院也以相關公眾的普遍認知作為判斷的最重要因素。

二、國家標準、行業標準

依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱，屬于法定的通用名稱13最高法院公布《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第七條規定：“依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱”。。但在判斷某一標識或名稱是否屬于商品通用名稱時，并不能將國家標準、行業標準視為具有絕對效力的參考標準14萇文玲：《商品通用名稱認定問題研究》，華東政法大學2014年碩士學位論文。。

相關公眾的認知是認定商品通用名稱的根本基礎，反映相關公眾認知情況的有效證據的作用和效力應當優于上述國家標準、行業標準，當兩者相沖突時，前者具有絕對效力，而非后者，即它的效力應低于“相關公眾的普遍認知”標準。也就是說，盡管依據國家標準、行業標準，某一標識應被認定為通用名稱，但在相關公眾看來，該標識具有顯著性，能夠被識別并區分，不會造成混淆，亦不能夠簡單依據國家標準、行業標準直接將該標識認定為商品通用名稱。

然而如果相關公眾的認知調查有阻礙或重大瑕疵時，應適用該認定標準。而較之其它三種認定標準，它的效力更高，具體原因如下：

（一）來自法律的直接規定

最高法院公布《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中第7條明確規定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱”。從該條中可以看出，在認定商品通用名稱時，只要不與相關公眾的普遍認知相沖突，依據國家標準、行業標準，是可以直接認定其是否為商品通用名稱的。

（二）與國家標準、行業標準的特性有關

國家標準是指由國家標準化主管機構批準發布，對全國經濟、技術發展有重大意義，且在全國范圍內統一的標準15參見百科詞條“國家標準”：http://baike.baidu.com/view/31962.html.最后訪問日期：2015年12月12日。。該標準是在全國范圍內統一的技術要求，由國務院標準化行政主管部門編制計劃，協調項目分工，組織制定（含修訂），統一審批、編號、發布。該標準的年限一般為5年，過了年限后就要被修訂或重新制定。而根據《中華人民共和國標準化法》的規定，行業標準則是指由我國各主管部、委（局）批準發布，在該部門范圍內統一使用的標準16《中華人民共和國》第六條對需要在全國范圍內統一的技術要求，應當制定國家標準。國家標準由國務院標準化行政主管部門制定。對沒有國家標準而又需要在全國某個行業范圍內統一的技術要求，可以制定行業標準。行業標準由國務院有關行政主管部門制定，并報國務院標準化行政主管部門備案，在公布國家標準之后，該項行業標準即行廢止。對沒有國家標準和行業標準而又需要在省、自治區、直轄市范圍內統一的工業產品的安全、衛生要求，可以制定地方標準。地方標準由省、自治區、直轄市標準化行政主管部門制定，并報國務院標準化行政主管部門和國務院有關行政主管部門備案，在公布國家標準或者行業標準之后，該項地方標準即行廢止。。根據對國家標準、行業標準兩個概念的解釋可以看出，國家標準、行業標準相對于后三種認定因素來說比較具有規范性和權威性，而且其會以文字的方式記載在相關文件中，也可以看出該參考標準具有權威且便于取證的特點。

另外，因國家標準、行業標準一般都是比較專業的技術標準，具有科學性和客觀性。相較于后三種認定因素而言，國家、行業標準更加的規范、科學、權威，而且具有穩定性。

三、專業工具書、辭典/公開出版物、專家證言

專業工具書、辭典能對事物的名稱作出解釋認定，其能夠在一定程度上間接反映相關公眾對該標識或名稱的認知情況，對某一標識或名稱的解釋也會影響相關公眾的認知。對公開出版物、專家證言來說，其也能反映市場中一部分相關公眾對該標識或名稱的認知情況，而且相對權威。但相較于相關公眾普遍認知，以及國家標準、行業標準而言，他們都存在不同程度的局限和不足，譬如認定主體單一、權威性不足等，在對通用名稱作出認定時，只能作為認定通用名稱時的輔助性因素17關于將其作為輔助性參考因素的觀點，在很多著作與論文中都有相關贅述。萇文玲指出：“若將上訴公開出版物、專家證言作為認定商品通用名稱的重要參考因素必然會有失偏頗，這種參考因素只能作為其他參考因素的印證，發揮輔助性作用。”參見注釋14。楊德嘉指出：“它們對于消費者認識的反映，在直接性、準確性、客觀性等方面均存在不同程度的局限和不足，故只能作為認定通用名稱時的輔助性因素”。參見楊德嘉：《論通用名稱的認定》，中國政法大學2008年碩士學位論文。。換句話說，它們在認定通用名稱時，效力是排第三位的，而且不能直接單獨作為證據來認定。

以辭典為例。在我國法院審判過程中，會應用辭典去查找商標作為“詞”在辭典中的相關含義，但仍然是以相關公眾的判斷為標準，辭典中呈現的含義只起到一個輔助性作用。當兩者發生沖突時，仍以相關公眾的一般判斷為準。究其緣由，主要與辭典在認定商標是否為商品通用名稱過程中固有的局限性有關。

（一）辭典編纂具有滯后性

辭典編纂是一項龐大而復雜的工作，不可能將新出現的所有詞語都收錄在辭典中。以《現代漢語詞典》18如無特別說明，本文中的“詞典”都指商務印書館2013年出版的《現代漢語詞典》。為例，自1978年第一版《現代漢語詞典》面世之后，短則5年，長則13年才修訂一次，即最新出版的《現代漢語詞典》只能收錄2013年以前社會中所使用的詞語，而對于2013年以后新產生的詞語，最早也要等到2018年以后才會被辭典收錄19參見百度百科：http://baike.baidu.com/view/98457.html.1978年12月，《現代漢語詞典》第一版出版，收詞5.6萬條。1983年1月，經過一定的增刪調整，《現代漢語詞典》第二版面世，收詞5.6萬條。1996年7月，在歷時3年的第二次修訂工作后，《現代漢語詞典》第三版出版，收詞6.1萬。2002年5月，《現代漢語詞典》第四版，亦即第三版的增補本面世，收詞6.1萬。2005年6月，《現代漢語詞典》第五版出版，這次修訂從1999年開始，歷時6年，共收詞6.5萬。2012年6月，經過2008年開始的第五次修訂工作，《現代漢語詞典》第六版出版，收詞6.9萬。可以看出，現代漢語詞典要及時收錄新詞，是存在困難的。。也就是說，基于辭典編纂學和社會發展的考慮，辭典對詞語的收錄和解釋是滯后于普通消費者對詞語的學習和使用的。

國家、行業標準同樣存在滯后性的可能。但相較于辭典來說，它顯得更為權威，更為確定、同一。因為它由國務院標準化行政主管部門直接制定或審查確定，而很多辭典的編纂都是由出版機構完成，同一詞匯在不同辭典中出現不同含義是很常見的行為。

（二）辭典對商標所涉及到的詞語解釋不可能窮盡

經查找資料發現，我國的很多辭典在編纂過程中有意回避了市場中的商業詞語，并沒有根據普通消費者的理解對社會生活中大量存在的商標詞語進行解釋。例如時下運用最多的“淘寶”，隨著“淘寶網”提供的第三方交易平臺，大量消費者都通過該網站購買各種商品，“淘寶”這個詞語在消費者表述中已經具有“通過網絡購買商品”的含義，而在最新版的《現代漢語詞典》中卻仍舊將“淘寶”定性為一種“方言”，并解釋為“到舊貨市場尋覓購買”。又比如被廣泛使用的搜索瀏覽器“Google”，通常被認為是“網絡搜索”的同義詞，在很多情況下都被人們以動詞的方式使用，而最新版的《現代漢語詞典》并沒有收錄。與之形成鮮明對照的是在美國具有與《現代漢語詞典》相同地位的《韋氏大學詞典》，早在2006年正式發行的第11版《韋氏大學詞典》就收錄了“google”，并將首字母小寫的“google”定義成一個動詞，解釋為“使用Google搜索引擎，在國際互聯網上獲得信息”。同樣也是在2006年，世界上另一部權威英語辭典——《牛津英語辭典》也將Google作為動詞收錄，而且收錄的時候就是首字母大寫的Google20參見中華商標雜志網頁：http://www.08kan.com/gwk/MzA3OTcxOTcyMg/204304526/1/cfb6a108129288603442f00916189474.html。。但即便如此，在Continental Airlines,Inc.v.United Air Lines,Inc一案中，對于“E-Ticket”商標，商標復審委認為它應當屬于通用名稱，雖然沒有收錄到詞典中，因為“沒有詞典是完整的或及時更新的，也無法及時完美跟蹤市場語言的”21See Continental Airlines,Inc.v.UnitedAir Lines,Inc.,53 U.S.P.Q.2d1385,1999 WL1288981 (T.T.A.B.1999).。同樣在美國BernerInter.Crop.v.Mars Sales Co案中，法官仍指出，“辭典對于通用名稱的收錄具有滯后性，而且有時可能受到辭典編纂者的影響——個別消費者的看法不足以判定通用名稱”22See BernerInter.Crop.v.Mars Sales Co.,Federal Reporter,2nd Series,Vol.987,1993,p.975.。

因此，可以將它們作為輔助性的參考因素，作為商標是否為通用名稱的印證。

四、訴爭標識的使用方式、使用時間、廣告宣傳等因素

對于訴爭標識的使用方式、使用時間、廣告宣傳等，筆者認為在認定是否為通用名稱時，它們只能作為一般性參考因素。規定該因素作為認定標準的主要原因在于，法院一定程度上承認該權利所有人在商標使用上所作的努力，但就像大多數顯著性商標淪為通用名稱一樣，商標所有人自己的努力并不能成為左右因素。它能發揮的作用是極其有限的，在效力上，屬于最低。

在司法實踐中，有大量的案例顯示，標識在之前經過了長期的使用和大量的宣傳推廣，也具有較高的知名度，但在相關公眾看來，該標識已經淪為商品的通用名稱被廣泛使用，或者在國家標準、行業標準中已將該標識作為指代某類商品的通用名詞，最終仍被法院認定為商品的通用名稱。國外比較有名的是美國的熱水瓶（Thermos)案。Thermos原本是King-Seeley公司用于該公司生產的真空玻璃保溫瓶上的著名商標，King-Seeley公司從未間斷過對“Thermos”商標的使用，而且在使用過程中做了大量的廣告宣傳和市場推廣，但Leonard Moore法官仍然認為“雖然公司為保持Thermos商標顯著性付出了實質性努力，而且仍有少部分消費者和銷售商認為Thermos代表的是King-Seeley公司的產品，但面對75%的消費者認為Thermos一詞是該類商品的通用名稱這一事實，上述因素的意義已經微不足道，因此仍然認定Thermos為通用名稱”23See King-Seeley Thermos Co.v.Aladdin Industries,Inc.,138 USPQ 349(2d Cir.1963).。

在我國比較有影響力的是朗科優盤案和PDA案。在該案件中，朗科公司和福蘭德公司在使用和宣傳自己的“優盤”242004年，商評委作出《關于第1509704號“優盤”商標爭議裁定書》，認定“優盤”商標為通用名稱。和“PDA”251999年12月50日國家工商行政管理局商標局作出了《關于撤銷970474號PDA注冊商標的決定》,石家莊福蘭德公司不服商標局撤銷PDA商標的決定，向商標評審委員會申請復審，商評委仍裁定撤銷，法院維持了商評委的裁定，具體參見北京市第一中級人民法院（1999）一中知初字第48號。商標上都作出了大量的努力，并且在市場上形成了較高的知名度，但最終仍然淪為該類商品的通用名稱，“優盤”成為一種便攜式計算機移動存儲產品的通用名稱，而“PDA”成為電子記事簿類產品通用名稱，商標均被撤銷。

大量的案例總結都指出，對訴爭商標的使用和宣傳，在認定商品是否為通用名稱時，所能發揮的作用是極其有限的，甚至如果使用和宣傳不當，可能起到相反的作用。法院將此因素納入考量，基本是因為對權利人使用自己商標所作出的一種承認和肯定，甚至是鼓勵。

五、結語

我國對通用名稱認定的五個標準之中，相關公眾的認知是認定商品通用名稱的根本基礎，反映相關公眾認知情況的有效證據的作用和效力應當優于上述國家標準、行業標準，當兩者相沖突時，前者具有絕對效力。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，屬于法定的通用名稱，只要其不與相關公眾的普遍認知產生沖突，即可依此認定標識為通用名稱。而專業工具書、辭典以及公開出版物、專家證言，則作為認定通用名稱時的輔助性因素，在認定通用名稱的過程中，其效力是排第三位的，不能直接單獨作為證據來認定標識是否為通用名稱。對于訴爭標識的使用方式、使用時間、廣告宣傳等，它們只能作為一般性參考因素，在效力上，屬于最低。對商品通用名稱的認定，五種認定因素效力雖各不相同，但在認定過程中，在遵循效力優先原則的同時，也要綜合考量各方面的因素，尋求合理的利益平衡機制，來作出最優的判斷。

On the Rank of Eff ectiveness of the Factors of Generic Terms Identifi cation

There are fi ve main factors as references in the identifi cation of generic terms of goods in Chinese judicial practice.Since the form,source and nature of each factor is not identical,the function and eff ectiveness of each mustn’t be equal too.In the application process,the improper use of these fi ve factors can easily lead to the skeptical attitude of the plaintiff and the respondent about the identifi cation outcome,or even direct identifi cation error,giving birth to a series of new problems.Starting from the relevant judicial practiceand combining classic American judicial precedents,this paper ranks and analyses the eff ectiveness of the fi ve identifying factors in the process of identifying generic terms,so as to sum up a set of methods accordingly to solve our problems in the present stage of generic terms identifi cation.

generic terms; eff ectiveness; judicial precedents; relevant public

鄧文，華東政法大學知識產權學院。