對(duì)按功能劃分專利技術(shù)特征在專利侵權(quán)判定中應(yīng)用的思考

李 莎劉 影

對(duì)按功能劃分專利技術(shù)特征在專利侵權(quán)判定中應(yīng)用的思考

李 莎?劉 影?

本文從單一適用“按功能劃分專利技術(shù)特征”原則而引發(fā)的一系列問(wèn)題出發(fā)，深入探討了侵權(quán)判定原則在適用過(guò)程中的沖突和缺陷，進(jìn)而提出了一個(gè)“按功能劃分專利技術(shù)特征”這一原則的應(yīng)用建議，即：第一步通過(guò)適用按功能劃分專利技術(shù)特征原則、同時(shí)兼顧多余指定原則的排除來(lái)確定專利權(quán)保護(hù)范圍，第二步通過(guò)等同原則和全面覆蓋原則的適用得出是否侵權(quán)的結(jié)論。

按功能劃分專利技術(shù)特征等同原則多余指定原則

專利侵權(quán)訴訟是專利權(quán)人與被控侵權(quán)方圍繞權(quán)利要求而展開(kāi)的一場(chǎng)利益角逐。而在每場(chǎng)戰(zhàn)斗中，技術(shù)特征的邊界問(wèn)題就成為了兵家必爭(zhēng)之地，是訴訟雙方辯論激烈的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。

一、案情介紹

關(guān)于按功能劃分專利技術(shù)特征，最高人民法院審理的再審案件中作出了初步闡述，涉案案件為“再審申請(qǐng)人張強(qiáng)與被再審申請(qǐng)人煙臺(tái)市棲霞大易工貿(mào)有限公司等侵權(quán)專利權(quán)糾紛案”①參見(jiàn)最高人民法院（2012）民申字第137號(hào)民事裁定書(shū)。，同時(shí)，最高人民法院在2013年發(fā)布的《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2012）》中，確認(rèn)了按功能劃分專利技術(shù)特征這一原則。隨后，此原則的應(yīng)用在業(yè)界內(nèi)引發(fā)了激烈的討論。

涉案專利為公開(kāi)號(hào)CN2774586，公開(kāi)日為2006年4月26日的實(shí)用新型專利。涉案專利的權(quán)利要求1中包含“五個(gè)靶標(biāo)”的限定。一審法院認(rèn)為涉案專利“五個(gè)靶標(biāo)”的技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品“九個(gè)靶標(biāo)”的技術(shù)特征不等同，二審法院持相同態(tài)度。而最高人民法院則認(rèn)為:“涉案專利和被訴侵權(quán)產(chǎn)品的靶標(biāo)數(shù)量雖然不同，但是由于涉案專利的每一個(gè)靶標(biāo)在擊打時(shí)單獨(dú)發(fā)揮作用，因此不能將五個(gè)靶標(biāo)作為一個(gè)技術(shù)特征來(lái)考慮，應(yīng)當(dāng)將其分解為頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)和腰部靶標(biāo)來(lái)考慮。被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了頭部靶標(biāo)和腹部靶標(biāo)，其胯部靶標(biāo)與涉案專利的腰部靶標(biāo)在功能效果上是等同的，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含涉案專利五個(gè)靶標(biāo)的相同或等同技術(shù)特征”。由此，最高人民法院的意見(jiàn)奠定了按功能劃分專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)性原則。

二、不同觀點(diǎn)和思路

對(duì)于此案，業(yè)內(nèi)基本對(duì)最終認(rèn)定的等同侵權(quán)的結(jié)果持肯定態(tài)度，進(jìn)而又對(duì)該案結(jié)論的獲得提出了一些疑問(wèn)。一些觀點(diǎn)認(rèn)為，該案強(qiáng)調(diào)技術(shù)特征的劃分方法為按功能來(lái)進(jìn)行劃分，將五個(gè)靶標(biāo)分解為記載在說(shuō)明書(shū)中的頭部靶標(biāo)、胸部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)來(lái)考慮，有將說(shuō)明書(shū)的技術(shù)特征“悄悄”帶入到權(quán)利要求的技術(shù)特征的嫌疑，造成技術(shù)特征比對(duì)數(shù)量上的增加并造成保護(hù)范圍的縮小，而解釋權(quán)利要求的對(duì)象應(yīng)僅為權(quán)利要求書(shū)而不涉及說(shuō)明書(shū)。另一些觀點(diǎn)認(rèn)為，五個(gè)靶標(biāo)可以理解為一個(gè)上位概念，未限定靶標(biāo)的區(qū)域分布及每個(gè)區(qū)域靶標(biāo)數(shù)量的多少，不能簡(jiǎn)單地將實(shí)施例中的具體五個(gè)靶標(biāo)的區(qū)域分布來(lái)代替權(quán)利要求五個(gè)靶標(biāo)的上位概念，該案也可能存在相同的五個(gè)數(shù)量靶標(biāo)而不同的區(qū)域分布情況。基于上述兩種觀點(diǎn)，針對(duì)該案解決是否侵權(quán)的問(wèn)題，給出了另外兩種思路:第一種思路為被控技術(shù)采用九個(gè)靶標(biāo)，九個(gè)靶標(biāo)為在五個(gè)靶標(biāo)基礎(chǔ)上增加四個(gè)靶標(biāo)，全面覆蓋五個(gè)靶標(biāo)，構(gòu)成相同侵權(quán)。第二種思路為九個(gè)靶標(biāo)與五個(gè)靶標(biāo)僅是靶標(biāo)數(shù)量上的變化，而靶標(biāo)本身的功能效果未發(fā)生變化，數(shù)量增減屬于常規(guī)技術(shù)手段的合理選擇，仍然比較容易得出等同侵權(quán)的結(jié)論。

上述的各方觀點(diǎn)和思路，雖然結(jié)論是相同的，但是每種思路均是從單一的原則和討論點(diǎn)出發(fā)，給人以一葉障目的無(wú)力感，無(wú)法處理各種演變情況下的復(fù)雜問(wèn)題。

三、針對(duì)不同觀點(diǎn)和思路的分析與討論

首先，最高人民法院僅單一適用“按功能劃分專利技術(shù)特征”原則，無(wú)法解決數(shù)量差異情況下的判定方法。假設(shè)被控侵權(quán)方產(chǎn)品僅采用四個(gè)靶標(biāo)，但是在功能完全覆蓋情況下，應(yīng)該如何判定是否侵權(quán)呢？對(duì)于該種情況，既然是功能完全覆蓋，那么依據(jù)最高人民法院的原則即可判定等同侵權(quán)，那么涉案專利的權(quán)利要求1中，“五個(gè)”這一限定就直接排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外了，在這種情況下，對(duì)于“五個(gè)”這一數(shù)量的限定的忽略則有適用“多余指定”原則的嫌疑。一些觀點(diǎn)主張，無(wú)論專利權(quán)人是出于怎樣的原因或失誤將“五個(gè)”這一數(shù)量限定寫(xiě)進(jìn)了權(quán)利要求書(shū)中，公眾都不應(yīng)該為這一失誤來(lái)買單，“五個(gè)”這一特征是不應(yīng)排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外的。

其次，上述第一種思路中忽略功能劃分，僅從數(shù)量上的“九個(gè)”包括“五個(gè)”來(lái)下結(jié)論，那么，會(huì)給公眾或侵權(quán)方以這樣的錯(cuò)誤教導(dǎo)和認(rèn)知方向:產(chǎn)品靶標(biāo)在五個(gè)以上（包括五個(gè)）時(shí)全面覆蓋，侵權(quán)；產(chǎn)品靶標(biāo)在五個(gè)以下（不包括五個(gè)）時(shí)未全面覆蓋，不侵權(quán)。

最后，上述第二種思路中同樣忽略功能劃分，僅從數(shù)量上的“九個(gè)”包括“五個(gè)”來(lái)下結(jié)論，那么，如果被控侵權(quán)方的產(chǎn)品中，靶標(biāo)的功能與涉案專利完全不同（或僅部分相同），以此思路也會(huì)得到侵權(quán)的判定結(jié)論。但是，由于說(shuō)明書(shū)中僅公開(kāi)了一種功能方案的實(shí)施例，這種判定結(jié)論無(wú)疑是將權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行了不合理的擴(kuò)大。

為了解決上述不同觀點(diǎn)之間的沖突和缺陷，我們不妨回歸侵權(quán)判定的原始步驟進(jìn)行分析。2013年，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南》指出，在進(jìn)行專利是否侵權(quán)的判定時(shí)，一般需要兩個(gè)步驟，第一步確定專利權(quán)保護(hù)范圍，第二步判斷侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求的保護(hù)范圍；在這兩個(gè)步驟中，第一步的主要任務(wù)在于對(duì)相關(guān)權(quán)利要求進(jìn)行合理的解釋。那么我們?cè)谶m用侵權(quán)判定過(guò)程中的各種原則時(shí)，如果也遵循這樣的一個(gè)基本的步驟來(lái)進(jìn)行，則有望突破各個(gè)適用原則之間的沖突或矛盾。

前面提到的幾個(gè)原則，最高人民法院主張的按功能劃分專利技術(shù)特征原則，其根本任務(wù)在于合理解釋權(quán)利要求，確定專利權(quán)保護(hù)范圍，因此應(yīng)當(dāng)在第一步加以適用。而多余指定原則的排除（即不適用多余指定原則），也是為了解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍，同樣在第一步加以適用。而全面覆蓋原則以及等同原則，都是用于判斷侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求的保護(hù)范圍的目的，因此在第二步加以適用。

現(xiàn)在根據(jù)上述原則的適用步驟，針對(duì)前述案件的“五個(gè)靶標(biāo)”進(jìn)行分析。第一步，適用按功能劃分專利技術(shù)特征原則，“五個(gè)靶標(biāo)”理解為頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)和腰部靶標(biāo)，同時(shí)兼顧多余指定原則的排除，將“五個(gè)”理解為對(duì)數(shù)量的限定，作為確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的另一技術(shù)特征。第二步，對(duì)上述劃分出的每一技術(shù)特征采用相同或等同原則加以判定，進(jìn)而依據(jù)全面覆蓋原則得出是否侵權(quán)的結(jié)論；即被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否對(duì)頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)、腰部靶標(biāo)和數(shù)量“五個(gè)”這4個(gè)技術(shù)特征分別具有相同或等同的特征。在該案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)，其胯部靶標(biāo)與涉案專利的腰部靶標(biāo)等同，對(duì)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“九個(gè)”與涉案專利的“五個(gè)”是否能夠適用等同原則（關(guān)于專利中數(shù)值和數(shù)值范圍的等同侵權(quán)判斷），則是司法實(shí)踐中另一討論熱點(diǎn)，本文中不加以討論（對(duì)于涉案案件，僅針對(duì)“五個(gè)靶標(biāo)”這一焦點(diǎn)而言，如果“九個(gè)”與“五個(gè)”適用等同原則，則侵權(quán)，如果不適用等同原則，則不侵權(quán)）。

四、總 結(jié)

由此，經(jīng)過(guò)上述對(duì)侵權(quán)判定過(guò)程中幾個(gè)原則的適用性梳理，提出了一個(gè)“按功能劃分專利技術(shù)特征”這一原則的應(yīng)用建議。即:第一步通過(guò)適用按功能劃分專利技術(shù)特征原則、同時(shí)兼顧多余指定原則的排除來(lái)確定專利權(quán)保護(hù)范圍，第二步通過(guò)等同原則和全面覆蓋原則的適用得出是否侵權(quán)的結(jié)論。該應(yīng)用建議基本解決了單一適用按功能劃分專利技術(shù)特征原則而引發(fā)的各種沖突和缺陷，同時(shí)解決了其他侵權(quán)判定原則的合理適用問(wèn)題，希望對(duì)實(shí)踐具有一定的指導(dǎo)意義。

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