結合案例淺談對具有“技術啟示”的審查意見的答復

王月霞周佳棟

結合案例淺談對具有“技術啟示”的審查意見的答復

王月霞?周佳棟??

新穎性、創造性和實用性是授予發明專利的實質性條件，其中“創造性”的評判，由于審查員是在了解發明內容之后才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低，容易得出具有“技術啟示”的結論。具有“技術啟示”的審查意見往往初步看起來很有道理，發明人針對該創造性答復時常常會覺得自身發明有創造性但卻難以辯駁，從而不能作出有效的答復，筆者結合自己代理過的案例，對于該類審查意見答復提出一些想法。

技術啟示審查意見答復

一、引 言

在專利的實質審查過程中，國家知識產權局認為一件發明專利申請不符合《專利法》和《專利法實施細則》有關規定，不能在其現有專利申請文件的基礎上授予專利權的，不能直接作出駁回該發明專利申請的決定，而是必須首先通知申請人，為其提供一個陳述意見、進行修改的機會。通常，國家知識產權局以“審查意見通知書”的形式，將審查意見和初步結論通知申請人。①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011：431.在“審查意見通知書”的答復過程中，最難答復也是爭議最大的莫過于專利申請文件是否具備《專利法》規定的創造性。

關于“創造性”的標準，《專利法》第22條第3款中規定:“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”。是否具有“實質性特點”和“進步”，以及是否“突出”和“顯著”，都有一個程度的問題，不可避免地會帶有一定的主觀判斷因素。

為了減少創造性判斷中的主觀因素的影響，在《專利審查指南》（2010版）中，對發明的創造性的判斷方法及所屬技術領域的技術人員進行了詳細的規定，但是在審查發明的創造性時，由于審查員是在了解發明內容之后才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低，從而容易得出具有“技術啟示”的結論。具有“技術啟示”的審查意見往往初步看起來似乎很有道理，發明人針對該創造性答復時常常會覺得自身發明有創造性卻無法辯駁，從而不能作出有效的答復，筆者結合自己代理過的案例，對于該類審查意見答復提出一些想法。

二、案例介紹

專利申請號為201210316992.X，該專利請求保護一種酶法制備L-二氫乳清酸的方法，針對目前L-二氫乳清酸的制備方法主要為提取法和化學合成法，所需原料復雜，需要多步反應并且不易提取的缺陷，提供一種生物法制備L-二氫乳清酸的方法，該方法中所采用的二氫乳清酸酶目前研究主要集中在水解反應上，但在生物體內，該酶催化過程是可逆的，即在堿性條件下，有利于水解反應進行，而調整pH為酸性條件時，則可實現N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氫乳清酸方向轉化。

其權利要求1如下:

一種酶法制備L-二氫乳清酸的方法，其特征在于，包括下列步驟:

1）以氰酸鹽、L-天冬氨酸或者L-天冬氨酸鹽為原料，在堿性條件下進行反應，形成N-氨甲酰-L-天冬氨酸，氰酸鹽與L-天冬氨酸或者L-天冬氨酸鹽的摩爾比為1～1.4∶1；

2）以二氫乳清酸酶或含有二氫乳清酸酶的菌體為催化劑，在弱酸性條件下，催化步驟1）得到的N-氨甲酰-L-天冬氨酸環合得到含L-二氫乳清酸的溶液；

3）將所得含L-二氫乳清酸的溶液分離，濃縮，結晶，獲得L-二氫乳清酸。

在“第一次審查意見通知書”中，審查員檢索到對比文件1（Synthesis of Orotic Acid from Aspartic Acid，J.F.Nyc，et al.，J.Am.Chem.Soc.，第69卷第6期，第1382～1384頁），其公開了一種通過L-天冬氨酸合成N-氨甲酰-L-天冬氨酸的方法，以L-天冬氨酸和氰酸鉀為原料，在KOH堿性條件下合成N-氨甲酰-L-天冬氨酸，審查員認為對比文件1是該發明的最接近的現有技術。

同時，審查員檢索到對比文件2（Control by uracil of formation of enzymes required for orotate synthesis，R.A.Yates，et al.，Journal of Biological Chemistry，第227卷第2期，第677～692頁），認為對比文件2中已經公開了在乳清酸合成過程中涉及三種酶（天冬氨酸甲酰胺酶、二氫乳清酸酶和二氫乳清酸脫氫酶），并且進一步公開了細菌提取物在25℃下進行反應，檢測到DHO即二氫乳清酸。因此第一次審查意見通知書中指出，本領域技術人員根據嘧啶核苷酸合成代謝途徑可以直接、毫無疑義地確定二氫乳清酸酶催化的反應步驟為N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氫乳清酸的轉化，因而，對比文件2提供了在弱酸性條件下采用含有二氫乳清酸酶的菌體催化N-氨甲酰-DL-天冬氨酸獲得DL-二氫乳清酸的技術啟示。本領域技術人員知曉第二步合成反應主要應用的是二氫乳清酸酶的催化作用，而在酶反應工程中通常可以應用含有該酶的菌體直接作為催化劑，也可以通過分離純化獲得該酶用作催化劑，這兩種方式的選擇均屬于本領域技術人員的常規技術手段，其效果是可以預料的。

三、案例分析

上述“審查意見通知書”，采用“三步法”的分析，初步看起來非常合理，對比文件1作為最接近的現有技術公開了權利要求1中步驟1）的N-氨甲酰-L-天冬氨酸的合成，對比文件2公開了可以采用含有二氫乳清酸酶的細菌提取物來催化N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氫乳清酸的轉化，對比文件1和2的結合可以判斷該發明權利要求1不具備創造性。針對此“審查意見通知書”，在答復時申請人強調“本發明是申請人耗費大量精力研究反復試驗得出的”，目前尚無利用二氫乳清酸酶逆向催化環合活性制備L-二氫乳清酸的報道”“對比文件2中只是檢測到二氫乳清酸，但是并不能達到分離提取出二氫乳清酸的目的”，但是這樣的解釋并不能說明對比文件1和對比文件2給出該專利的“技術啟示”的問題，審查員認為該技術啟示是存在的，該專利沒有創造性，駁回了該申請。

在進一步的分析中，專利代理人認為該專利是具備創造性的，采用逆向思考方式，可以推翻“審查意見通知書”的“技術啟示”的結論。因此，針對該專利進一步提出了復審請求，在復審請求書中，從自身立項后的檢索過程，推翻了審查意見中指出的“技術啟示”問題。在“第一次審查意見通知書”中，審查員的檢索方式是在看到了該申請的技術方案后，再針對性地來查找對比文件，然后將檢索到的對比文件進行結合評述該申請的創造性。對此，在答復審查意見中申請人指出:“本發明權利要求1中所要保護的是整個路線過程，而非單獨地將幾步反應割裂開來分開保護的，從審查員的審查意見可以看出，本申請的審查是基于本專利已經公開的合成方法，將其拆分為3個步驟來找對比文件，然后再推斷本申請不具備創造性，這個思路是不妥的。站在本領域普通技術人員的角度來看，從理論分析上由二氫乳清酸酶催化N-氨甲酰-L-天冬氨酸環合得到含L-二氫乳清酸是可行的，要實現酶法合成L-二氫乳清酸，先得查找L-二氫乳清酸的合成文獻，在檢索到的L-二氫乳清酸的合成方法的文獻中篩選是否有酶法合成的相關文獻，同時檢索二氫乳清酸酶的研究的相關文獻，將兩者結合確定基本合成方案，如對比文件2中給出N-氨基甲酰L-天冬氨酸到L-二氫乳清酸的啟示，然后再去尋找原料N-氨基甲酰L-天冬氨酸的合成（即對比文件1的公開的內容），以此思路的話，不難看出，要將對比文件1結合到對比文件2中是非常困難的，對比文件1公開的內容與檢索目的（N-氨基甲酰L-天冬氨酸的合成）不同，且對比文件1中并沒有分離出來N-氨甲酰-天冬氨酸化合物，而是直接合成了海因乙酸，因此對比文件1和2的結合并不能給出該申請的技術方案的啟示。”同時，申請人對權利要求書作了適當修改，補充了合成方法中的一些參數，該專利得以順利授權。

四、總 結

從上述案例中可以看出，上述案例答復時基于專利的技術問題，采用的是逆向推理，判斷是否存在“技術啟示”，可以采用該分析方法來答復的審查意見通常具有如下特征:

（1）審查意見中將發明專利的各個特征進行拆分，逐一論述或者以某一個或幾個技術特征為檢索對象，分別檢索然后結合論述發明的創造性。

（2）審查意見中通常以公開該發明的技術特征最多的那份對比文件為最接近的現有技術，而非與該發明解決的技術問題最接近的那些對比文件。

在答復時，要將該發明技術方案作為一個整體，從該發明與對比文件的技術問題、技術效果的差異來分析是否存在“技術啟示”，從而作出有效的回復，必要時可以對權利要求書作出適當的修改，可以少走彎路，使申請人的利益最大化或者加快申請的授權。

南京經緯專利商標代理有限公司。

**作者單位：南京工業大學。