對“區(qū)別技術特征為公知常識”審查意見的答復策略

覃韋斯

對“區(qū)別技術特征為公知常識”審查意見的答復策略

覃韋斯?

本文從答復“區(qū)別技術特征為公知常識”的審查意見所面臨的困境入手，通過對《專利法》《專利審查指南》（2010版）及《審查操作規(guī)程·實質審查分冊》等相關規(guī)定進行梳理解讀，歸納總結出應對此類審查意見的一般性答復策略，提出申請人可以根據實際情況選擇：基于公知常識的時間屬性進行答復，從技術問題的角度進行答復或者從技術啟示的角度進行答復，并結合具體案例進行剖析，以期為申請人答復此類審查意見提供參考借鑒。

區(qū)別技術特征公知常識時間屬性技術問題技術啟示

一、引 言

在專利審查實踐中，當審查員檢索不到合適的對比文件來評述區(qū)別技術特征時，有一種的做法是:通過簡單的說理將區(qū)別技術特征認定為公知常識，并據此得出權利要求不具備創(chuàng)造性的結論。

面對此類審查意見，申請人常常感到束手無策，不知該如何作答復，只能無奈地接受視撤的不利結果。或者勉強答復，在“意見陳述書”中主張:“該區(qū)別技術特征不是公知常識，如果審查員堅持認為是公知常識應該承擔舉證責任，給出具體的對比文件作為佐證來進行評述，否則不應該武斷地得出結論。”這樣的答復同樣缺乏說服力，難以對專利授權產生實質性的推動作用，最終也只能面臨被駁回的命運。在代理實務中，答復“區(qū)別技術特征為公知常識”的審查意見已成為頗為棘手的事情，以至于有觀點認為:“公知常識”儼然已經成為創(chuàng)造性的第一大“殺手”。①袁玥. 對“公知常識”認定原則的探討 ［G］ //中華全國專利代理人協(xié)會. 《專利法》第22條 創(chuàng)造性理論與實踐——2011年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編. 北京：知識產權出版社，2012：589.

那么，如何有效地答復“區(qū)別技術特征為公知常識”的審查意見呢？尤其是在審查員只是說理而沒有舉證的情況下。本文擬通過對《專利法》《專利審查指南》（2010版）及《審查操作規(guī)程·實質審查分冊》等相關規(guī)定進行梳理解讀，歸納總結出應對此類審查意見的一般性答復策略，并結合具體案例進行剖析，以期為申請人答復此類審查意見提供參考借鑒。

二、策略一：基于公知常識的時間屬性進行答復

（一）策略介紹

《專利法》第22條第3款和第5款規(guī)定:“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。”“本法所稱現(xiàn)有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”作為評價創(chuàng)造性的公知常識，理論上應屬于現(xiàn)有技術的范疇。因此，公知常識這個概念具有時間屬性，即僅限于申請日之前普遍為公眾所知的技術常識。如果審查員采用申請日之后的公知常識來否定權利要求的創(chuàng)造性，則顯然是錯誤的。

與對比文件具有明確的公開日期相比，公知常識的公開日期通常較為模糊，當審查員以說理的方式認為“區(qū)別技術特征為公知常識”時，更是容易忽略對公知常識的公開日期的審核，從而很有可能誤將申請日之后的公知常識作為評價的依據。特別是某些領域的技術更新日新月異，發(fā)展之快前所未有。而一件發(fā)明專利申請，從提交申請到進行實質審查則存在少則1年、多則3年的時間差。在沒有其他證據佐證的情況下，審查員所稱的“公知常識”是否真的屬于申請日那個特定時間點之前的現(xiàn)有技術呢?如果審查員是以當下的技術狀況而不是以申請日當時的技術狀況來進行公知常識的認定，則可能會有偏頗。因此，申請人可以嘗試從公知常識的時間屬性的角度進行答復。

（二）舉例說明

一種觸摸屏手機在待機狀態(tài)下迅速使用常用功能的方法”的發(fā)明專利，申請日期為2007年11月28日。審查員檢索到一篇2005年1月12日公開的、名稱為“手機功能快捷操作的方法”的專利文獻CN1564567A作為對比文件1，評述了權利要求1的創(chuàng)造性。評述意見節(jié)選如下:

權利要求1與對比文件1相比，區(qū)別在于:權利要求1中，該觸摸屏手機在觸摸屏中部，運營商標志和/或日期時間顯示以外的區(qū)域，為手機的待機狀態(tài)定義至少3個區(qū)域作為快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)，并將功能菜單中的常用功能與觸摸按鍵的鍵區(qū)直接建立關聯(lián)，手機在待機狀態(tài)下，觸摸顯示某個常用功能快捷圖標的快捷方式觸摸按鍵時，手機直接執(zhí)行與其相應的常用功能；而對比文件1中，是將常用功能存儲在快捷桌面中，并且與手機按鍵直接關聯(lián)的也是該快捷桌面，如果需要執(zhí)行某個常用功能，首先要通過手機按鍵直接進入快捷桌面，接下來在快捷桌面中選擇需要執(zhí)行的常用功能。基于上述區(qū)別特征可以確定權利要求1實際要解決的技術問題是:如果更快捷的使用觸摸屏手機的常用功能。針對該區(qū)別特征，手機在待機狀態(tài)下，觸摸屏中部，運營商標志和/或日期時間顯示以外的區(qū)域是空閑區(qū)域，因此，在該區(qū)域設置多個快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)，并將功能菜單中經常使用的手機功能的快捷圖標與該快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)建立關聯(lián)，通過此種方式使用手機的常用功能會比先進入快捷桌面再操作手機的常用功能更快捷，因而，如果本領域技術人員為了更快捷的操作手機的常用功能，其容易想到將經常使用的手機常用功能的快捷圖標直接放在觸摸屏手機的待機桌面上，這屬于本領域的公知常識。

針對上述審查意見，申請人在“意見陳述書”中對審查員所認定的公知常識提出質疑。申請人認為:該申請的申請日為2007年11月28日，在當時，將手機的常用功能的快捷圖標直接放在觸摸屏手機的待機桌面上，并不屬于本領域的慣用技術手段。針對申請人的質疑，審查員進行了補充檢索，檢索到一篇對比文件2:CN1956461，公開日期為2007年5月2日，該對比文件公開了申請日之前將手機的常用功能的快捷圖標直接放在觸摸屏手機的待機桌面上，審查員使用對比文件2繼續(xù)評述了權利要求1的創(chuàng)造性。在“第二次審查意見通知書”之后申請人接受了審查員的審查意見，最終該申請視撤。②王繼梅，高冰，左林子，靳莉. 關于公知常識說理的一些思考 ［J］. 電子制作，2014（8）：157.

該案的啟示在于，對于通信、計算機、電視技術等發(fā)展日新月異的技術領域而言，其公知常識的時間屬性需要特別注意。例如，隨著視頻編碼技術的不斷發(fā)展，相關的視頻編碼標準也在不斷更新，H264編碼標準于2003年3月發(fā)布，雖然該標準現(xiàn)在已經被認定為視頻編碼領域的公知常識，但是對于2004年之前的專利申請而言，其仍不屬于本領域的公知常識。③金晶，于雷. 電視技術專利審查中公知常識的認定和舉證 ［J］. 電視技術，2013，37（s2）：367.審查員單純地說理僅僅是個人的主觀判斷，無法證明所爭議的公知常識是否屬于申請日之前的現(xiàn)有技術，其能否滿足證據的客觀性是令人存疑的。當審查員認為“區(qū)別技術特征為公知常識”時，申請人可以嘗試從公知常識的時間屬性的角度進行爭辯。進一步地，申請人可以主動補充提供相關資料作為證據來證明:在專利申請時，技術現(xiàn)狀是A情況，而不是專利申請中區(qū)別技術特征所涉及的B情況。由于申請人主動地進行了舉證，那么，審查員就難以再通過說理的方式進行回應，而需要進行補充檢索，去尋找專利文獻、教科書、技術手冊等證據進行佐證。通過這樣的答復策略，可以有效地引導審查員從說理認定的方式，轉變?yōu)樘峁┫鄳淖C據予以證明的方式。從而能夠客觀地評價權利要求的創(chuàng)造性，化解申請人與審查員之間關于公知常識的認定分歧，得出令人信服的結論。

三、策略二：從技術問題的角度進行答復

（一）策略介紹

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定:“所述區(qū)別特征為公知常識，例如本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。”《審查操作規(guī)程·實質審查分冊》也規(guī)定:“所述區(qū)別特征為公知常識，例如，所屬領域中用于解決發(fā)明所解決的技術問題的慣用手段，教科書或者工具書等披露的解決發(fā)明所解決的技術問題的技術手段，或者教科書、工具書中為解決相關技術問題而引用的其他文獻披露的內容。”

綜上可知，確定某個技術特征是否為公知常識是與該技術特征所解決的技術問題密切相關，不能夠脫離具體解決的技術問題而孤立地判斷某個技術特征是否為公知常識。原因在于:首先，“從某種程度上說，如果將權利要求的技術方案進行拆分，其中的每一個技術特征都應該是本領域技術人員所公知的，否則本領域的技術人員可能無法實施，技術方案可能存在公開不充分的風險”；④王曦，孫明浩，楊艷云. 淺議公知常識的認定方法 ［G］ //中華全國專利代理人協(xié)會. 提升知識產權服務能力 促進創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略：2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產權論壇優(yōu)秀論文集. 北京：知識產權出版社，2014：105.其次，“如果只要拼湊在一起能夠覆蓋一項權利要求中記載的所有技術特征，就可以得出權利要求保護的技術方案不具備創(chuàng)造性的結論，那么世上將沒有幾件專利申請能夠獲得批準”；⑤尹新天. 中國專利法詳解 ［M］. 北京：知識產權出版社，2011：265.最后，“專利法意義上的公知常識具有領域屬性和慣用屬性，此領域公知彼領域未必公知、以此方式使用為公知以彼方式使用未必公知，技術問題限定了公知常識的領域屬性和慣用屬性，脫離了專利申請的技術問題而論及某一常識是否公知將毫無意義”。⑥黃熊. 論以“三步法”評價創(chuàng)造性的過程中常見的降低創(chuàng)造性的若干手段與應對策略 ［C］ //中華全國專利代理人協(xié)會. 提升知識產權服務能力 促進創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略：2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產權論壇論文. 北京：知識產權出版社，2014：1-7.因此，申請人可以嘗試從技術問題與公知常識的關聯(lián)性的角度進行答復。

（二）舉例說明

“一種伸縮支架”的發(fā)明專利申請，申請日期為2014年7月1日。審查員檢索到一篇1991年4月30日公開的、名稱為“一種可調節(jié)的支架”的專利文獻US5011104A作為對比文件1，評述了權利要求1的創(chuàng)造性。審查員認為，權利要求1與對比文件1相比，其區(qū)別技術特征在于:“所述摩擦環(huán)呈錐爪型，且摩擦環(huán)的錐部朝向下方，位于所述摩擦環(huán)根部上端相連一調節(jié)裝置，所述調節(jié)裝置與所述伸縮管外側接觸。”基于該區(qū)別特征，審查員認為該發(fā)明要解決的技術問題是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用。”基于該技術問題，審查員認為將摩擦環(huán)設計成錐爪型是本領域技術人員的慣常設計，并且增設一個調節(jié)裝置，通過調節(jié)裝置來增大相對摩擦面積從而提高摩擦力對于本領域技術人員而言都是很容易想到的。因此，區(qū)別技術特征是本領域的公知常識，權利要求1不具備創(chuàng)造性。

針對上述審查意見，申請人在“意見陳述書”中對審查員所認定的技術問題提出質疑。申請人認為:基于區(qū)別技術特征，本發(fā)明所要解決的問題并不是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用”，而是通過“錐爪型摩擦環(huán)來提供一種可變化的摩擦力，這種摩擦力在伸縮管下移時變大，以避免伸縮管迅速下降造成物件砸壞或人員受傷，同時這種摩擦力在伸縮管上移時變小，使得伸縮管能夠便捷地從固定管中伸展出來”。基于該技術問題，上述區(qū)別技術特征并不是本領域的公知常識，本發(fā)明具備創(chuàng)造性。審查員最終接受了申請人的觀點，該發(fā)明順利獲得授權。

該案的啟示在于，當難以用正面舉證的方式來否定審查員所認定的公知常識時，申請人可以從技術問題與公知常識相關聯(lián)的角度，通過指出審查員所認定的技術問題不正確，從而達到間接地反證“審查員所認定的區(qū)別技術特征不是公知常識，從而權利要求具備創(chuàng)造性”的目的。在專利審查中，審查員容易將技術問題定義得過于寬泛，例如將該案的技術問題確定為“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移”，其實是將區(qū)別特征“錐爪型摩擦環(huán)”置換成了一個常規(guī)的摩擦塊，而增設一個摩擦塊的確是本領域的公知常識。但實際上，兩者在具體的形狀和結構上完全不同的，所具有的功能和所取得的技術效果也完全不同。因此，在這種情況下，從技術問題的角度來答復審查意見更具有說服力，審查員也更容易接受，對專利授權具有良好的推動作用。

四、策略三：從技術啟示的角度進行答復

（一）策略介紹

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定:“下述情況，通常認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示:（ⅰ）所述區(qū)別技術特征為公知常識，例如，本領域解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。”其中，“通常”這個詞非常關鍵卻很容易被忽略。所謂“通常”，是指在大多數(shù)的情況下，當區(qū)別技術特征為公知常識時，即可以直接認為現(xiàn)有技術存在技術啟示。但是，這并不是在所有情況下都絕對成立的。在實踐中，審查員很容易一旦認定區(qū)別技術特征為公知常識，就習慣性地直接認定存在技術啟示進而否定創(chuàng)造性。這種做法跳過了“判斷現(xiàn)有技術整體上是否存在將區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示”的分析論證環(huán)節(jié)，存在說理邏輯上的斷裂。如果申請人分析后發(fā)現(xiàn)其實并不存在技術啟示，則反過來說明審查員將區(qū)別技術特征認定為公知常識的結論是錯誤的，權利要求具備創(chuàng)造性。因此，申請人可以嘗試從技術啟示的角度進行答復。

（二）舉例說明

“一種圖案轉印方法”的發(fā)明專利，涉及給筆記本鍵盤轉印圖案的方法。審查員采用專利文獻JP平1-232619A作為對比文件1，認為權利要求1與對比文件1的區(qū)別在于，對比文件1沒有公開位于按鍵和底座之間的第一空間的第一支撐部，以及填充于第二空間的第二支撐部。但該區(qū)別技術特征是本領域的公知常識，權利要求1不具備創(chuàng)造性。

針對上述審查意見，申請人在意見陳述書中指出:該發(fā)明的構思在于，將按鍵先安裝到鍵盤上再進行圖案轉印處理，從而加快整個處理流程，因此該發(fā)明在按鍵之間需要加裝支撐部件，這樣既能防止加壓轉印時按鍵發(fā)生偏移，又能采用滾輪進行轉印，從而進一步提高處理效率。而對比文件1的圖案轉印與本發(fā)明并不相同。具體而言，其是先進行圖案轉印再組裝至按鍵底座，因此，在對比文件1中按鍵本身與底座（相當于支撐座）之間位置是固定的，并且對比文件1是采用多個加壓頭同時加壓轉印，那么相鄰按鍵之間的相對位置并不需要支撐固定。⑦詹紅彬，余娟娟. 把握發(fā)明構思，客觀地使用“常規(guī)手段” ［G］ //中華全國專利代理人協(xié)會. 《專利法》第22條和第23條的適用：2015年專利代理學術研討會優(yōu)秀論文集. 北京：知識產權出版社，2016：73.換而言之，區(qū)別技術特征不能與對比文件1結合以得到本發(fā)明的技術方案。因此，區(qū)別技術特征并不是公知常識，權利要求1具備創(chuàng)造性。

該案的啟示在于，當審查員認為區(qū)別特征是公知常識之后，很容易直接認為必然存在技術啟示進而否定權利要求的創(chuàng)造性。實際上，“區(qū)別特征是公知常識”與“存在技術啟示”之間并不是一一對應的關系。審查員還需要具體分析該區(qū)別特征是否能夠與對比文件結合以得到權利要求的技術方案。其中，“不能結合”的情況具體表現(xiàn)為:（1）對比文件給出了相反的教導或者啟示，從而使得本領域技術人員不會想到在對比文件中應用該區(qū)別技術特征；（2）如果將該區(qū)別技術特征應用到對比文件中會導致對比文件的技術方案無法實施或者達不到預期的技術效果。如果分析后發(fā)現(xiàn)，區(qū)別技術特征不能與對比文件結合以得到權利要求的技術方案。那么，就反過來證明了該區(qū)別技術特征不能被認定為公知常識，區(qū)別技術特征與權利要求的技術方案中的其他技術特征產生了特有的關聯(lián)性，這種關聯(lián)性使得區(qū)別技術特征可以協(xié)同地應用于權利要求的技術方案中，卻不能應用于對比文件的技術方案中，審查員所作出的“區(qū)別技術特征是公知常識”的結論不能成立，權利要求具備創(chuàng)造性。

五、結 語

本文從答復“區(qū)別技術特征為公知常識”的審查意見所面臨的困境入手，通過對《專利法》《專利審查指南》（2010版）及《審查操作規(guī)程·實質審查分冊》等相關規(guī)定進行梳理解讀，歸納總結出應對此類審查意見的一般性答復策略，提出申請人可以根據實際情況選擇:基于公知常識的時間屬性進行答復，從技術問題的角度進行答復或者從技術啟示的角度進行答復，并結合具體案例進行剖析，以期為申請人答復此類審查意見提供參考借鑒。

上海申湖律師事務所。