捐獻(xiàn)原則視角下“公開不充分”的法律適用問題

徐盛輝李瑞梅蔡婷婷

捐獻(xiàn)原則視角下“公開不充分”的法律適用問題

徐盛輝?李瑞梅?蔡婷婷?

從捐獻(xiàn)原則的角度分析兩個涉及“公開不充分”實際案例的法律適用問題，得到如下結(jié)論：（1）對于權(quán)利要求要求保護的技術(shù)方案，申請人有義務(wù)對其作出清楚、完整的說明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明；（2）對于權(quán)利要求中沒有要求保護的技術(shù)方案，申請人在說明書中可以不對其作出清楚、完整的說明。從捐獻(xiàn)原則的角度分析“公開不充分”的法律適用問題，符合“公開換保護”的立法宗旨，有利于審查員準(zhǔn)確把握“公開不充分”的法律適用條件。

公開不充分捐獻(xiàn)原則權(quán)利要求公開換保護

一、引 言

審查員在實質(zhì)審查中，會遇到涉及“公開不充分”的專利申請。專利制度的本質(zhì)是壟斷與公開，如果申請人以未充分公開的申請換取了對該項技術(shù)的壟斷保護，無疑要對社會公眾的利益造成損害。反之，由于“公開不充分”的缺陷是很難通過修改來克服的，如果審查員對公開充分的專利申請誤認(rèn)為“公開不充分”，將很有可能導(dǎo)致一個有授權(quán)前景的專利申請被駁回，這不僅會嚴(yán)重打擊申請人的積極性，而且會大大損害申請人的合法權(quán)利。①吳瑤，梁靜靜，王夢思.淺談對判斷“公開不充分”的一點認(rèn)識［C］//2014 年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文（第三部分），2014：1-9.如何判斷說明書是否公開充分，是審查員面臨的重要問題。有學(xué)者認(rèn)為，判斷說明書是否公開充分取決于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定。②王新力，趙艷.由兩個實際案例淺談對《專利法》第二十六條第三款的理解與把握［C］// 2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文（第三部分），2014：1-7.也有學(xué)者認(rèn)為，《專利法》第26條第3款應(yīng)當(dāng)主要適用于專利申請文件中相對于現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的內(nèi)容。③王戈. 淺談“公開不充分”的適用范圍［J］.中國發(fā)明與專利，2014（7）：56.

二、公開不充分的立法宗旨

《專利法》第26條第3款規(guī)定:說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.1.3節(jié)中對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)作出解釋:所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。④中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.知識產(chǎn)權(quán)出版社2010：132.《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.1.3節(jié)中還列舉出了幾種公開不充分的情形，具體內(nèi)容如下 :（1）說明書中只給出任務(wù)和／或設(shè)想，或者只表明一種愿望和／或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段；（2）說明書中給出了技術(shù)手段，但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法具體實施；（3）說明書中給出了技術(shù)手段，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用該手段并不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題；（4）申請的主題為由多個技術(shù)手段構(gòu)成的技術(shù)方案，對于其中一個技術(shù)手段，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容并不能實現(xiàn)；（5）說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗證據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立。⑤中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.知識產(chǎn)權(quán)出版社2010：132.

《專利審查指南》（2010版）對《專利法》第26條第3款的解釋，究其根本原因，可以發(fā)現(xiàn)“公開不充分”的立法宗旨是“公開換保護”，即申請人充分公開技術(shù)方案，換取保護范圍合適的權(quán)利要求。在專利審批的過程中，如果審查員把申請人沒有充分公開其技術(shù)方案的專利申請授予專利權(quán)，在導(dǎo)致申請人獲得的專利權(quán)在專利訴訟程序中可能會被無效的同時，也阻礙了社會公眾在該專利申請的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)，在一定程度上阻礙了專利技術(shù)的發(fā)展。在專利審批的過程中，如果審查員把申請人充分公開其技術(shù)方案的專利申請認(rèn)定為“公開不充分”，會導(dǎo)致某些能夠獲得專利權(quán)的專利申請不能被授權(quán)，這樣會直接導(dǎo)致申請人的利益受損。以上兩種情況，都違背了《專利法》第26條第3款“公開換保護”的立法宗旨，不能起到鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的。因此，審查員需要準(zhǔn)確把握“公開不充分”的適用條件。下面通過兩個實際案例，從捐獻(xiàn)原則的角度討論“公開不充分”的法律適用問題。

三、涉及公開不充分的實際案例

【案例1】

權(quán)利要求1:

一種負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的制備方法，包括以下步驟:一、配制漿料，分別制備得到空白生坯膜片和生坯膜片、內(nèi)電極膜片；

（1）所述空白生坯膜片和生坯膜片采用以下方法制備得到，將二氧化錳（MnO2）、氧化鈷（Co3O4）、氧化鎳（Ni2O3）、氧化釔（Y2O3）和氧化釩（V2O5）放入滾筒式球磨機球磨混合，球磨完成后取出漿料；采用現(xiàn)有技術(shù)的流延的方式在PET膜上流延得到空白生坯膜片和生坯膜片；

……

七、在產(chǎn)品生坯的兩個導(dǎo)電端頭上噴涂一層有機高分子材料，將噴涂有有機高分子材料的產(chǎn)品生坯在制備好的絕緣玻璃材料中浸泡5分鐘；將浸泡過的產(chǎn)品生坯放入烘箱，在100℃溫度下保溫0.5小時烘干；烘干后放入燒結(jié)爐中在600℃溫度下保溫0.5小時燒結(jié)，使絕緣玻璃材料均勻的涂覆在產(chǎn)品生坯上，形成絕緣玻璃材料的保護層；

八、將步驟七制備得到的產(chǎn)品生坯兩個端頭的表面采用沾銀的方法制作端電極，在制作整體端電極后通過現(xiàn)有技術(shù)的電鍍方法，在端電極的銀表面先電鍍一層鎳，后電鍍一層錫，得到負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。

說明書第0077段記載:在產(chǎn)品生坯的兩個導(dǎo)電斷頭上噴涂一層有機高分子材料，高分子材料用于保護兩端導(dǎo)通，避免被絕緣玻璃材料隔絕，高分子材料為環(huán)氧樹脂，將噴涂有有機高分子材料的產(chǎn)品生坯在制備好的絕緣玻璃材料中浸泡5分鐘；使產(chǎn)品生坯的其余四個面上沾有絕緣玻璃材料。

根據(jù)說明書第0077段記載，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法在兩個導(dǎo)電端頭上涂覆一層絕緣材料環(huán)氧樹脂之后，在其表面制作端電極時，來實現(xiàn)內(nèi)電極與端電極的導(dǎo)通。

【案例2】

權(quán)利要求1:

一種用于電容器工作電解液的閃火電壓提升劑，其特征在于:所述閃火電壓提升劑由下述質(zhì)量百分比的原料組成:乙二醇65～70%、苯甲醇0.5～1.5%、甘油衍生物10～20%、甘油1～1.6%、乙烯醇0.2～0.8%、一縮二乙二醇1～3%、噻吩-2-硼酸0.3～0.8%、莫諾苷0.2～0.7%、聚乙二醇2～4%、磷酸0.4～0.8%、硼酸1～3%、聚合羧酸0.5～1.5%、聚乙烯醇1～4%、液氨0.1～0.5%、聚苯乙烯馬來酸酐1～2%、甘露醇0.2～0.8%。

說明書第0012段記載:實施例2:一種用于電容器工作電解液的閃火電壓提升劑，其由下述質(zhì)量百分比的原料組成:乙二醇68.3%、苯甲醇1%、甘油衍生物15%、甘油1.3%、乙烯醇0.5%、一縮二乙二醇2%、噻吩-2-硼酸0.5%、莫諾苷0.5%、聚乙二醇3%、磷酸0.6%、硼酸2%、聚合羧酸1%、聚乙烯醇2%、液氨0.3%、聚苯乙烯馬來酸酐1.5%、甘露醇0.5%。

經(jīng)過計算，實施例2所有物質(zhì)的總的質(zhì)量百分比為100%。顯然，根據(jù)說明書第0012段記載，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以實現(xiàn)該發(fā)明。

說明書第0013段記載:實施例3:一種用于電容器工作電解液的閃火電壓提升劑，其由下述質(zhì)量百分比的原料組成:乙醇70%、苯甲醇1.5%、甘油衍生物20%、甘油1.6%、乙烯醇0.8%、一縮二乙二醇3%、噻吩-2-硼酸0.8%、莫諾苷0.7%、聚乙二醇4%、磷酸0.8%、硼酸3%、聚合羧酸1.5%、聚乙烯醇4%、液氨0.5%、聚苯乙烯馬來酸酐2%、甘露醇0.8%。

經(jīng)過計算，實施例3所有物質(zhì)的總的質(zhì)量百分比為115%大于100%。顯然，根據(jù)說明書第0013段記載，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明。

通過對【案例1】和【案例2】的初步分析，審查員面臨一個問題:需不需要在審查意見通知書中指出說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定？下面，我們進(jìn)行分析。

四、從捐獻(xiàn)原則的角度討論“公開不充分”的法律適用問題

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第5條規(guī)定:對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。這就是司法解釋的“捐獻(xiàn)原則”。權(quán)利與義務(wù)對應(yīng)型法律關(guān)系是平等主體之間的法律關(guān)系，主要是民事法律關(guān)系。專利法適用于民法基本原則，是專利權(quán)人民事權(quán)利的重要保障。而權(quán)利要求是申請人權(quán)利主張的集中體現(xiàn)。假設(shè)申請人將所有的技術(shù)方案在說明書中都作出清楚、完整的說明，如果某些技術(shù)方案在權(quán)利要求中沒有記載，按照捐獻(xiàn)原則，說明書記載而權(quán)利要求未記載的技術(shù)方案，視為專利權(quán)人將其捐獻(xiàn)給社會公眾，不得在專利侵權(quán)訴訟中主張上述已捐獻(xiàn)的內(nèi)容，不能得到司法保護。⑥李洪江.“捐獻(xiàn)原則”在司法審判實踐中適用的再思考［C］//實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略 促進(jìn)專利代理行業(yè)發(fā)展——2010年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨首屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集，2010：1-5.

一方面，對于說明書記載而權(quán)利要求未記載的技術(shù)方案不能成為申請人的權(quán)利主張，按照權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系，申請人就沒有義務(wù)對其作出清楚、完整的說明。例如，在【案例1】中，申請人在權(quán)利要求1中要求保護一種負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的制備方法，而根據(jù)說明書第0077段記載的內(nèi)容，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不清楚在產(chǎn)品生坯的兩個導(dǎo)電端頭上涂覆一層有機高分子材料之后，在其表面制作端電極時，內(nèi)電極與端電極如何導(dǎo)通；而且，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員也不清楚在產(chǎn)品生坯的兩個導(dǎo)電端頭上噴涂有機高分子材料后，在絕緣玻璃材料中浸泡，如何避免涂覆有有機高分子材料的兩個導(dǎo)電端頭被絕緣玻璃材料覆蓋，從而保護兩端導(dǎo)通。即說明書對發(fā)明沒有作出清楚、完整的說明，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書中的記載，不能實現(xiàn)該發(fā)明。并且該申請的權(quán)利要求1包括了上述的說明書公開不充分的技術(shù)特征，此時，審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中指出說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。

另一方面，雖然《專利法》第26條第3款是對說明書撰寫的要求，但是審查員審查的重點是權(quán)利要求，審查員在審查說明書是否符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)重點考慮權(quán)利要求要求保護的技術(shù)方案。對于權(quán)利要求中要求保護的技術(shù)方案，申請人有義務(wù)對其作出清楚、完整的說明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明；對于權(quán)利要求中沒有要求保護的技術(shù)方案，申請人在說明書中可以不對其作出清楚、完整的說明。例如，在【案例2】中，申請人在權(quán)利要求1中要求保護一種用于電容器工作電解液的閃火電壓提升劑。說明書實施例3記載的技術(shù)方案主要物質(zhì)是70%的乙醇，權(quán)利要求1要求保護的技術(shù)方案主要物質(zhì)是65%～70%乙二醇。雖然根據(jù)說明書實施例3記載的技術(shù)方案，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明，但是權(quán)利要求1沒有要求保護實施例3記載的技術(shù)方案。并且，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以實現(xiàn)權(quán)利要求1的技術(shù)方案。因此，審查員應(yīng)該審查專利申請的其他問題，不需要在“審查意見通知書”中指出說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。

五、小 結(jié)

審查員在進(jìn)行專利審查時，由于權(quán)利要求中要求保護的技術(shù)方案在司法程序中可以得到保護，按照“公開換保護”的立法宗旨、權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系，申請人有義務(wù)在說明書中對相應(yīng)的技術(shù)方案作出清楚、完整的說明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。因此，如果權(quán)利要求中要求保護的技術(shù)方案，申請人沒有對其作出清楚、完整的說明，導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明，審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中指出說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。

根據(jù)捐獻(xiàn)原則，說明書記載而權(quán)利要求未要求保護的技術(shù)方案，不能得到司法保護，按照權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系，申請人在說明書中可以不對其作出清楚、完整的說明，這也不違背“公開換保護”的立法宗旨。因此，如果權(quán)利要求中沒有要求保護的技術(shù)方案，申請人沒有對其作出清楚、完整的說明，導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明，審查員應(yīng)該審查專利申請的其他問題，不需要在審查意見通知書中指出說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。當(dāng)然，從規(guī)范專利申請文件的角度，鼓勵申請人對權(quán)利要求中沒有要求保護的技術(shù)方案“公開充分”，這有利于技術(shù)的應(yīng)用與改進(jìn)。

從捐獻(xiàn)原則的角度分析“公開不充分”的法律適用問題，符合“公開換保護”的立法宗旨，有利于審查員準(zhǔn)確把握“公開不充分”的法律適用條件，進(jìn)而準(zhǔn)確把握專利申請的授權(quán)前景。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心。