美國專利權窮竭原則研究

宋建寶

美國專利權窮竭原則研究

宋建寶

已經實施專利的產品，經首次授權許可銷售以后，就窮竭了專利持有人的權利，禁止專利權人對產品銷售以后的用途進行限制。專利權窮竭原則在美國先后經歷了肯定、否定到再肯定的過程，目前不僅適用于實施專利的產品，也適用于實施專利的方法，并且既包括完全實施專利的產品或方法，也包括部分實施專利的產品或方法。但是專利權窮竭原則如何適用于當下快速發展的生物技術，這將有待于未來的司法實踐進行分析和總結。

專利權窮竭原則 專利產品 專利方法 實質特征 生物技術

引 言

專利法的根本目的是為了促進科學和實用技術的進步。a參見《美國憲法》第1條第（八）款，即國會有權通過授予作者和發明人在特定期限內就其作品和發明享有排他權，以促進科學與實用技術的發展。為了實現這一根本目的，立法上采用的技術手段就是授予專利權人一定程度的壟斷權，確保專利權人就其發明獲得回報。因此，如果專利權人就其發明已經獲得回報，那么在法律制度設計上就應當著重考慮專利法的根本目的，真正地促進科學和實用技術的進步。專利權窮竭原則的法理基礎恰恰就在于此。

美國聯邦最高法院在19世紀的Bloomer案中就將專利權窮竭原則適用于專利產品。該案中，在專利的初始期限內，專利被許可人獲得了銷售和使用刨床的許可，在專利初始期限屆滿并獲得延展之后，專利被許可人試圖在專利的延展期限內繼續銷售和使用刨床。美國聯邦最高法院認為，對于那些已經購買專利產品并且“為了正常的生活追求”而使用專利產品的購買人來說，專利期限的延展并不影響他們已經獲得的權利。bBloomer v. McQuewan，14 How. 539，at 549 (1853).在原告提起的另一個案件中，美國聯邦最高法院明確指出，“受專利權保護的機器轉讓給購買人以后，該機器就不再處于專利權的壟斷效力范圍之內了”。cBloomer v. Millinger，1 Wall. 340，at 351 (1864).后來，美國聯邦最高法院在Adam案dAdams v. Burke, 17 Wall. 453 (1873).中也指出，“如果有人購買了專利權人或者其受讓人出售的受專利保護的機器，那么購買行為就包含了使用該機器的權利，并且只要該機器還能夠使用，這種權利就將一直存在”eId, at 455.。

美國聯邦最高法院在在A. B. Dick Co.案fHenry v. A. B. Dick Co., 224 U. S. 1(1912).中卻否決了上述觀點。在該案中，專利權人A. B. Dick公司銷售油印機（受專利保護），并要求油印機購買人只能使用該公司生產的油墨、紙張以及其他產品。此前普遍認為，專利權人只有在對物品享有權利的情況下，才能使物品處在專利權的控制范圍之內。美國聯邦最高法院卻指出，“購買人應當知悉，他對購買的機器只是享有使用權。對于不附限制條件的銷售來說，購買人對機器享有的權利是不受限制的，當然也不會限制機器的使用?！眊Id., at 26.由此可以看出，美國聯邦最高法院允許專利權人對售出的專利產品做出一些售后限制。但是在1913年的Bauer案中，美國聯邦最高法院拒絕適用A. B. Dick案來支持專利許可協議中的固定價格條款。hBauer & Cie v. O’Donnell, 229 U. S. 1, at 14–17(1913).此后不久，美國聯邦最高法院在Motion案iMotion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 518 (1917).中甚至明確推翻了A. B. Dick案的判決，重申了以前普遍認可的專利權窮竭原則。

目前，美國聯邦最高法院認為，專利權的范圍應當符合專利法的規定，并應當僅限于權利要求所描述的發明，即“銷售行為窮竭了銷售權，售出的產品已經不再處于專利權的壟斷效力范圍之內，專利產品出售人借助產品銷售所做的各項限制條件都不具有約束力?！眏Id., at 516.

一、專利權窮竭原則的適用：從專利產品到專利方法

最初，涉及專利權窮竭原則的案件都是有關專利產品的。后來，對于專利權窮竭原則是否適用于專利方法也成為一些案件爭議的焦點。實際上，美國聯邦最高法院的一些判決對于涉及專利方法的交易和涉及專利產品的交易并沒有進行區分。相反地，美國聯邦最高法院卻在一些案件中反復強調，已經物化了方法的產品經專利權人授權許可銷售以后，基于該方法發明的專利權也相應地歸于窮竭。

在Ethyl Gasoline案kEthyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S.436 (1940).中，專利權人僅出售受專利保護的液體添加劑，但是試圖對含有液體添加劑燃料的銷售也進行控制。美國聯邦最高法院認為，專利權人將液體添加劑出售給發動機燃料加工商以后，這樣的銷售行為不僅窮竭了專利權人對含有該液體添加劑燃料的排他性的銷售權，也窮竭了有關該燃料在發動機中使用方法的專利權。lId., at 457.類似地，美國聯邦最高法院在Univis案中也認為，毛坯鏡片的銷售已經窮竭了有關方法的專利權。mId., at 248-251.最近，關于專利權窮竭原則是否適用于專利方法問題，在QUANTA案nQUANTA v. LGE，553 U. S. ____ (2008).中再次被專利權人提出。在該案中，專利權人LGE公司認為專利權窮竭原則不適用于專利方法。美國聯邦最高法院認為，當一件專利產品被合法地制造和銷售以后，專利權人為了自身利益而設置的有關產品使用的各種限制將不復存在，因此拒絕了LGE公司提出的關于專利方法不會窮竭的主張。

雖然方法的確不能像物品或者設備那樣出售，但是方法仍然可以物化在產品中，產品的銷售可以窮竭有關方法的專利權。實際上，如果專利權窮竭原則不適用于專利方法，那么該原則的法律效力將受到嚴重削弱和破壞。專利申請人只要將其專利權利要求描述成一種方法而不是描述成一種產品，就可以避免將來適用專利權窮竭原則，并且可以使專利權的法律效力深度介入到商業流程的其他環節。專利產品和專利方法之間的關系也非常密切，甚至在一些情況下難以區分產品的功能和產品的使用方法。通過將專利權利要求寫成一種方法而不寫成一種產品，或者將有關操作設備執行相應功能的使用方法寫入方法專利中，專利申請人就可以容易地使任何專利產品不再適用專利權窮竭原則。

二、專利權窮竭原則的適用：從完全實施到部分實施

從上述案例中，我們可以看出，無論是產品，還是方法，只要完整地實施了專利權利要求的全部內容，那么相關專利產品經專利權人授權許可銷售以后，相關的專利權就歸于窮竭。隨之而來的問題是，部分實施專利的產品經專利權人授權許可銷售以后，是否也會窮竭相關的專利權？

美國聯邦最高法院在Univis案中詳細地討論專利權窮竭原則是否適用于部分實施專利的產品。在該案中，Univis公司允許被許可人根據相關專利制造毛坯鏡片，但是被許可人應當按照事先商定的價格將這些毛坯鏡片出售給Univis公司指定的其他被許可人。經Univis公司的授權，毛坯鏡片的批發商將毛坯鏡片打磨成成品鏡片（受專利保護）后再出售給Univis公司指定的成品鏡片零售商。成品鏡片零售商根據顧客的具體情況將成品鏡片再打磨成可直接佩戴的眼鏡鏡片（受專利保護），并以事先商定的價格出售給顧客。

美國聯邦最高法院在該案中需要判斷：制造商出售毛坯鏡片以后，Univis公司是否還享有專利法所賦予的壟斷權，Univis公司的定價行為是否藉此可以獲得《謝爾曼法》的豁免。美國聯邦最高法院認為，由于毛坯鏡片的批發商和成品鏡片的零售商共同將毛坯鏡片打磨成可直接佩戴的眼鏡鏡片，因此Univis公司有關成品鏡片的權利要求一部分由毛坯鏡片的批發商實施，一部分則由成品鏡片的零售商實施，但是毛坯鏡片的銷售行為窮竭了成品鏡片上的專利權。oUnivis, 316 U. S. 241, at 248–249.美國聯邦最高法院為此解釋道，毛坯鏡片已經具備了權利要求所保護裝置的實質特征（essential features），并且這些毛坯鏡片在打磨拋光成為專利所保護的成品鏡片以前不具有實用性。pId., at 249.美國聯邦最高法院還進一步指出，“如果專利權人出售的非成品已經具備專利權利要求的實質特征，并且購買人必定要按照專利將該非成品進一步加工成最終成品，那么只要專利所保護的發明已經或者可以物化在非成品中，專利權人就已經出售了其發明。”qId., at 250–251.

由此可以看出，美國聯邦最高法院從產品的用途和專利的實施程度兩個方面確立了部分實施專利的產品適用專利權窮竭原則的標準。在產品用途方面，已經部分實施專利的產品的唯一合理的、可預期的用途就是繼續實施專利rId., at 249.；在專利的實施程度方面，已經部分實施專利的產品已經具備了專利所保護發明的實質性特征。sId., at 250–251.

在上文提及的QUANTA案中，美國聯邦最高法院繼續適用了Univis案所確立的產品用途標準和專利實施程度標準。在產品用途方面，美國聯邦最高法院認為，涉案的微處理器或者芯片組的唯一的、顯而易見的目的就是將相關產品集成到能夠實施LGE公司專利的計算機系統中。在專利的實施程度方面，美國聯邦最高法院認為，每項專利的創造性部分在涉案產品中都已經得到實施，涉案產品構成了專利所保護發明的實質部分，幾乎已經完全地實施了專利。并且，即使還需要采取一些常規工序或者加裝標準部件，那么非成品也已經實質性地實施了專利。tId, at___(slip op., at 15).

美國專利法把提供“無實質非侵權用途”部件的行為界定為幫助侵權。u參見35 U. S. C. §271.部分實施專利的產品也適用專利權窮竭原則以后，將把專利權窮竭原則擴大到“非成品”的首次銷售行為。因此，部分實施專利的產品也可以適用專利權窮竭原則。另外，需要特別指出，對于專利的實施程度來說，具有決定性的是尚未實施內容的性質，而不是在尚未實施的步驟中添加材料還是去除材料。在上述兩個案件中，尚未實施的專利權利要求的內容都是常規的、非創造性的，例如將成品鏡片按照常規方法打磨成符合顧客要求的鏡片，或者將微處理器或芯片組按照通常的方法與總線和存儲器連接起來。

三、專利權窮竭原則的適用：從單一專利到相關專利

一般來說，實施了某項專利的產品經專利權人授權首次銷售以后，一般只會窮竭該項專利權，而不會窮竭其他專利權。但是，如果專利權人授權首次銷售的產品所實施的專利與另一項專利有一定的關系，那么該產品的首次銷售銷售行為也會窮竭另一項專利。根據目前的司法實踐，這種關系包括“產品與產品的使用方法”和“產品與產品上應用的方法”。

例如在Ethyl Gasoline案vEthyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S.436, at 446(1940).中，專利權人同時擁有名為“一種用于提高汽油效率的液體添加劑”的專利和名為“一種使用含有所述受專利保護的液體添加劑的方法”的專利。美國聯邦最高法院認為，專利權人將液體添加劑出售給發動機燃料加工廠以后，這樣的銷售行為不僅窮竭了專利權人對含有液體添加劑燃料的排他性的銷售權，同時也窮竭了有關該燃料在發動機中使用方法的專利權。wId., at 457.這就是說，實施某項專利的產品經專利權人授權許可首次銷售以后，有關該產品使用方法的專利權也歸于窮竭。

再如在QUANTA案中，涉案的微處理器和芯片組雖然實施了LGE公司專利許可包中的多項專利，但并沒有實施LGE的美國5077733號專利。美國聯邦最高法院認為，由于涉案的微處理器和芯片組已經基本上體現了5077733號專利，因此也窮竭了該項專利。這就是說，實施某項專利的產品經專利權人授權許可首次銷售以后，需要在該產品中才能應用的另一項方法專利也歸于窮竭。

四、生物技術對專利權窮竭原則的挑戰:BOWMAN案xBOWMAN v. MONSANTO CO.，569 U. S.____(2013).

如前所述，美國聯邦最高法院在Motion案中認為，銷售行為窮竭了銷售權，售出的產品已經不再處于專利權的壟斷效力范圍之內，產品出售人通過產品銷售而做出的各項限制條件都不具有約束力。但是，美國聯邦最高法院在BOWMAN案中對上述有關售后限制條件的論斷做了一定程度的修正。

孟山都公司生產和銷售含有一種變異基因的豆種，稱作“朗達普立得”種子（Roundup Ready Seed）。種植這種大豆的農民在使用含草甘膦的除草劑時，就可以除去各種雜草，卻不會傷及大豆植株。購買“朗達普立得”豆種的農民都必須簽訂一份專門許可協議。該項許可協議要求購買“朗達普立得”豆種的農民只能播種一次，不得將收獲的大豆再次用作豆種。弗農?鮑曼（Vernon Bowman）是美國印第安納州的一位農民，他每年都從孟山都公司的一家下屬公司購買“朗達普立得”豆種，并按照上述許可協議將購買的豆種全部用于播種，將收獲的大豆全部出售給一家谷物倉儲公司。后來，他到一家谷物倉儲公司購買了一些用于消費用途的“商品大豆”，并將購買的大豆播種在自家地里。當鮑曼在地里噴灑含草甘膦的除草劑時，絕大部分的大豆植株都存活下來，并最終結出了具有“朗達普立得”豆種特性的大豆。鮑曼將收獲的大豆留作豆種。

孟山都公司發現鮑曼的上述做法后，以侵犯“朗達普立得”豆種專利為由起訴了鮑曼。鮑曼則以專利權窮竭原則提出抗辯，并辯稱：孟山都公司不得控制大豆的使用，因為這些大豆都是經過授權許可而銷售的。因此，本案的關鍵問題就是，專利權窮竭原則是否適用于孟山都公司對“朗達普立得”豆種所做的售后限制，專利權窮竭原則是否能對鮑曼的種植行為提供保護。

美國聯邦巡回上訴法院認為，專利權窮竭原則不能給鮑曼提供保護，因為他“制造出了新的侵權產品”y657 F. 3d，at 1348.。聯邦巡回上訴法院還進一步解釋道，“專利產品經授權許可銷售以后，對于專利產品的使用權并不包括以專利產品為模板再制造出實質上屬于新產品的權利，專利產品的制造權仍然屬于專利權人所有?！眤Ibid.美國聯邦最高法院認為，鮑曼復制了孟山都公司受專利保護的發明，不屬于對專利產品的一種受法律保護的使用，并且著重指出，專利權窮竭原則只適用于已經出售的特定專利產品，不適用于對專利產品的復制行為。

值得特別指出，美國聯邦最高法院還從發明投入與發明回報的角度對鮑曼行為是否適用專利權窮竭原則進行了分析和論證。鮑曼從谷物倉儲公司購買大豆當做豆種播種以后，他每年在收獲大豆時就可以從中留出一些當做下一季的豆種，這樣不僅可以減少購買“朗達普立得”豆種，甚至可以不再需要購買“朗達普立得”豆種。對于孟山都公司來說，雖然仍持有專利，卻不能再從鮑曼每年生產和銷售的“朗達普立得”大豆中獲得任何收益。因此，如果鮑曼的行為屬于對專利產品的一種受法律保護的使用，那么實施專利的第一件產品在首次銷售之后，專利的價值將一落千丈。這樣一來，專利法所規定的20年保護期限將會因一次交易而提前終結，導致創新激勵比法律預期要減少很多，并且還造成發明投入與發明回報之間的嚴重不對稱。但是如果將專利權窮竭原則僅僅限于已經出售的特定產品，就可以避免諸如此類的發明投入與發明回報之間的不對稱。

結 語

專利權窮竭原則在美國先后經歷了肯定、否定到再肯定的過程；對于適用的對象，既包括實施專利的產品，也包括實施專利的方法，并且從完全實施專利的產品或方法逐漸擴大到部分實施專利的產品或方法，甚至還從一項專利擴大到具有一定關系的多項專利，其基本的原則就是已經實質上實施了專利的產品，經專利權人授權許可銷售以后，就窮竭了專利權人的權利，禁止專利權人利用專利法對產品銷售以后的用途進行限制。但是專利權窮竭原則在美國僅僅窮竭專利權人在已售的特定產品上的權利，并不窮竭專利權人禁止產品購買人制造新的專利產品的權利。

當前，在生物技術領域，有關自我復制技術的專利正變得越來越普遍、復雜和多樣。在一些情況下，產品的自我復制也許不在產品購買人的控制范圍之內，或者產品的自我復制只是使用產品過程中的一個必要的、伴隨的步驟而已。機器-化工時代確立和遵從的專利權窮竭原則如何適用于當下快速發展的生物技術領域呢？為此，美國聯邦最高法院在BOWMAN案特別謹慎地指出，該案的判決結論僅僅涉及案件中需要解決的問題，而不涉及有關自我復制的全部產品。@7569 U. S. at___(slip op., at 10).專利權窮竭原則是否適用于那些情形，或者專利權窮竭原則如何適用于那些情形，都將有待于未來的司法實踐進行分析和總結。

The doctrine of patent exhaustion provides that the initial authorized sale of a patented item will terminate all patent rights to that item, and prevent the patent holder from invoking patent law to control postsale use of that item. The doctrine of patent exhaustion in U.S which was af fi rmed, then denied, and now is reaf fi rmed and applied to patented products and patented methods, which completely or essentially embody patents. But whether or how the doctrine is applied to biotechnology should be analyzed and summarized case by case in the future.

the doctrine of patent exhaustion; patented product; patented method; essential features; biotechnology

宋建寶，最高人民法院中國應用法學研究所研究人員，法學博士、法學博士后