雙環汽車與本田株式會社外觀設計專利糾紛案淺析

王志超 張爻晟

雙環汽車與本田株式會社外觀設計專利糾紛案淺析

王志超 張爻晟

對社會關注度較高的石家莊雙環汽車股份有限公司與本田技研工業株式會社專利糾紛案進行全面梳理與分析，就合理維權與不正當競爭行為的界限、《反不正當競爭法》第2條的適用等問題進行探討，并針對此案提出相關建議。

專利糾紛 合理維權 不正當競爭行為

石家莊雙環汽車股份有限公司（以下簡稱雙環公司）與本田技研工業株式會社（以下簡稱本田株式會社）專利糾紛案是近年來法院審理的關于知識產權警告函的熱點案件。在具體案件中，警告函的發送屬于合理維權還是不正當競爭行為，各地法院認定不一，實踐中尚屬模糊地帶。法院在該案中提出發送警告函應當履行注意義務，否則將會因為不當發送警告函而構成不正當競爭的行為。①顧萍、劉曉鵬：《如何向專利侵權人發送一份有效而安全的警告函》，載《中國發明與專利》2017年第4期，第73頁。判決書一經公布，立即引發了熱議。本文認為，雖然判決論點旗幟鮮明，但是如此認定可能對于明確規則、權利保護、爭議解決起到相反作用。此外，作為審判依據的反不正當競爭法也有必要進一步細化，以適應知識產權維權的需要與司法審判的發展。

一、基本案情②參見北京市第一中級人民法院（2002）一中行初字第138號行政判決書、北京市高級人民法院（2003）高行終字第15號行政判決書、河北省高級人民法院（2013）冀民三初字第1號民事判決書、最高人民法院（2014）民三終字第7號民事判決書。

2003年，本田株式會社以雙環公司生產、銷售的“LAIBAOS-RV”汽車（以下簡稱涉案汽車）涉嫌侵犯其汽車外觀設計專利權（以下簡稱涉案專利）為由，向雙環公司及涉案汽車的經銷商發送警告函，要求其立即停止侵權。在雙環公司與本田株式會社協商未果的情況下，雙環公司提起確認不侵權之訴，請求石家莊市中級人民法院確認涉案汽車外觀設計未侵犯涉案專利權。其后，本田株式會社向北京市高級人民法院提起侵權之訴，稱雙環公司及其銷售商侵犯涉案專利權，并在立案后再次向雙環公司的多家經銷商發出警告函。因雙方對管轄權存在爭議，最高人民法院指定北京市高級人民法院將受理的侵權之訴移送至石家莊市中級人民法院合并審理，其后本田株式會社向最高人民法院提出級別管轄異議，最高人民法院認為該侵權案件在國內及國際均有重大影響，因此要求侵權之訴與確認不侵權之訴均由河北省高級人民法院合并審理，但石家莊市中級人民法院一直未予移送案件。法院在審理專利侵權之訴及確認不侵權之訴期間，雙環公司還向專利復審委員會（以下簡稱復審委）提起了針對涉案專利的無效申請，復審委經審查后作出宣告涉案專利無效的決定。本田株式會社對此不服，提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院分別作出一、二審判決，均判令維持復審委的無效決定。基于涉案專利權已被全部宣告無效，石家莊市中級人民法院作出了駁回侵權之訴訴訟請求的判決。本田株式會社對判決不服，向河北省高級人民法院提起上訴。在侵權之訴二審期間，本田株式會社就無效案件的行政判決向最高人民法院提起再審申請。經最高人民法院再審，判決撤銷一、二審行政判決及被訴無效決定，維持涉案專利權有效。其后，河北省高級人民法院裁定撤銷侵權之訴的一審判決，將該案發回石家莊市中級人民法院重審。重審期間，本田株式會社撤回了原侵權之訴，在增加賠償數額后，再次向河北省高級人民法院提起侵權之訴。雙環公司對此向河北省高級人民法院提出管轄權異議，經過兩審后由最高人民法院最終裁定侵權之訴、確認不侵權之訴由河北省高級人民法院合并審理。雙環公司在確認不侵權之訴中增加了賠償損失的訴訟請求，并在涉案專利權恢復有效后，以本田株式會社發送警告信散布不良輿論，導致其經營權、名譽權受損為由，再次增加索賠數額至36,574萬元。

2014年2月19日，河北省高級人民法院分別就確認不侵權之訴、侵權之訴作出民事判決，其中侵權之訴判決駁回本田株式會社的訴訟請求，確認不侵權之訴判決確認雙環公司不侵犯本田株式會社涉案專利權，本田株式會社賠償雙環公司損失5000萬元。雙環公司、本田株式會社均不服兩項判決向最高人民法院提起上訴。2015年7月23日，最高人民法院對侵權之訴作出判決，認定被訴侵權汽車的外觀設計未落入涉案專利權的保護范圍，維持河北省高級人民法院判決。2015年12月8日，最高人民法院對確認不侵權之訴作出判決，改變案由為確認不侵權及損害賠償，判決確認雙環公司生產銷售的涉案汽車不侵犯本田株式會社專利權，改判本田株式會社賠償其經濟損失1600萬元。

雙環公司與本田株式會社的上述糾紛涉及管轄權異議、侵害專利權的關聯訴訟、行政確權訴訟等程序，案件審理時間長達12年。該案件引起了社會公眾的廣泛關注，新聞媒體等也對該案件進行了持續地跟蹤和報道。最高人民法院終審判決雙環公司不構成侵權，且本田株式會社向其賠償1600萬元，也引起了輿論的軒然大波。新聞媒體在報道中紛紛使用了“‘山寨品’的一場大勝本田告雙環侵權反賠千萬”③參見http://auto.sohu.com/20160430/n446977872.shtml，2017年6月17日訪問。“惡人告狀反獲賠千萬這陳案雙環真的贏了?”④參見http://news.bitauto.com/rdss/20160504/1706595665.html，2017年6月17日訪問。等標題，對該案司法判決的社會效果和導向作用提出了一定程度的質疑。

雙環公司雖然在官司中獲得了勝訴，但卻在市場上遭遇了實質潰敗。2016年2月29日，工信部裝備工業司發布《道路機動車輛生產企業及產品（第281批）》目錄，根據該目錄，雙環、慶鈴和安馳等13家公司被撤銷乘用車生產資質。

二、爭議焦點

該案的焦點問題是本田株式會社在立案后發送警告函的行為是合理維權還是以不正當方式濫用侵權警告。最高人民法院認為，“本田株式會社在已經提起民事訴訟并經法院立案的情況下，擴大警告信的發送對象和范圍，疏于履行權利人行使權利的合理審慎注意義務，對被警告者自行判斷是否應當停止所警告行為的重大事宜在警告信中不進行披露，致使雙環公司利益遭受損失，存在過錯。本田株式會社的行為并非專利法所賦予的正當維權，而是有悖于鼓勵和保護公平競爭的不正當競爭行為”。對于如何判斷侵權警告是屬于正當維權行為還是不正當競爭行為的問題，最高人民法院認為，“應當根據發送侵權警告的具體情況來認定，以警告內容的充分性、確定侵權的明確性為重點。權利人發送侵權警告必須以確定的具體侵權事實為依據，在發送侵權警告時應當對所警告的行為構成侵權善盡審慎注意義務，對所涉侵權的具體事實進行充分考量和論證后進行。侵權警告的內容不應空泛和籠統，對于權利人的身份、所主張權利的有效性、權利的保護范圍以及其它據以判斷被警告行為涉嫌構成侵權的必要信息應當予以披露。”

在知識產權警告函的合理性或者正當性方面，現有理論研究基本上贊同從警告函的發送對象、發送方式、函件內容等三個方面來區別認定發送行為的合法性。⑤劉維：《知識產權侵權警告函的正當性邊界》，載《比較法研究》2016年第2期，第185頁。如果僅僅向涉嫌侵權者發送警告函，一般會被認為是合理維權行為; 如果超出涉嫌侵權者的范圍，而向對方的交易相對方直接發送，或者通過廣播媒體向社會公眾發送，則往往被認為超出合理維權界限，而有不正當競爭的嫌疑。但是，因為實際情況往往比較復雜，很難以一種學說涵蓋所有的情形，因此需要法院在具體案件的審理中，根據具體案情斟酌認定。

三、案例評析

從該案判決書說理、訴訟程序、適用法律等三方面來看，法院的判決都有值得商榷之處。

（一）合理維權與不正當競爭行為界限不清

本文認為，最高人民法院對該問題的態度可能會使得專利權人在維權中處于不利地位，理由有以下四點：

第一，法院的上述觀點不能清晰劃分合理維權與不正當競爭行為的界限。對于發送警告函的行為，最高人民法院的觀點是以“警告內容的充分性、確定侵權的明確性”劃分兩者的界限，本文對此持保留意見。一方面，知識產權侵權警告函的正當性審查實質上是在法定的專有壟斷利益與自由競爭之間劃定一條界線。⑥劉維：《知識產權侵權警告函的正當性邊界》，載《比較法研究》2016年第2期。具言之，判斷發送警告函的行為是否構成不正當競爭行為，不應以“侵權警告內容的充分性和侵權行為的明確性”為劃分標準。如果僅僅依據警告內容的充分性和確定侵權的明確性來判斷，那么就會得出在法院終審判定侵權成立的情況下，權利人發送內容不充分、不明確的警告函仍然構成不正當競爭的謬論。而如果行為人具有不正當損害他人合法利益的主觀過錯，即便警告函本身內容明確、具體，仍然應當認為其構成不正當競爭行為。主觀過錯應當結合法院終審判定是否構成侵權的情況、權利人與被控侵權人的溝通協商情況、權利人是否已經尋求公力救濟、權利人進行侵權警告的對象和范圍、權利人發送侵權警告以制止侵權行為的必要性和緊迫性等進行綜合判斷。另一方面，上述標準不具有可操作性。警告內容如何才可視為充分、侵權行為怎樣才能算作明確，最高人民法院在判決中也并未給出可以預期的判斷標準。對于專利權人而言，這種模糊的判斷標準將損害其對維權行為的法律預期，使其在發送侵權警告時噤若寒蟬，難以有效行使權利。也正是由于上述標準在立法上沒有依據，實踐中出現了大量純粹以阻礙競爭為目的的侵權警告，這反而增加了新的糾紛，浪費行政與司法資源。⑦范長軍：《專利侵權警告制度探析——對專利法第四次修改的建議》，載《知識產權》2014年第3期。

第二，法院的上述判決導向不利于及時制止侵權行為的繼續發生。該案釋放的信息可能使得專利權人選擇少發、慎發警告函，特別是在已經提起民事訴訟后不再發出警告函，這將不利于制止被控侵權人繼續實施侵權行為，從而導致“贏了官司、輸了市場”的情況更為普遍。

第三，法院的上述審理思路增加了權利人的訴累。如本文所述，最高人民法院判決釋放的信息不利于制止侵權行為的繼續發生。因此，對于侵權人在立案后繼續實施侵權行為的，由于相關證據只能在舉證期限內提交，權利人無法在訴訟中一并提交舉證期限屆滿日至判決日之間的侵權證據。因此，專利權人對上述期間內發生的侵權行為，通常只能采取二次起訴的方式來進行維權，這無形中增加了權利人的負擔。

第四，法院慎發“訴前禁令”使專利權人陷入兩難。2000年《專利法》第二次修改時規定了“臨時禁令”制度，但司法實踐中，專利權人申請獲得臨時禁令較為困難，各級法院對此均采取較為審慎的態度。由于申請臨時禁令需要提供擔保，如果最高人民法院對權利人發送警告函的行為進行了嚴格限制，要求權利人承擔更高的注意義務，則其應降低獲得“臨時禁令”的門檻，確保侵權行為能夠及時有效地得到制止，使專利權人和被控侵權人之間能夠達成利益的平衡。⑧楊濤：《我國知識產權臨時禁令制度的現實困境與立法完善》，載《知識產權》2012年第1期。

（二）審判程序復雜，周期過長

該案歷時12年，涉及專利侵權訴訟、確認不侵犯專利權訴訟、管轄權異議、專利無效宣告等多個行政、司法程序，多次經歷再審和推翻原判決、裁定的情形。其中，各級法院僅針對管轄權問題就先后6次下達裁定，甚至在案件審理過程中還出現了地方法院拒不移送案卷的怪現象，造成侵權與否的事實長期處于不確定狀態，給當事雙方均造成了巨大影響。從整體來看，現有制度設計不利于專利權人及時維權，管轄權異議、專利無效宣告等程序往往成為被控侵權人的一種訴訟策略和手段⑨湯茂仁、管祖彥 ：《確認不侵權案的受理條件及相關法律問題研究》，載《蘇州大學學報》2006年第4期。，嚴重拖延維權的進程。而被控侵權人則相對轉圜余地更大。

（三）有擴大《反不正當競爭法》適用范圍之嫌

最高人民法院在二審判決中適用《反不正當競爭法》第2條作為確定本田株式會社承擔損害賠償責任的依據，即“經營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德”。近年來，法院在裁判知識產權領域的侵權糾紛案件時，開始頻繁援引《反不正當競爭法》第2條作為“兜底條款”。上述做法有擴大《反不正當競爭法》適用范圍之嫌。首先，《反不正當競爭法》是通過列舉的方式規定了屬于不正當競爭行為的具體情形，而發送警告函的行為并不屬于《反不正當競爭法》具體規則條款中規定的不正當競爭行為。《反不正當競爭法》第2條作為原則性條款，在適用上應當比具體規則性條款更為慎重。除非不適用原則條款會嚴重損害競爭秩序，并進而形成不良的社會示范效應，否則不應適用原則條款來規制法律關系。其次，當事人只提出了侵犯經營權和名譽權的訴訟請求，上述訴訟請求不屬于《反不正當競爭法》規制范圍。最高人民法院通過適用《反不正當競爭法》判決本田株式會社承擔損害賠償責任，有改變當事人訴訟請求之嫌，有違司法被動原則。

四、相關建議

（一）追本溯源，完善“禁止知識產權濫用”相關立法

我國知識產權法律體系主要是由知識產權專門法與反不正當競爭法架構的，妥善處理知識產權專門法與反不正當競爭法的關系，對于知識產權保護很重要。⑩孔祥俊：《反不正當競爭法的司法創新和發展——為〈反不正當競爭法〉施行20周年而作》，載《知識產權》2013年第12期。應在《反不正當競爭法》與《反壟斷法》的框架下，完善規制知識產權濫用行為的法律制度，使《反不正當競爭法》《反壟斷法》與《專利法》等知識產權法律相關規定更加協調。

（二）細化程序，加強司法保護

首先，要加強侵權之訴、確認不侵權之訴和無效宣告程序之間的銜接。明確對涉及同一專利權的侵權之訴和確認不侵權之訴由同一法院進行并案審理，細化移送管轄的程序和時限。落實司法解釋中有關無效宣告決定作出后立即裁定駁回起訴的規定，避免出現地方保護主義或當事人濫用程序，縮短侵權糾紛案件處理時限。其次，要進一步規范訴訟中管轄權異議、訴訟中止、再審的適用條件、程序及時限，增強公眾的可預期性。再次，要加快案件的審理速度，嚴格落實《民事訴訟法》關于審限的規定，減少當事人訴累，及時定紛止爭。最后，要降低頒布臨時禁令的門檻，充分賦予權利人及時制止侵權行為和防止損失擴大的法律手段。?董曉敏：《論知識產權訴訟中的臨時禁令》，載《法律適用》2008年第7期。

（三）綜合施策，提升專利穩定性

從短期角度而言，應大力提升專利授權質量，擴大實用新型和外觀設計專利權評價報告適用范圍。從中期角度而言，應及時協調復審委、北京知識產權法院、北京市高級人民法院、最高人民法院加強專利確權標準的一致性，穩定公眾預期。從遠期角度而言，應積極研究發明、實用新型、外觀設計“三法分立”以及外觀設計專利申請實質審查的可能性。

The paper focuses on the high-pro file Shijiazhuang Shuanghuan Auto Co. vs Honda Motor Co.Ltd design patent dispute. It sorts out and assesses all the case materials and makes comment on the legal logic thereof. It explores the boundary between the reasonable right protection and unfair competition practices, and studies the application of article 2 of the Anti-Unfair Competition Law. Finally, it gives suggestions on these problems.

patent dispute; reasonable right protection; unfair competition

王志超，國家知識產權局專利管理司副處長

張爻晟，廣州市知識產權局政策法規處副主任科員