通用名稱認定中商標專用權與表達自由的平衡

鄧 靚

(華中師范大學 法學院，湖北 武漢430079)

通用名稱認定中商標專用權與表達自由的平衡

鄧 靚

(華中師范大學 法學院，湖北 武漢430079)

商品通用名稱屬于公共資源，應為社會公眾自由使用，但實踐中將通用名稱作為注冊商標使用的情形卻非常普遍。為防止商標專用權的過度擴張，保護社會公眾的言論和表達自由，有必要對商標權的行使予以必要的限制。對通用名稱的認定應以消費者認知為原則，經營者認知為例外，其他標準為補充；根據不同的商標類型采取對應的規制措施，防止商標專用權的肆意擴張，進而實現商標專用權與表達自由的平衡。

通用名稱；表達自由；商標專用權；平衡

通用名稱是指在某一范圍內約定俗成，被普遍使用的某一種類商品或服務的名稱，如汽車、大米、彩電等。商品通用名稱屬公共資源，可為公眾自由使用，任何人都無權壟斷。由于國內商標權立法的滯后，法院的誤判以及經營者的不當使用，通用名稱被濫用的情形屢見不鮮，許多本屬于公有領域的通用名稱被商標權人所獨占，嚴重侵害社會公眾的言論和表達自由。就商標權自身而言，權利人本就可以通過無限期續展的方式，延長對注冊商標的保護期限，若再予以過度保護顯然有損公眾利益。因此，為保護他人合理使用通用詞匯，對商標權進行合理限制乃必需之事。[1]本文將從優化標準、分類處理兩個方面對上述現象予以合理規制，以防止商標專有權的過度擴張，蠶食本就有限的公共資源，實現商標專用權與表達自由之間的平衡。

一、優化標準：降低通用名稱的認定難度

依《商標審查及審理標準》的規定，可將我國通用名稱的判斷標準分為法定標準和約定標準。國家標準和行業標準在相關法律中有明確規定，因而認定起來較為容易，也更為權威，而約定標準的認定存在一定的難度，實際中用約定標準來判斷某商標是否屬于通用名稱的情形寥寥無幾，司法實踐中也基本默認了法定標準的證明力優于約定標準的證明力。但國家標準和行業標準所涵蓋的范圍是很有限的，將其作為慣用標準有待商榷。根據最高法院的指導意見，通用名稱的認定通常以全國范圍為判斷標準。例如在水鳥案中，雖然在廣東省內已有多家廠商將其生產的被子稱為水鳥被，但法院認為，注冊商標的效力是全國性的，而非地域性的，“應當考慮全國范圍的認同程度來判斷，否則將會出現某一地區把某商標作為通用名稱不予保護，而其他地區不認為是通用名稱而依商標法予以保護的情況，有損法制的統一性。”也就是說只有當水鳥商標在全國范圍內用于指稱該類被子的常用詞匯時，才能將其認定通用名稱。而該案中僅有廣東省省內的廠商稱其為水鳥被，其涉及的范圍是地域性的，而非全國性的，不應被認定為通用名稱。①如此嚴苛的標準，使得實際中許多本應認定為通用名稱的商標無法得到法院的支持，最終導致大量公共資源被商標權人所獨占，損害公共利益。因此，優化對商品通用名稱的認定標準，降低通用名稱認定的難度，是捍衛社會公眾合法權益的必然選擇。

(一)以消費者認知為主要判斷標準 由于通用名稱的認定主觀性較強，各國的認定標準也略有不同。在日本，雖近幾年的司法實踐中以交易者和消費者為判斷標準的判例遠多于以行業者為基準的判例，但是日本官方在對專利法進行逐條解釋時仍然采用了行業者標準。[2]美國進行通用名稱認定時也比較注重一般消費者的認知。[2-3]也就是說，盡管某一商標在行業間已被當作是通用名稱來使用，只要一般消費者沒有形成普遍將其視為一種通用名稱來對待的認知，就不能視其為公共資源，原商標權人的專有權仍應受到保護和尊重。比如杜邦公司之所以能保持對TEFLON商標的專有權，是因為68%的受訪者認為TEFLON是商標而非通用名稱，這也是受案法官作出有利于杜邦公司判決的關鍵性因素。[3]隨著歐洲一體化進程的加快，歐洲各國商標法關于通用名稱的認定標準也得到了統一。消費者和最終使用者成為歐洲各國判斷某商標是否為通用名稱的普遍標準[2]

總體上來看，各國以參與主體，特別是消費者為判斷標準的占絕大多數。正如學者指出的，商品通用名稱與相關公眾的日常生活緊密相連，是否具有商標含義的判斷權利不在立法者、司法者手中，而在消費者的意識中。[4]基于此，筆者認為，發達國家采用的標準是其在過去多年的發展過程中經驗的積累和總結，是經實踐反復檢驗的結果，可以成為我們予以參考和借鑒的對象。因此，借鑒域外經驗，將一般消費者的認知作為我國通用名稱認定的優先判斷標準是可取的。因為，就消費者自身而言，消費者對商標顯著性的認知是確定某一商標與特定的商品或服務之間的唯一性聯系的前提。一個標記是否可以作為商標受保護，其核心要件在于是否具有顯著特征，便于識別。[5]即商標本質上體現的是消費者的一種認知狀態，商標顯著性的強弱、有無，都由消費者對商標的認知所決定。[6]當消費者接觸到某一商標時，能將該商標與特定的商品或服務聯系起來，這就表明該商標具備足夠的顯著性，商標所有人對商標的使用也是合理的。相反，若商標權人向消費者傳達商標的信息時，消費者僅聯想到產品的種類信息，而無法與之建立唯一性聯系，該商標就喪失了顯著性，淪為通用名稱。如阿司匹林案和Thermos案②中，由于消費者已將其商標與種類產品劃等號，最終均被法官認定為是通用名稱，歸入公共資源的范疇，為社會公眾共有。為保護大眾對公共領域資源自由使用的權利，也必須對商標權人對該標志的壟斷權予以限制。

(二)以經營者認知為例外標準 消費者認知標準除獲得了部分學者的支持，也在一定程度上得到了法律上的認可。根據最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9、10、11條的規定，在認定某一商標是否與他人注冊商標相同或近似，以及是否會造成消費者誤認或混淆時，均以相關公眾的認識為主要判斷標準。根據該解釋第8條的規定，“商標法所稱相關公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關系的其他經營者。”首先，這里的相關公眾是包含消費者在內的，這也是筆者認為應將消費者而非其他主體對標志的認知作為判斷其是否為通用名稱的首要標準的一個重要原因。其次，相關公眾除了“與商品或服務有關的消費者”外，還包括與之“有密切關系的其他經營者”。這就是說相關經營者對爭議標志的認知也可以作為認定通用名稱的標準之一。這表明消費者標準和經營者標準都是可取的，但并非選取任意標準均可，二者內部應作出必要的區分。如前所述，消費者認知在認定某一標志是否應納入通用名稱范疇上有著得天獨厚的優勢，而從經營者的角度來說，經營者雖也處在消費者在某一特定商標與相應的商品或服務間建立唯一性聯系的鏈條中，但經營者僅僅只是一個傳達者，最終能否被廣為接受的決定權仍牢牢掌握在消費者手中。商標的淡化除了商標權人自身使用不當外，更多的來自競爭者的惡意使用。美國上世紀80年代的一項調查表明,使某一牌號的商品立足,平均需要花費1500萬美元進行宣傳,商標一旦成為通用名稱,本身就失去了顯著性,其功能和價值也就隨之失去了，[7]無法繼續為商標權人專有使用。若將經營者對其經營的商標的認知作為通用名稱的認定標準，很容易使經營者刻意將競爭對手的商標作為通用名稱來使用，從中獲取不正當利益，使商標權人經過多年的使用和宣傳建立起來的商譽遭受重大損害。這很容易助長同類產品競爭者濫用他人注冊商標的不正之風，誤導消費者，擾亂公平競爭的市場秩序。因此，消費者認知標準的適用應優先于一定范圍內經營者的認知標準。

但是，一般消費者認知標準的優先適用并非是絕對的，在特定情形下也可以一定范圍的經營者的認知為標準。因為當一定范圍內的經營者將某一標志作為通用名稱使用而消費者卻毫不知情時，并不影響該標志作為公共資源的屬性，既然是公共資源，那么所有經營者都應有權在合理的范圍內使用該標志，該標志也自然不應被批準注冊為商標。例如，在“UV赤蟲”商標案③中，“UV赤蟲”本就是水族行業經營者常用的詞匯，共鱗實業將“UV赤”注冊為商標后，旋即以侵犯商標專用權為由將明利紅蟲場等相關經營者告上法庭，索賠巨額侵權款。商標評審委員會認為“UV赤”商標，易使公眾將其與經營者常用詞匯“UV赤蟲”相混淆，缺乏顯著性，撤銷“UV赤”注冊商標的裁定，及時制止了共鱗實業意圖壟斷公共資源、霸占市場的不正當競爭手段。在該案件中，消費者對“UV赤蟲”這類專業名詞并不熟知，若以消費者的認知為通用名稱的認定標準，整個水族行業將因侵犯共鱗實業的商標專用權而遭受巨大的經濟損失。在此類情形下，以經營者對“UV赤蟲”的認知程度作為通用名稱的判斷標準，才能更全面地保障公共資源的共有性，促進行業的持續健康發展。

(三)以其他標準為補充 此外，雖然也有個別國家采區域或人口等量化標準，這些標準看似合理，可一旦涉及到跨省，甚至跨國的商標認定或人口過度分散，無法統計的情形時，此種量化標準將變得異常模糊，無法為法官斷案提供可靠地支撐。而且這些標準與國家標準、行業標準等一樣，都具有一定的片面性和滯后性，無法全面、及時地反映消費者最直觀、最真實的需求，甚至會與消費者的真實意思相矛盾。但地域、人口等量化標準的作用也是不容忽視的。例如對于具有地域性特點的商品通用名稱，地域性應作為一個重要的參考因素，而不應一味以全國為標準。如當認定某一女性化妝品品牌是否為通用名稱時，則應以一定年齡段的女性消費者對該品牌的認知作為認定標準。此時若嚴格貫徹“廣泛性”，勢必會加大通用名稱的認定難度，無法實現對公共資源的完整性保護。因此，在以一般消費者或一定范圍的經營者的認知為判斷標準時，仍有必要在具體案件中將地域、人口、群體等作為參照標準考慮在內，使通用名稱的判斷更加客觀、合理。

綜上，盡管認定通用名稱涉及到諸多參考因素，但原則上應從消費者認知角度對爭議標識進行顯著特征的考察，例外情形下也可以一定范圍內經營者的認知為評判標準。同時，根據通用名稱認定中的實際需要，仍有必要將地域、人口、群體等因素作為補充。我國當前司法實踐中廣泛以全國范圍的認知作為通用名稱的認定標準，這就為不法經營者將公共資源圈占為“自留地”埋下了隱患。不僅剝奪了競爭者使用有限的符號資源的自由，還會增加自由競爭的成本，抑制自由競爭，造成壟斷，這顯然是不科學的。為保護社會公眾對通用名稱等公共領域的信息資源自由使用的權利，我國急需借鑒國外以保護公眾正當使用為本位的立法立場，摒棄舊標準，改采新標準，降低通用名稱的認定難度，防止權利人濫用商標專有權，侵害公眾的表達自由。

二、分類處理：遏制商標專用權的肆意擴張

現實生活中將通用名稱作為商標的實例不勝枚舉。根據不同的劃分依據，可以分為不同的類別。根據是否組合，可以分為單一型商標與組合型商標，前者指純粹由通用名稱注冊而成的商標，后者指將通用名稱與其他圖形、符號等組合在一起形成的商標；根據是否注冊，可以分為已注冊商標和未注冊商標；根據已注冊商標是否已經實際使用為標準，可以分為已使用注冊商標和未使用注冊商標；根據是否具有顯著性，可以將商標分為經使用已獲得顯著性的商標和經使用喪失顯著性的商標(商標退化)。商標權授予程序上的不嚴謹，導致大量不應成為商標的通用名稱被注冊為商標，進而引發了一系列本不必要的商標權侵權糾紛，擾亂了市場經濟秩序。為彌補這一漏洞，下文將從法律效果的角度對通用名稱商標化的問題分類進行討論。

(一)僅以通用名稱申請注冊商標的，不予注冊 根據我國《中華人民共和國商標法》(以下簡稱《商標法》)第11條第1款第1項的規定，“僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的”不得作為商標注冊。可見，單純以商品通用名稱去申請注冊商標是無法獲得法律上支持的，這也是世界各國所持的一個普遍態度，其根本原因在于通用名稱先天不具備顯著性，無法達到區分的效果。因為商標權所應保護的不是其符號的標記價值，而是其區分價值。[8]雖然我國《商標法》很早就規定了純粹的通用名稱不能注冊為商標，但受立法不夠完善、法官誤判以及商標評審員能力不足等各方面原因的影響，實際商業活動中廣泛存在著通用名稱被注冊為商標的亂象，這也帶來了許多問題。因為，一旦通用名稱被注冊為商標后，商標權人就享有了對該通用名稱的壟斷性權利，使消費者無法通過商標的指示區別商品來源，把商標權人生產的商品誤認為與該通用名稱背后的歷史文化等因素相聯系，從而誤導消費者，在一定程度上使其他商品喪失了被選擇的機會。[9]因此，我國今后應更加注重法律的落實和實施，對于將來或正試圖將通用名稱作為商標的申請均不予以注冊，以防止商標權人侵占公共資源，損害公眾利益。

(二)針對商標退化或惡意搶注情形，可以申請撤銷 新《商標法》第49條第2款規定，“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。”這里的“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱”實際就是指注冊商標因不當使用喪失顯著性而淪為通用名稱，而“沒有正當理由連續三年不使用”則是指注冊后長期處于閑置狀態，不加使用的情形。前一種情形主要是指商標退化，后一種情形則多指惡意搶注的情形。根據相關規定，當出現商標退化或惡意搶注等類似情形時，任意第三人(包括單位和個人)都可以向商標局提出撤銷該注冊商標的申請，且未規定時間上的限制，一經發現，就可以提出撤銷申請。商標局自收到申請后最長須在12個月內作出決定，一旦作出同意撤銷的決定，該商標專用權自公告之日起終止，商標權人自此喪失對該商標的專有使用權，這也從根本上解決了“僵尸”商標的問題。例如商標評審委員會在裁定“優盤”商標案④時認為，從“優盤”漢字本身的含義對其指定使用的第9類計算機存儲器等商品的質量、功能、用途等特點具有直接的敘述性，缺乏商標應有的顯著性，且商標權人為提高該商標的顯著性而作的大量宣傳并沒有改變“優盤”本身含義上固有的缺陷，因而作出“優盤”商標已成為計算機存儲器的通用名稱，應予撤銷的決定。事實上我國當時并無明文規定商標退化可被撤銷，承辦法官是因受到相關國家案例和學理的啟發才作出這樣的裁決。如今我國《商標法》已對此作出了明文規定，也為撤銷已退化商標提供了合法性基礎，對促進經營者改善產品和服務質量，提升商標信譽等大有裨益，也符合商標法的立法宗旨。

(三)組合商標和經使用獲顯著性的，采取權利限制制度 我國《商標法》第59條第1款的規定:“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”也就是說，商標權人既然選擇了通用名稱作為其商標或商標的一部分，其自身在申請注冊該商標之初也從中獲得了一定的利益，自然也就應當承擔由此帶來的合理預期內的風險。這是權利義務相一致原則的具體體現，也是平衡商標權與表達自由的內在要求。

根據我國《商標法》第11條第2款的規定，“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”這里的“標志”就包括通用名稱，即我國商標法承認經使用后獲得顯著性的通用名稱可以申請注冊為商標。該規定看似合理，為通用名稱注冊為商標提供了合法性根據，事實上是確立了一個不公平的法律規則。該條文易致一些企業為搭乘通用名稱的“便車”，在明知其無顯著性的情形下，仍然繼續強行使用該通用名稱作為其商品標識，待到條件成熟時形成對該通用名稱的獨占，排除其他企業的合理使用，壟斷市場份額。因此，針對該漏洞，有必要對該類經使用獲得顯著性而注冊成功的商標的專有權進行限制。筆者認為，基于此種商標與前述組合型商標相比顯著性相對較弱，除了不能禁止他人對通用名稱的正當使用外，還應予以額外的限制，如禁止該類注冊商標的轉讓，或對商標的轉讓予以限制，以防止權利人借機謀取非法利益。

(四)商標不具備顯著性的，到期不予續展 到期不予續展是指商標權人對某一商標的專有權期限到期后，以該商標不再具有顯著性為由，不受理該商標的續展申請，從而終止商標所有權人對該商標所享有的專有權利。“不具備顯著性”包含兩層意思：一是本身不具有顯著性而被錯誤批準為注冊商標；二是原本具有顯著性，因欠缺管理和不當使用而喪失顯著性的情形。我國《商標法》承認通用名稱可由長期使用獲得顯著性而成為商標，但未規定商標可能因喪失顯著性而成為通用名稱。[3]最終，注冊商標淪為公共資源，致使商標被注銷，即商標退化。前一種情形是由于工作中的疏漏或把關不嚴造成的，使本達不到商標注冊標準的標志成為了商標，某種程度上造成了對公共利益的損害，如僅對其商標專有權予以限制，尚不足以平衡社會公眾的利益；另一方面，該情形屬于商標局的工作失誤，若商標權人基于對商標評審委員會認定結論的信賴，已對該商標投入了大量的經費來累積自身的商譽，如若直接予以撤銷，讓商標權人為商標局的失誤買單，對商標權人明顯不公。因此，相較而言采用到期不予續展的規定，能較好地平衡商標權人與社會公共間的利益，同時也能適當照顧到商標評審委員會的公信力。至于商標退化的情形，如前所述可以申請商標局予以撤銷，也可以采此處的到期不予續展模式。二者雖實現方式不一，但從結果上異曲同工。前者在此不再贅述，后者在實踐中也有判例可循。如在VITREOSIL商標案中，商標評審委員會曾一度認為該商標的文字含義“熔凝石英(化)”，反映的是商品的原料，缺乏顯著性，于是駁回了續展注冊申請，雖事后又以其未喪失顯著性而裁定準予了其續展申請，[10]但也不排除今后還會有拒絕續展的情形出現。

注釋：

①關于“水鳥”二字是否作為某類被子的通用名稱問題。法院認為，在廣東省范圍內，近年來有些生產輕柔纖維棉被的廠家將此類被子稱之為“水鳥被”，因而在廣東地區一些消費者亦隨之認同此類被子為水鳥被，這是事實。但是還無證據顯示消費者已普遍認為水鳥被是-類被子的名稱。水鳥被是否屬產品的通用名稱，在認定時應以全國范圍為標準，而不能局限于廣東的市場情況。因為注冊商標的效力及至全國，而非某一地區。詳情請參見廣東省高級人民法院(1999)粵法知終字第30號民事判決書。

②阿司匹林案和Thermos案都是商標退化的典型案例，二者原本都在所在領域紅極一時的知名品牌，最初都具有高度顯著性，并未專利權人帶來了豐厚的利潤，但也正是由于其極高的知名度，導致公眾一提到止疼藥和熱水瓶時，想到的便是阿司匹林和Thermos這兩個知名商標，而非與之相對應的通用名稱，即消費者已經對上述兩個商標同該類產品的通用名稱發生了混淆，加之商標權人疏于管理，致使注冊商標發生退化，淪為行業通用名稱，專利權人也隨之喪失了對商標的專有權利。

③“UV赤蟲”是水族館中用于飼養觀賞魚的一種飼料，共鱗實業于2002年12月將“UV赤”注冊為商標后，將明利紅蟲場等相關經營者以侵犯其商標專用權為由告上法庭，引起了整個水族行業的恐慌和不滿。事后，經水族協會出面維權，商標評審委員會以“UV赤”商標，缺乏顯著性為由，于2007年6月作出撤銷“UV赤”注冊商標的裁定。詳情可參見廣東省高級人民法院(2006)粵高法民三終字第261號民事判決書。

④深圳朗科公司于1999年注冊了“優盤”商標，使用在移動存儲產品上，2002年10月，北京華旗資訊數碼科技有限公司向國家工商總局商評委就該商標提出商標爭議。商評委認為“優盤”漢字本身屬于敘述性詞匯，缺乏顯著特征。除了眾多同行業經營者和消費者，原告自身也一直將“優盤”作為一種新型的計算機移動存儲器的商品通用名稱加以使用，客觀上淡化了優盤作為商標的顯著性。若繼續允許原告將該商標獨占，就會妨礙同行業其他經營者對該名稱的合理使用，也會導致消費者的誤認。因而認定1509704號“優盤”商標為商品通用名稱，并予以撤銷注冊。詳情請參見商評字(2004)第5569號“優盤”撤銷注冊不當商標裁定書。

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責任編輯 周覓

D923.43

A

1003-8078(2017)05-0113-05

2017-03-29

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.05.27

鄧靚(1993-)，女，湖北武漢人，華中師范大學法學院碩士研究生。