從審查角度簡析職務發明的歸屬

張耀東

摘 要：我國的《專利法》中明確了要采用職務發明制度，并對職務發明進行了相應規定，然而由于法律規定的較為概括，以及實際案件的復雜性，職務發明在實際的認定中依然有諸多難點。本文中從專利申請中實質審查的角度來入手，基于審查過程中對于發明貢獻的理解，判斷職務發明糾紛的相關當事人對授權權利要求方案的貢獻，并基于基本的民法原則來給出相應情況下的授權專利是否構成職務發明及其專利權的歸屬的簡單建議。

關鍵詞：職務發明；專利權；權利要求；權利歸屬

一、實際案件的問題

在A省出現一個關于專利權歸屬糾紛的案件（作者為行文需要，所提及的案件并非完全真實案例），案件的基本情況如下。

發明人W和用人單位C關于已授權專利P是否屬于職務發明的訴訟糾紛：發明人W在入用人單位C之前，有一個關于專利的構思，并且將其發明內容的整體思路已經記載在一個完整的工藝流程圖上，隨后為了實現其工藝的工業化以創造效益，發明人W加入用人單位C，利用用人單位C的技術、設備對其構思的技術進行了實驗和實施，隨后發明人根據其之前的發明內容結合在用工單位C中生產中獲得的實際數據，將其中生產實踐中獲得的數據列入實施例中，向專利局提出發明專利申請，并獲得授權專利P。雙方之前并未對授權專利P的歸屬做出約定，用工單位C認為授權專利P為職務發明，而歸用工單位所有，因此訴至法院要求予以確認權利。

關于本案，從法律的角度最終要解決的問題是授權專利P是否屬于職務發明，及如何認定專利權的歸屬。

二、職務發明的相關規定

職務發明、非職務發明是我國專利法中的特定用語。相關的法律、法規關于職務發明、非職務發明的規定有：

專利法第六條，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬于發明人或者設計人；申請被批準后，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。

專利法實施細則第十二條，專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：

（1）在本職工作中作出的發明創造；

（2）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造。

專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。

首先根據專利法第六條第3款的規定，用人單位和雇員可以進行事前的約定，約定優先是民法中自由原則的體現。

如果在事前的用工合同或是其他補充合同中針對某一專利的歸屬進行了約定，就比較不容易產生糾紛。然而在實踐當中，由于各方當事人可能由于疏忽或是有一定的戰略考慮，類似于案例中沒有在預先進行約定權利歸屬的情況也還大量存在，因此對于職務發明相關規定的理解和解讀是解決糾紛的關鍵。

針對未事前約定專利權歸屬的情況，要首先看看我國專利法的相關規定的變更過程。

2001年7月1日起實施的《專利法》是第二次修訂版，其中關于職務發明的判定及權利歸屬中，不僅明示了職務發明的定義，也將原來的“物質條件”修改為“物質技術條件”。“技術”兩字的加入，表明職務發明創造作出過程中所利用的單位的條件不僅包括物質條件，也包括技術條件。

所謂的物質技術條件包括物質條件，也包括技術條件。所謂的物質條件包括資金、設備、零部件等；所謂的技術條件包括單位擁有的不對外公開的情報和技術資料，如技術情報、技術檔案或設計圖紙等。相比而言，這一修改充分考慮到并說明了發明創造中創造性構思的重要性。因此，技術條件對于發明創造的完成來說更重要[1]。

三、經典案例借鑒

在上世紀90年代初，有一個比較受關注的“鉆孔壓漿成樁法”的專利權屬糾紛，歷經“非職務—職務—共有—非職務”的多次改判的過程，最終由北京高院作出“非職務發明”的最終判決。其中判決理由中給出的幾個理由中：

（1）考慮了“鉆孔壓漿成樁法”技術方案的完成日期。

作為對專利申請的審查，應當按照先申請原則，以申請日為準。而判斷一項發明創造的權利歸屬，則應考慮技術方案完成時間。技術方案完成日必定早于申請日，當無法證明技術方案完成日時，才應將申請日視為技術方案完成日。

當然，確定技術方案完成日，還應考慮它與申請專利的技術方案的關系，看兩者有無本質區別。

如果兩者無本質區別，判斷專利權的歸屬時，應以申請專利的技術方案為判斷的依據。確定技術方案完成日之后，還要看是誰完成的這項技術方案，即誰對該技術方案的實質性特點作出了創造性貢獻。從而依法認定發明人的行為是職務行為，還是非職務行為，進一步確定該發明是職務發明還是非職務發明。可見，確定技術方案完成日是判斷一項發明創造權歸屬的前提。

其中發明人在其申請的技術方案上雖然在數據上有所不同，但無本質區別[2]。

（2）認為發明人不是在履行本職工作中完成，也不是履行本單位交付的本職工作之外的任務。

（3）發明人在調離原單位1年后完成。

（4）發明的完成未利用本單位的物質條件。

（5）專利權共有必須符合事實和法律規定。

四、審查角度看授權專利的實質性貢獻

對于獲得授權的權利要求，其中最核心的就是權利要求本身的保護范圍。

由于實際的案件較為復雜，牽涉的因素較多，例如前述“鉆孔壓漿成樁法”的專利權屬糾紛中，其中所要考慮的因素非常復雜，涉及的具體需要舉證的項目也非常多，所有的舉證綜合起來才能得到一個蓋然性更高的結論。

因此本文為了方便表達觀點，將本案中的討論焦點只集中于專利審查中認定授權權利要求和所針對的審查文本的認定過程，其他的因素都不予考慮。

專利權授權后在專利局的實質審查部門的流程基本上就結束了。一般來講，實質審查部門已經不能再對專利權具有影響，然而在一些特殊的情況下，例如在侵權、無效的過程中，可能需要對權利要求中的保護范圍進行明確時候，還需要參考審查過程中的審查意見和申請人的具體答復內容，來進行確定。

且授權的權利要求的創造性判斷問題也是審查過程中的焦點，依據目前國內的審查模式看，審查過程基本上都是依據《專利審查指南》中的“三步法”來判斷權利要求方案的創造性。

因此，專利審查中對授權權利要求的確定過程其實就在一定程度上體現出獲得發明授權的權利要求的具體實質性貢獻內容。

具體到開篇所提到的案例中，發明人W在進入用人單位C之前已經完成了除實施例中具體數據的所有內容，即在技術方案的完成日之前，這些都已經記載在其之前所持有的工藝流程圖中。具體的情況如下：

（1）如果授權的權利要求中根本不涉及任何與發明實施例中任何相關的數據內容。

即其專利的創造性并不體現在其中所提供的實驗數據，相應的工藝過程本身就具有創造性，即便沒有相應的實驗數據，也同樣不能影響其具有創造性的判斷。

此種情況下，對于授權的權利要求的實質性貢獻的部分就是發明人自己在所謂的技術方案完成日之前已經做出的發明構思，其中關于實施例中實驗的具體數據對授權權利要求并沒有做出實質性的貢獻。因此，應當認為其授權的權利要求都是由發明人自己獨自做出的貢獻，與用人單位C沒有關系，且與其所從事的具體工作都不存在聯系。

（2）如果授權的權利要求中包含了實施例中所提供的相關數據，且其中從審查過程中看，是因為其中某些特定的數值或數據的限定而使權利要求的方案具備了新穎性和創造性。

在審查過程中，審查員根據自己所檢索到的對比文件，會從新確定權利要求要保護的技術方案實際所解決的技術問題和達到的技術效果，根據審查員檢索到的對比文件，原始申請文件中的權利要求可能已經不具備新穎性或是創造性，申請人經過修改，補入實施例中的某些具體的具有創造性的數值或數據后才使權利要求獲得新穎性、創造性，并進而獲得專利授權。

此種情況下，對于授權的權利要求的實質性貢獻的部分是發明人W在技術方案完成日之后，利用用人單位C的物質技術條件，才得出相應的具有創造性的技術方案。

（3）如果授權的權利要求中包含了實施例中所提供的相關數據，且從審查過程中看，并沒有因其中特定的數值或數據的限定而使權利要求的方案具備了創造性：

此授權的技術方案中包含了實施例中的數值或是數據，且已經授權的權利要求的方案作為一個完整的整體是不能分割開的，且其獲得相應的數值或是數據也是在用人單位C提供的物質技術條件之后才得到的。此種情況下，對于整體的授權權利要求的實質性貢獻的部分中既有發明人W在技術方案完成日之前的構思，也利用用人單位C的物質技術條件，才得出完整的具有創造性的技術方案。

五、專利權歸屬的討論

根據前述討論的三種情況：

（1）中情況下，授權的權利要求都是發明人自己獨自作出的貢獻，與用人單位沒有關系，不屬于職務發明，發明人應當獲得專利權；

（2）中情況下，由于申請人所構思的部分已經是存在于現有技術中，真正具有創造性的內容是依靠用人單位的物質技術條件所得，顯然屬于職務發明，用人單位應當獲得專利權；

（3）中情況下，其實發明人進入公司前的構思方案和用人單位之間都對整個完整的授權方案有貢獻，不應簡單的認定為屬于職務發明或非職務發明。

在我國專利法和技術合同法中的規定，人們普遍認為：以發明完成的過程和發明完成所依賴的條件來衡量，發明分為職務發明和非職務發明兩種。凡依法不屬于職務發明的發明，就應歸入非職務發明的范疇。

對于這種不宜簡單認定的情況，有學者提出了所謂“灰色區域”發明。一種既不宜歸入職務發明類，也不宜歸入非職務發明類的發明。（3）中“灰色區域”的情況，目前國外的立法中，具有幾類處理方式：

（1）產權屬于發明人，單位享有普通實施權。例如日本專利法第35條規定：工作人員完成的屬于單位（使用部門）業務范圍內的發明，或出自于工作人員在單位的現在或過去職務而完成的發明是職務發明。對于職務發明，取得職務發明專利的權利屬于工作人員，單位僅有該專利的普通實施權或依合同預先就該職務發明的歸屬或獨占實施權達成協議。

（2）將灰色區域發明歸入了非職務發明范疇，但規定單位有權將該發明的工業產權歸為己有，或者要求享受部分乃至全部該發明的專利權。

例如法國專利法第3條規定：在雇員的工作合同中包括有發明任務，且雇員的職務與該發明任務相符的情況下，雇員在執行該工作合同中所作出的發明歸雇主所有；雇員從事明確委托給他的設計或研究工作所做出的發明也歸雇主所有……上述規定外的一切發明歸雇員所有。但當雇員發明是在完成本職工作過程中，或在企業活動范圍內作出，或由于考察或使用了企業專有的技術、設備、資料等時，雇主按行政法院法令規定的條件期限，有權將該發明的工業產權歸為己有，或者享受部分乃至全部保護雇員發明的專利權。雇員有權獲得合理報酬。

（3）規定應由單位和職工共享灰色區域發明的專利權。例知巴西工業產權法第42條規定：在沒有相反規定的情況下，受雇人或受托人完成的發明成改進是由于作者的個人貢從和雇傭人的資金、數據，工具、材料、裝置或設備共同產生的，應由雙方同等地共有：雇傭人應有取得專屬的利用許可證的權利，受雇人或受托人應有取得固定報酬的權利[3]。

以上的三種立法模式都承認灰色區域發明的存在和進行相應的權利分配，對于我們的實踐中也有一定的參考意義，可以在實踐中靈活使用。

六、結語

基于現行法規中職務發明的規定，的確還有許多有待解決和需要細化解釋的地方，對于一個實際案件的判斷需要從各個方面進行綜合考量，由于作者水平所限，難免有偏頗之處，但希望提出一種不同的角度來供大家參考。

參考文獻：

[1]沈娟.對職務發明創造問題的幾點思考.當代經濟，2011（8）：138-139.

[2]易言.“鉆孔壓漿成樁法”為什么被判定為非職務發明專利.知識產權，1992（10）：26-28.

[3]文希凱.對灰色區域發明及其歸屬的探討.中國法學，1990-（5）：100-104.