淺談發明構思在化合物制備方法創造性審查中的運用

朱寶華

淺談發明構思在化合物制備方法創造性審查中的運用

朱寶華?

本文針對化合物制備方法的特點，結合一個具體案例分析如何運用發明構思進行創造性審查，并與機械運用“三步法”的審查結果進行比較，闡述如何立足發明構思，正確運用“三步法”進行創造性審查。

創造性 發明構思 三步法

一、創造性審查的一般原則和方法

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章中規定的創造性審查原則指出，審查發明是否具備創造性，應當審查發明是否具有突出的實質性特點，同時還應當審查發明是否具有顯著的進步。在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。創造性審查要站位本領域技術人員，運用現有技術進行創造性分析說理。創造性審查最重要的是我們是否在掌握了現有技術和正確理解發明的基礎上，能夠正確運用現有技術還原發明形成過程并進行分析說理，讓申請人接受我們對創造性審查意見和結論。

“三步法”審查創造性包括首先要確定最接近的現有技術，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。然后確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。最后判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）。

二、目前創造性審查中存在的問題

根據多年的審查實踐，筆者總結目前在創造性審查中通常存在以下問題。

（1）創造性評判意識不強，有時仍然用事實認定條款《專利法》26條3款和26條4款代替創造性審查，沒有堅持以三性評判為主線的審查。

（2）檢索時沒有考慮整體發明構思，僅按照技術特征檢索，導致最接近對比文件選擇有誤。

（3）沒有站位本領域技術人員，對現有技術整體狀況了解不夠，導致還原發明能力不足。

（4）沒有真正讀懂本申請和對比文件，不能準確把握發明實質和智慧貢獻。

（5）權利要求的解讀能力不足，有時候將說明書的內容加到權利要求中加以考慮。

（6）機械僵化地使用三步法，只注重技術特征對比，忽略發明構思的對比。

（7）沒有真正回到發明原點進行評判，常常犯事后諸葛專屬。

（8）對現有技術是否存在啟示的認定有誤，濫用公知常識和常規技術手段。

三、運用發明構思的審查方法

為了解決上述問題，更加客觀準確地評判創造性，本文提出運用發明構思進行創造性評判的方法。運用發明構思的審查方法是對“三步法”的進一步完善，不是與“三步法”相孤立，而是將發明構思融入到“三步法”中，準確認定該申請及對比文件的技術事實，避免機械地運用三步法。該方法包括確定發明所屬的技術領域，了解現有技術存在的問題以及該發明所要解決的技術問題、解決該問題采用的手段以及產生的效果，如果現有技術中已經有了類似的解決問題的方法，而且技術效果也差不多，那么這個方法可能不具備創造性。如果解決方法相差很大，而且確有技術效果，可能就有創造性。

正確把握發明構思需要從申請文件中準確理解以下三個方面：一是了解發明是怎么想的？即找出發明要解決的技術問題。二是了解發明是怎么做的？即發明為了解決該技術問題所采用的技術手段。三是看發明做得如何？即通過說明書的記載確定產生的技術效果如何。在授權時要有三問：一問申請人想要什么——原始權利要求；二問審查員給了什么——授權權利要求；三問審查員為什么給——與現有技術相比該申請作出了什么樣的智慧貢獻，與權利要求的保護范圍是否匹配？

四、化合物制備方法的主要特點

化合物制備方法的申請大部分集中在工藝的細小改進上，具有步驟多、流程長、技術特征多的特點，不好檢索。通常現有技術文獻較多，有的公開了同一產品的相同制備方法但沒有公開具體的操作流程，有的公開了具體的流程但可能原料和產品不同，或者各個步驟或其類似步驟分散在多篇現有技術文獻中等。另外由于區別技術特征多，在審查實踐中難以選擇最接近的現有技術，難以確定發明實際解決的技術問題。使得這類案件有時用“三步法”很難準確評判創造性，可以采用發明構思法進行評判。

在有機化工領域，記載了催化劑、原料上位概念的方法類權利要求是常見的一類權利要求。通過審查員對創造性的評判或者申請人對有關創造性的意見陳述，這類權利要求的創造性常常能夠獲得認可。但是，由于權利要求中記載的催化劑、原料等特征的定義范圍較寬，而說明書中卻提供了少量真正有效果的實施例，對于這樣的申請應當以部分方案有效果不足以使得整個權利要求都具備創造性為由，讓申請人將權利要求加以進一步限定，解決以前用支持條款評述的問題，使得審查意見更具有說服力。

五、結合案例如何運用發明構思審查創造性

【案例】一種催化合成乙二醇的方法

（一）申請概況

1.現有技術及存在的問題：乙二醇（EG）是一種重要的石油化工基礎原料。目前國內外大型乙二醇生產都采用直接水合法亦稱加壓水合法的工藝路線：環氧乙烷和水，缺點：生產工藝流程長、設備多、能耗高，直接影響乙二醇的生產成本。以合成氣為原料直接合成乙二醇、甲醛縮合合成乙二醇以及甲醛羰基化合成乙二醇都有較多文獻報道，但以甲醛、一氧化碳和氫氣為原料一步合成乙二醇相對研究較少。

2.該申請發明目的：提供一條經濟合理，以三聚甲醛為原料合成乙二醇的清潔生產工藝路線。

3.權利要求書：

權利要求1：一種催化合成乙二醇的方法，其特征在于該方法以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機化合物為催化劑，以離子液體為溶劑，在反應溫度70～200℃，反應壓力為2～10MPa，反應時間4～24h的條件下進行；其中所述的離子型銠金屬有機化合物催化劑分子式如下（略）：其中雙齒配體可以是（雙二苯基磷乙烷）或（雙二苯基胂乙烷）；其中的Rh為金屬銠。

權利要求2：引用權1，限定所述的離子型金屬銠有機催化劑采用以下方法制備（略）。

權利要求3：引用權1，限定所述的溶劑離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽并寫明其制備方法（略）。

4.技術效果：反應產物分離簡單，催化劑可重復使用，乙二醇收率57%左右，選擇性70%左右。

（二）機械運用三步法評判創造性的過程

審查員以三聚甲醛、甲醛、合成氣、一氧化碳、氫氣、乙二醇和銠為關鍵詞以及相關分類號檢索到2篇對比文件：對比文件1：US4405821“制備乙縮醛和/或乙二醇的方法”；對比文件2：中文期刊“非石油路線合成乙二醇方法評述 ”。

審查員將該申請與對比文件的技術特征進行對比見表1。

表1 該申請與對比文件的技術特征對比表

審查員在“第一次審查意見通知書”中指出對比文件1公開了一種乙二醇的方法，并具體公開了以下的技術特征“將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇”（參見對比文件1的權利要求21）；該權利要求所要求保護的技術方案與對比文件1的區別在于：該發明原料為三聚甲醛，對比文件的原料為甲醛，另外銠催化劑的配體和反應溶劑的不同，這些區別特征中，特征“原料為三聚甲醛”已被對比文件2公開（參見對比文件2的第36頁1.2.1甲醛氫甲酰化法部分），且所起的作用相同，都是用于反應原料，也就是說對比文件2給出了將上述技術特征用于該對比文件1以解決其技術問題的啟示。另外，本領域技術人員根據不同的反應原料和條件將選擇不同配套的銠催化劑和反應溶劑。由此可知，在對比文件1的基礎上結合對比文件2，得出該權利要求的技術方案，對本技術領域的技術人員來說是顯而易見的，因此該權利要求所要求保護的技術方案不具有突出的實質性特點和顯著的進步，因而不具備創造性。

申請人答復“第一次審查意見通知書”時，不同意審查員觀點，認為對比文件1和2的催化劑與該申請不同，解決的技術問題也不同，強調該申請使用特定的催化劑和反應溶劑，實現反應與分離同時進行。

審查員繼續發出“第二次審查意見通知書”，指出不支持問題。認為權利要求1中“離子液體”范圍太大，而說明書實施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基）。

申請人答復“第二次審查意見通知書”時指出，將權利要求3的內容并入到權利要求1中。即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”。

審查員予以授權。

（三）正確運用發明構思的審查思路

從上述（二）的評判過程，可以看出審查員機械地運用“三步法”，沒有準確把握該申請和對比文件的事實，只進行技術特征的對比，沒有分析各技術特征所起的作用，從而不能真正地把握本申請的發明實質和技術貢獻，導致創造性評判不準確。那么如何正確運用發明構思來評判創造性？具體包括以下幾個步驟：

1.認真閱讀發明，提煉發明構思

該發明解決的技術問題是提供一種簡潔、經濟、高效催化合成乙二醇的方法；所采用的技術手段是以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機化合物為催化劑，以離子液體為反應介質；產生的技術效果：實施例部分以1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽，1-丙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽和1-正丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽為離子液體溶劑，以權利要求1中的特定銠為催化劑進行反應，乙二醇選擇性70%左右，收率57%左右。

2.準確把握發明實質和智慧貢獻

（1）以特定的離子液體為反應介質，這樣可以使特定的離子型催化劑有效的分散在反應介質中，從而提高其催化效率；

（2）由于一氧化碳和氫氣在離子液體中的溶解性能遠高于在普通溶劑中的溶解性，因此有利于使反應條件更溫和；

（3）由于產物乙二醇在高溫下溶于離子液體，而在室溫下完全不溶于離子液體，這就使產物的分離變得簡單；

（4）反應結束后離子型銠金屬有機化合物催化劑仍在離子液體中，因此不需分離即可重復使用，使得原本復雜的催化劑分離與循環使用問題得到有效解決。

3.進一步了解對比文件的發明構思

對比文件1：US4405821，涉及的技術領域是制備乙縮醛和/或乙二醇的方法；要解決的技術問題：提高乙縮醛的收率；所采用的技術手段：將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇，改進之處在于第一步反應中加入氧化膦，銠催化劑為常用的銠催化劑，與該發明不同；產生的技術效果：提高了乙縮醛的收率和甲醛的轉化率。

對比文件2：中文期刊綜述，僅公開了以三聚甲醛為原料，以銠配合物為催化劑進行甲醛氫甲酰化法合成乙二醇，沒有具體公開反應條件，催化劑與本申請不同。

4.發明構思對比見表2

表2 該申請與對比文件的發明構思對比表

從上面的發明構思對比可以看出，對比文件1與該申請解決的技術問題、所采用的技術手段和達到的技術效果均不相同，因此可以初步判斷本申請具備創造性。

5.判斷擬授權的范圍與技術貢獻是否相匹配

（1）權利要求1要求保護的 “離子液體為溶劑”的全部技術方案是否均具備創造性？

（2）說明書中僅提到“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基是乙基、丙基或正丁基） ”，其他離子液體是否也能實現本發明的效果？

經審查，說明書實施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基），本領域技術人員根據說明書記載的內容和現有技術無法確定其他離子液體也能實現該發明的效果，因此權利要求1要求保護的 “離子液體為溶劑”的技術方案不都具備創造性。申請人如果修改，將權利要求3的內容并入到權利要求1中，即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”，本申請即可授權。

（四）該案給出的啟示

評述創造性需要把握發明實質，不能簡單對比技術特征的不同，對于區別特征（不同的催化劑和溶劑）所起的作用應當加以分析。要對整個權利要求的保護范圍審查是否都具有創造性。

六、總 結

基于以上分析和探討，筆者認為立足發明構思，正確運用“三步法”進行創造性審查應遵循以下原則。

（一）立足發明構思，正確運用“三步法”

1.“最接近現有技術”的選取

最接近的現有技術應依據發明構思進行選擇，不能以公開技術特征的多少來衡量。僅從技術領域或技術特征出發，可能造成“最接近現有技術”的選取不當，還要結合發明所要解決的技術問題和技術效果來選取相同或相近發明構思的現有技術。

2.區別技術特征和發明實際解決的技術問題的確定

不能僅僅從區別特征的作用來確定實際解決的技術問題，要將區別特征放在發明的整體中看待，不能脫離了發明構思來確定解決的技術問題。不能僅進行技術特征的對比，而忽視了發明構思的對比。要全面考慮特征之間的聯系，不能孤立地看待各個技術特征。

3.創造性的判斷

要還原發明來源的思維過程，回到發明原點進行整體評判。避免特征的割裂，重視技術方案和技術效果的整體性，全面客觀地考量發明對現有技術的貢獻所在。發明構思與“三步法”的有機結合，無論是否采用“三步法”的方式評述都應該緊緊把握發明構思。

（二）運用發明構思評判創造性的思路

（1）確定本申請的權利要求保護范圍。

（2）認真閱讀說明書，分析該申請要解決的技術問題，解決該技術問題采用的技術手段和實際取得的技術效果，準確把握發明實質和智慧貢獻，提煉出該申請的發明構思。

（3）在檢索中運用發明構思，選好最接近的對比文件。

（4）讀懂對比文件要解決的技術問題，解決該技術問題采用的技術手段和技術效果，提煉出對比文件的發明構思。

（5）比較該申請和對比文件的發明構思是否相同，初步判斷創造性。

（6）依據說明書實際公開的內容，確定權利要求保護的所有技術方案是否都能達到所述的技術效果以及整個權利要求是否都具備創造性。

國家知識產權局專利局化學發明審查部。