如何認(rèn)識發(fā)明實際解決的技術(shù)問題

張旭

一、引言

隨著專利保護意識的增強，專利申請數(shù)量也是逐年大幅增長。發(fā)明專利申請需要經(jīng)過實質(zhì)審查，而創(chuàng)造性的判斷是專利實質(zhì)審查中需要特別引起重視的問題之一。據(jù)統(tǒng)計，不具備創(chuàng)造性是專利實質(zhì)審查過程中導(dǎo)致專利申請被駁回的最主要的原因。與新穎性和實用性相比，創(chuàng)造性的判斷是主觀性最強的，容易產(chǎn)生爭議。在實踐中，實質(zhì)審查程序認(rèn)為不具備創(chuàng)造性而駁回，專利復(fù)審程序（以下簡稱復(fù)審）認(rèn)為具備創(chuàng)造性進而撤銷駁回決定的事件時有發(fā)生。復(fù)審認(rèn)為不具備創(chuàng)造性而維持駁回，司法程序中各級法院認(rèn)為具備創(chuàng)造性進而做出與復(fù)審委的結(jié)論相反的判決的事件也不少見。

美國自從通過1850年的Hotchkiss案在專利制度中確立非顯而易見性要求以來，一直致力于促進創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的客觀化[1]。1952年美國頒布了新的專利法案，將“非顯而易見性”作為與新穎性和實用性并列的條款寫入了第103條。1966年的Graham案中，美國最高法院第一次對第103條的“非顯而易見性”做出解釋，確立了非顯而易見性的事實調(diào)查方法，即Graham事實調(diào)查方法[2]。在Graham案中，美國最高法院為判斷專利是否具備非顯而易見性設(shè)定了一個具體的步驟，即Graham事實調(diào)查方法，包括四個方面：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容；（2）確定現(xiàn)有技術(shù)與要求保護的發(fā)明之間的區(qū)別；（3）確定所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的水平；在某些情況下，還需要（4）評估輔助因素，例如考慮商業(yè)上的成功，長期需要但一直未能解決的問題，他人的失敗等。1982年成立的美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）通過一系列判例逐步建立了著名的教導(dǎo)-啟示-動機（Teaching-Suggestion-Motivation）準(zhǔn)則，簡稱TSM判斷準(zhǔn)則。TSM準(zhǔn)則有效防止了專利局和法院在判斷發(fā)明是否顯而易見時的后見之明，有助于將“非顯而易見性”判斷中的主觀隨意性減少到最低的程度。2007年的KSR案中，美國最高法院糾正了CAFC對如何適用其所確定的TSM準(zhǔn)則的僵硬做法，強調(diào)在判斷發(fā)明是否具備非顯而易見性時，應(yīng)當(dāng)采取更為彈性、靈活的方式予以寬松地適用，將常識與本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請日對相關(guān)技術(shù)了解后可能預(yù)期的內(nèi)容一并納入考量[3]。

為了促進創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的客觀化，我國在專利審查指南中規(guī)定了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的三步法，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見[4]。

在三步法中，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)和確定發(fā)明的區(qū)別特征相對來說比較客觀。但是一旦涉及到確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題和判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，就難以避免主觀性的影響了。

對于確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，審查指南中規(guī)定，在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。從這個意義上說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)。

審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。

重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項發(fā)明的具體情況而定。作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可[4]。

二、幾種典型做法

在審查實踐中，筆者發(fā)現(xiàn)，對于如何確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，通常存在以下幾種典型做法：

第一、完全不確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

第二、把具體的技術(shù)手段當(dāng)做發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

第三、最接近現(xiàn)有技術(shù)沒有公開申請人聲稱要解決的技術(shù)問題，這時審查員生硬地確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題。

針對第一種情況，如果完全不確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，也就沒有充分考慮區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果。如果不確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，審查意見通知書的說服力就會降低，申請人難以接受其發(fā)明申請不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

針對第二種情況，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。從這個意義上說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)。錯誤地將發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題確定為其中的技術(shù)手段，會導(dǎo)致審查員并沒有充分考慮專利申請的真實目的是什么，而忽略了真實目的，是沒有辦法準(zhǔn)確判斷發(fā)明申請是否具備創(chuàng)造性的。

針對第三種情況，筆者認(rèn)為，在申請人聲稱的所要解決的技術(shù)問題沒有被最接近現(xiàn)有技術(shù)解決的前提下，不應(yīng)該貿(mào)然確定發(fā)明實際要解決什么技術(shù)問題。若審查員在對比文件沒有解決申請人聲稱的所要解決的技術(shù)問題的情況下去確定了發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，是審查員檢索到的對比文件并不適合當(dāng)做最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

三、結(jié)語

通過以上分析可以看出，要正確判斷一項技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)該特別重視如何確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。既不能完全不確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，也不能把具體的技術(shù)手段當(dāng)做發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，而且在確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題時，不能完全拋開申請人聲稱要解決的技術(shù)問題，確定最接近現(xiàn)有技術(shù)的時候就應(yīng)該考慮到對比文件是否已經(jīng)解決了申請人聲稱要解決的技術(shù)問題。當(dāng)然，這里并不是要求對比文件必須明示地表明已經(jīng)解決了申請人聲稱要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其掌握的技術(shù)常識，能夠判斷對比文件實質(zhì)上能夠解決申請人聲稱要解決的技術(shù)問題，即可以認(rèn)為申請人聲稱要解決的技術(shù)問題已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)解決，此時即可根據(jù)審查指南的規(guī)定重新確定該發(fā)明實際所要解決的技術(shù)問題。只有正確地確定了發(fā)明實際所要解決的技術(shù)問題，才能正確地判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了解決這一技術(shù)問題的技術(shù)啟示，才能進一步正確判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是三步法中不可或缺的重要一環(huán)，是溝通區(qū)別特征和判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見的關(guān)鍵橋梁，是判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示的基礎(chǔ)前提。只有正確地確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，才能正確判斷一項技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，才能提高意見陳述的說服力，有利于說服審查員接受代理人陳述的意見，促進審查程序的高效和公正。

【參考文獻(xiàn)】

[1] Hotchkiss v. Greenwood，52 U.S.248（1851）。

[2] Graham v. John Deere Co.， 383 U.S. 1 （1966）。

[3] KSR International Co.v.Teleflex Inc.et al.，82 U.5.P.Q.2D 1385 （2007）。

[4] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.