我國實用新型制度困境與改進方向

成夢珊

改革開放30年來我國經濟有了突飛猛進的發展，科學技術領域方面也有了長足的進步，對專利權保護的需求日益提高。特別是隨著近年來國際化趨勢的愈演愈烈，無論是從國家自身的發展需要還是國際化的外部需求，我國對知識產權特別是對專利權的保護都日趨重視和完善。實用新型作為專利的一種類別，由于其申請條件中對技術的要求相較于發明較低，同時具有申請簡化、節約成本等特點而越來越受到社會公眾的認可和接受，特別是對于個人發明人和小微企業而言，其已成為申請專利時的首選。對企業而言，如何能通過改進我國實用新型保護制度，做到既能維護企業作為專利權人的合法利益，又能通過專利的產能轉化使其獲得直接的經濟效益；并能通過與公共利益間尋求到平衡以達到助推我國科學技術不斷進步的最終目的，應是我國實用新型制度改革的方向和目標。從我國實用新型制度的現狀入手，通過解析目前我國企業對實用新型的保護困境，以期能找到我國實用新型制度的改革方向。

一、企業角度保護實用新型的困境

1.實用新型自身權利狀態不穩定。一方面，由于我國目前專利制度中對實用新型的創造性要求不高，實用新型只需通過形式審查就能獲得授權，即只對其申請文件是否完整、是否符合要求以及是否存在明顯的、實質性缺陷進行審查，而對申請實用新型的技術本身是否具備創造性等條件則不進行審查。因此，很多實質上并不具備新穎性或創造性的申請也被授予了專利權，由此導致我國實用新型量大質次的問題日益突出。另一方面，由于審查人員在初步審查過程中不可能對每一件實用新型專利從內容上確定該申請是否和以前的申請有重復，這就使得我國有大量重復授權的存在。基于上述兩方面因素我國實用新型專利權的法律穩定性較差，對實用新型專利提出無效請求的比例以及被認定無效的實用新型專利的數量和比例相較于發明專利而言都比較高。

2.對實用新型侵權情況突出。一方面，由于實用新型技術本身的創造性程度不高，依據公布的圖紙或公開資料往往可以較為容易的對相關技術內容或產品進行模仿復制。另一方面，在我國現行制度下專利侵權的成本極低，侵權人往往只需付出極小的代價即可無償享受專利權人多年來的用心成果，甚至由此獲得極為豐厚的回報。法律對其的處罰力度也較小，警戒效果較差，這就導致在現實中對實用新型的侵權情況大量存在。

3.企業自行維權難度高。首先，由于實用新型專利權本身的不穩定性，侵權人往往首先會采用通過申請專利權無效的形式來逃避自身的侵權責任，而根據調查數據顯示，在實用新型專利權無效的申請中幾乎有一半都將得到支持。這從側面上大大降低了實用新型專利權在公眾心中的神圣性，從基礎上為企業維護自身合法權益增加了難度。其次鑒于在我國目前的司法實踐中針對專利的侵權糾紛除向法院提起訴訟外往往要先經過專利復審委的審核。同時，在實用新型侵權訴訟中，由于目前我國的實用新型檢索報告只能作為初步證據。因此，被控侵權人往往會在答辯期間選擇提出專利權無效宣告。法院據此就會中止訴訟的審理，待知識產權局專利復審委員會做出是否無效的宣告后再繼續審理。再其次在專利維權過程中，由于證據提交的難度問題以及對損害的評估等要求，企業往往要付出大量的成本，由此進一步加大了其維權的難度。最后即使通過漫長的訴訟過程最終認定為專利侵權而要求侵權方停止侵害或賠償損失，也可能由于原告對損失的數額負有舉證責任，而原告由于種種原因往往對此數額無法估計，法院依職權認定的數額對侵權方而言懲罰力度往往不夠，甚至可能大大小于他由此獲得的真實利益。在此情況下，通過司法途徑對實用新型的維權效果勢必大打折扣。

二、對我國實用新型制度的改進建議

1.轉變申請審查模式。我國現行針對實用新型的申請審查模式為形式審查，只對實用新型的申請資料是否符合要求做出判斷，不對創造性進行審查。這種審查模式已成為我國現有實用新型制度無法有效保護權利人利益的根本原因，轉變申請審查模式顯得尤為重要。

目前，以德國為代表的多數國家對實用新型的申請審查模式都采用注冊登記制，即只要申請文件齊備，并且申請客體確屬實用新型法保護的范圍之內，不需要經過相關部門審查即可獲得實用新型保護。一件實用新型申請通常在一個月內就可獲得批準。美國的“臨時申請”制度中也有一些優勢可以借鑒。例如，將實用新型的申請改為“登記”制，即用“登記證書”替代“專利證書”。通過此種方式可以有效規避社會公眾對于實用新型專利權不穩定的懷疑。同時，在審查方式方面還可以增加“強制專利權評價報告制度”，可以要求對所有的實用新型申請在授權前進行檢索，以達到保證只將符合新穎性、創造性條件的申請授予實用新型專利權的目的，從而強化了實用新型專利權的法律穩定性。

通過借鑒上述制度模式，我國可以采用形式審查登記制加選擇性的實質審查方式。即申請人在遞交實用新型申請時，可以在實用新型申請書中做出形式審查或者實質審查的選擇。針對選擇形式審查的申請，專利局只做形式審查，即只對申請人所提交的相關文件是否符合《專利法》的格式要求進行審查，或者依照現行的初步審查要求進行審查。在確認相關文件符合形式要求后，即可向專利申請人頒發實用新型登記證書，但該登記證書不具有對抗第三人的效力。

2.加大權利保護力度。①增加侵權人的違法成本。造成我國目前存在大量侵害實用新型專利權現象的原因之一是侵權人的違法成本極低。即使在被認定為侵權的情況下侵權人通常也只需花費極小的成本，與巨額的利潤相比顯得微乎其微。為了加大對實用新型的保護力度，除了保證權利本身具有較高的穩定性及可靠度以外還必然需要大力加強對侵權人的懲治力度，可以通過懲罰性損害賠償等方式大幅提高侵權人的違法成本。②縮短權利人維權周期。目前我國針對知識產權的維權周期大大長于普通的民事糾紛。權利人往往需要等待幾年的時間才能得到最終的認定結果。專利是依靠在市場上產能轉化來獲得利益的，而實用新型又具有技術更新快、生命周期短的特點，其更新換代的速度往往較快，幾年的時間極有可能導致原本具有優勢地位的技術已淪落為被淘汰的命運。在此情況下，縮短權利人的維權周期，對于保護權利人的合法權益便顯得極為重要。一方面，針對實用新型專利權維權可以采用司法救濟與行政執法相結合的模式。在侵權判斷較為直觀、簡單的情況下首先直接采用行政執法的手段，盡快阻止侵權人的行為，可以達到迅速、有效保護權利人利益的目的。另一方面，由于在實用新型侵權訴訟中被控侵權人往往會采用申請涉案實用新型無效的手段進行抗辯。此時，法院只能中止訴訟程序直到專利復審委做出判斷。為了縮短審查時間以便盡快恢復訴訟程序，我國可以效仿日本的做法，即在法律中明確規定在與侵權相關的實用新型無效請求中建立加速審查程序。

3.優化專利轉換模式。實用新型作為發明專利的一種有益補充，著重強調保護創新程度不高，生命周期較短的發明及改進技術。申請人就某項技術革新做出發明或者實用新型申請時，對于其價值或生命周期可能暫不能確認。同時也可能存在已提交申請后，因申請人重新評估了自己技術的三性及價值，而希望能重新申請另一種專利類別的情況。

目前，依據我國《專利法》第九條的規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”對于申請人而言此種轉換模式無論是在申請時間上還是在具體要求上都顯得較為苛刻，不利于充分、靈活地保護權利人的利益。

鑒于此，我國可以在參考日本已建立的相關專利轉換制度的基礎上建立符合我國現實需要的實用新型與發明之間的專利轉換規則。允許申請人在選擇一種專利類型提交申請后，就同樣的技術轉換申請為另一種專利類別。

同時，為了避免因過于擴大專利權人的權利以致損害公共利益，可以從以下幾方面對轉換做出限制。首先提出轉換申請的時間必須早于對實用新型提出檢索報告請求時；其次，轉換后的發明專利申請，不能超出原有的實用新型申請所記載的范圍；再其次，一件申請只能轉換一次申請類型，不能反復要求轉換。

三、優化企業內部專利管理制度

1.設置獨立專利管理機構。企業，特別是以技術作為核心競爭力參與市場競爭的企業應該在其內部為專利管理設置獨立機構，專門負責企業各項專利，特別是應對眾多的實用新型專利進行系統管理。該機構應保障企業能做到充分知曉自身擁有的專利權情況，并能對不同的專利權在系統分類的基礎上進行不同程度的市場化運作；同時，對企業所屬專利在市場上的運作情況及市場化情況進行跟進和評估；做到定期監控、及時發現侵犯企業專利權的情況并能及時采取有效應對措施，減少由此給企業帶來的損失。

2.科學評估企業技術情況。企業應對其所有的技術在申請專利前進行科學、系統的評估。通過對其技術的先進性、創造性、新穎性、實用性等方面進行科學、系統的評估，特別是對其能否市場化以及市場價值大小進行客觀評價和判斷。以期達到通過對不同的技術申請不同的專利類型，在最大程度上發揮不同技術的優勢，為企業帶來效益。同時，通過選擇不同的專利類型，也可以更有針對性的對不同的技術采取不同的保護方式以達到事半功倍的效果。

3.合理利用各種手段積極維護企業權益。盡管在我國目前的實用新型制度下，企業作為實用新型專利權人在維權過程中可能無論是從時間成本還是從金錢成本上都要付出較大的代價。但是，從長遠考慮，為了有效維護企業的合法權益，更為重要的是達到市場凈化和良性發展的目的，企業作為市場上的最為重要的主體應擔負起市場主體責任，采取各種手段積極維護自身的合法權益，讓侵權人知道侵犯他人權益終將付出代價。

（作者單位：中鐵二院工程集團有限責任公司）