發明專利審查中補充檢索的必要性分析

朱云娥 王瑋

摘要：在發明專利審查過程中，審查員做出的補充檢索，從程序上來說對審查員和申請人都是不利的，但是從授權穩定性的角度出發，對申請人又是有利的。因此，在繼續審查中是否要進行補充檢索，需要審查員與申請人溝通后，準確站位本領域技術人員，客觀判斷申請人意見陳述是否合理，以進行公正的審查。

關鍵詞：繼續審查；本領域技術人員；意見陳述；補充檢索

一、引言

《專利審查指南》第二部分第八章第4.11節指出在申請人答復第一次審查意見通知書（下文簡稱一通）之后，審查員應當對申請繼續進行審查，考慮申請人意見陳述的意見和/或對申請文件作出的修改[1]。在發明專利實質審查中，申請人往往會對審查員發出的審查意見通知書中的新創性評述提出質疑、進行爭辯，申請人答復的方式總體上分為兩類：一種是權利要求書沒有修改，只有意見陳述，另一種是權利要求書有修改，同時還有意見陳述。針對申請人的答復，審查員的繼續審查方式也分為兩類：一種是堅持前次審查意見通知書的意見，同時對于申請人不認同的部分有針對性地進行答復，另一種是認同申請人的意見，并進行補充檢索，提供更有利的證據繼續評述新創性，或者改變審查意見對申請進行形式缺陷審查。

通常情況下，申請人雖然有質疑、辯駁，但審查員在初次審查時已經準確的把握了申請的發明構思，進行了充分的檢索，此時，審查員不需要補充檢索，只需對實質性爭辯點進行充分溝通，加強說理，堅持審查意見。

審查員之所以在繼續審查中需要補充檢索，原因主要分為兩種：一是審查員最初是基于自己對現有技術和申請文件的理解來推斷申請發明構思，經過與申請人的溝通發現，審查員最初確定的發明構思與申請人真正的發明構思存在差異[2]；另一種是審查員最初僅是根據權利要求記載的方案推斷申請發明構思，而忽略了說明書中體現發明構思的部分。當申請人提出質疑或根據說明書對權利要求作出修改時，審查員會發現前次通知書中引用的對比文件不足以評述現有方案的新創性，需要通過補充檢索，以確定申請是否具有授權前景。因此，審查員需要改變或修正前次審查意見。

本文結合實際案例，基于申請人的意見答復，淺析在繼續審查中如何準確站位本領域技術人員，判斷是否需要補充檢索。

二、案例分析

本申請涉及二維碼電子優惠券系統及二維碼驗票終端設備，該申請背景技術中指出傳統的優惠券均是紙質券，在印刷、發放、驗票等環節存在不足，因而，本申請提供一種二維碼電子優惠券，結合手機和互聯網，電子票系統向消費者手機發送二維碼電子票，屆時消費者只需調出手機中收到的二維碼電子優惠券在二維碼驗票終端設備通過掃描即可完成，整個發放領取過程無紙化、低碳環保、高效便捷、安全新穎、省時省力。

申請日提交的權利要求如下：1.一種二維碼電子優惠券系統以互聯網為依托，以二維碼為電子憑證形式，以手機為接收二維碼電子票載體，通過二維碼驗票終端設備來完成電子票的發放領取，整個發放領取過程方便快捷，不受時間和空間限制。2.如權利要求書1所述二維碼驗票終端具備掃描二維碼和輸入號碼、打印小票的功能，通過GPRS或以太網的方式聯網。

審查員引用專利文獻D1：CN 201522727U作為最接近的現有技術，其公開了一種二維碼電子票票務系統，通過方案對比審查員確定D1公開了權利要求1的全部特征，方案相同，因此，權利要求1不具備新穎性。通過方案對比，審查員確定權利要求2與D1的區別為：驗票終端還具有輸入號碼、打印小票的功能，通過GPRS方式聯網。對于上述區別，審查員將其認定為本領域的常用手段。

申請人在答復一通時，合并權利要求1和2，并根據說明書對權利要求1進行修改，修改后權利要求1為：一種二維碼電子優惠券系統，其特征在于，所述二維碼電子優惠券系統以互聯網為依托，以二維碼為電子憑證形式，以手機為接收二維碼電子票載體，通過二維碼驗票終端設備完成電子票的發放領取，其中，所述二維碼驗票終端設備具備掃描二維碼、輸入號碼和打印小票的功能，通過GPRS或以太網的方式聯網；所述二維碼電子優惠券系統還包括電子優惠券軟件端，所述電子優惠券軟件端管理整個二維碼電子優惠券系統，并且所述電子優惠券系統還用于統計銷售數據。

在意見陳述中主要指出：①權利要求1包括對整個二維碼電子券系統進行管理的電子優惠券軟件端；②二維碼電子優惠券系統為商家提供銷售數據統計。因此，本申請具備創造性。

對此，審查員首先站在本領域技術人員的角度，基于申請人對文件做出的修改以及意見陳述，深入理解發明構思，重新解讀權利要求和說明書，發現申請人所爭辯的區別①和②是存在的，且不屬于公知常識，利用二維碼電子優惠券系統提供準確的業務統計數據，實現了幫助商家能夠更加具體、準確地把握活動的整體情況，使商家隨時掌握產品銷售領取數據的效果。

對此，審查員再重新深入理解發明構思后進行了補充檢索，并針對申請人的爭辯點①和②補充檢索到了新證據D2：CN1527234A，其公開了一種優惠券發行設備和促銷系統，并公開了“電子優惠券系統還包括電子優惠券軟件端，電子優惠券軟件端管理整個電子優惠券系統，并且電子優惠券系統還用于統計銷售數據”這一技術特征。

審查員在二通繼續審查中在D1的基礎上結合D2和本領域的常用技術手段評述了權利要求的創造性，最終該申請在二通后視撤。

可以看出，該案例采用的是在證據不確鑿的情況下補充檢索并結合說理的答復方式，爭辯點①和②是由于審查員前次審查時，僅僅根據權利要求的方案推斷了發明構思，針對權利要求進行了檢索，沒有關注說明書中可能涉及現對有技術做出改進的地方，在申請人根據說明書對權利要求做出修改后，基于意見陳述，審查員對申請文件又有了深入的認識，且申請人陳述的幫助商家能夠更加具體、準確地把握活動的整體情況的效果是D1無法實現的，這時應補充檢索以確定申請是授權還是繼續評述新創性。

三、結語

基于申請人的意見陳述和/或文件的修改，審查員通過與申請人溝通，能夠清楚申請人的發明意圖，可以更深入理解發明構思，更準確把握發明技術實質，對申請人的意見陳述中爭辯的意見進行充分高效的說理，及時有效的彌補一通處理中存在的缺陷，體現了審查工作的公正與效率。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010： 236.

[2]陳杰.在與申請人的溝通中深入理解發明構思[J].科技展望，2017（15）：282～283.

作者簡介：

朱云娥（一作），現工作于國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，研究實習員

王瑋（等同一作），現工作于國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，研究實習員。