域外商標使用行為的效力及其判斷

凌宗亮

內容提要：綜合考慮全球化背景下人流、物流和信息流對于商標保護的影響，固然應當堅持商標權的地域性原則，但也不應絕對化，而是應當將實質性影響標準作為判斷商標法是否調整域外商標使用行為的標準。如果域外商標使用行為對于國內商標權人的利益或者對國內商業活動造成了實質性影響，商標法應當對域外使用行為予以保護或者規制。

隨著經濟全球化的不斷深入，特別是跨境電子商務的興起和成熟，人流、物流和信息流都已經超越了特定國家和地區的邊界，由此推動商品貿易由國內不斷擴展到國際范圍。商品交易的無國界性和商標權地域性之間的沖突由此日益凸顯，成為影響商品自由貿易的重要不確定性因素。商標權的地域性是否意味著商標使用亦具有地域性，是否意味著商標權的效力僅涉及發生在境內的商標使用行為，而不包括域外的商標使用行為。在全球化背景下，是否仍應固守商標權的地域性，還是可以基于經濟發展的需要進行適度突破？如果認可域外商標使用行為的效力，又應采取何種標準？對此，相關理論及司法實踐仍存在較大的爭議分歧。

一、商標法規制域外商標使用的實踐現狀

在我國司法實踐中，大多數判決都認為商標權具有地域性，只有發生在我國境內的商標使用行為才受我國商標法調整和保護，發生在域外的商標使用，即使取得了較高的知名度，對我國商標法的適用亦不會產生影響。在涉“無印良品”商標異議再審案件中，法院認為，株式會社良品計畫提供的證據只能證明2000年4月6日之前“無印良品”商標在日本等地宣傳使用和知名度情況，并不能證明“無印良品”商標在中國境內實際使用并具有一定影響的事實。①參見最高人民法院（2012）行提字第2 號行政裁定書。在原告美心公司與被告浙江新美心公司等侵害商標專用權及不正當競爭糾紛案中，法院認為，美心公司提供的證據表明，其“美心”文字商標在我國香港地區相關公眾當中具有相當高的知名度和良好聲譽，但僅限于我國香港地區。在內地市場，在1992年5月6日寧波新美心公司設立之前，美心公司沒有證據證明在內地市場存在著“美心”商標或標識的實際使用，更談不上其在內地市場具有知名度。在此情況下，美心公司僅以設立寧波新美心公司的羅子光先生系香港人，應當知道“美心”商標的知名度為由，認定其將“新美心”作為字號注冊企業名稱的行為構成不正當競爭，屬于將“美心”商標在我國香港地區的知名度等同于在內地市場的知名度，明顯違反了商標專用權的地域性原則。②參見浙江省高級人民法院（2011）浙知終字第230 號民事判決書。在商品出口語境下，有觀點即認為：“鑒于使用訴爭商標的商品并未投入我國境內的市場流通領域中，我國境內的相關公眾沒有接觸到該商品的可能性，因此該使用行為在我國境內無法起到區分商品來源的識別作用，不屬于商標法意義上的使用行為?！睆堸i：《<商標法>第49 條第2 款“注冊商標三年不使用撤銷制度”評注》，載《知識產權》2019 年第2 期，第14 頁。但也有判決認為，商標權的地域性并不是絕對的，商標在域外使用形成的知名度應當予以考慮或保護。在“NUXE”商標異議案中，法院認為，娜可絲公司提交的證據，能夠證明在被異議商標申請注冊日之前已經在歐美國家以及我國香港地區具有了較高的知名度，且通過娜可絲公司對其商標的宣傳和使用，使得其“NUXE PARIS及樹圖形”商標具備了較高的商業價值，具有了一定的影響力。鑒于化妝品類商品屬于受關注度較高的日常用品，相關公眾對該類商品的認知程度有別于其他商品，故能夠認定在被異議商標申請注冊日之前，娜可絲公司的“NUXE PARIS及樹圖形”商標在化妝品等商品上在我國大陸地區已為相關公眾所知曉，并形成了一定的知名度。③參見北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第1053 號行政判決書；北京市高級人民法院（2013）高行終字第86 號行政判決書。在原告星源公司與被告上海星巴克咖啡館有限公司等商標侵權及不正當競爭糾紛中，法院亦認為，原告星源公司進入中國大陸市場后，通過特許經營方式發展經營，星巴克咖啡店連鎖規?？焖贁U張，銷售業績亦連年巨幅上升，呈良好態勢。原告對“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標等進行了長時間的廣泛宣傳，并投入了大量的資金。由于“STARBUCKS”系列商標具有廣泛的國際知名度，以及原告在華語地區對“星巴克”商標的宣傳、使用，“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標的知名度迅速擴大，已為中國大陸相關公眾所熟知。④參見上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第1 號民事判決書。

二、承認域外商標使用行為效力的正當性解讀

商標權的地域性并不等同于商標所承載利益或者商標聲譽也具有地域性，出于商標法與時俱進的需要，也為了保護商標權人的正當權益，防止消費者混淆誤認，本文認為應適度承認域外商標使用行為的效力。

（一）商標法市場屬性的視角

現代商標制度或者說真正意義上的商標法是伴隨商品交易以及市場的興起而產生，并隨著市場的不斷發展而變化?？梢哉f，商標法具有天然的市場和競爭屬性。任何一次經濟變革都會對商標法產生相應的影響，市場條件的不斷變化是商標法演進的動力?！睹绹m哈姆法》的頒布便是各州由區域性經濟向聯邦統一市場發展的產物，對于二十世紀初美國經濟由地區經濟合并成統一的聯邦經濟發揮了至關重要的作用?！爱斍?，經濟全球化已成為世界經濟發展的趨勢，因特網在全球的普及更是加速了全球商品交易市場的形成。消費者能夠以即時且廉價的方式獲取幾乎無限的信息，商品的全球流動和跨國電子商務已經在商業領域掀起了一股新的變革浪潮。在區域經濟向世界經濟、國家市場向全球市場演變的進程中，如果沒有某種程度的域外執法，商標侵權者要么利用國際協調問題，要么躲在沒有有效反壟斷法或商標法的國家，嚴重影響全球市場的競爭秩序。”⑤See McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107,121 (1st Cir.2005).因此，商標法應當積極回應全球市場發展和商業格局的變化，正確協調商標權的地域性和商品全球流動之間可能存在的沖突，為全球市場競爭營造良好的保護環境。事實上，以美國為代表的發達國家出于保護本國商業利益的需要，已經開始對具有市場屬性的法律進行域外適用。當前美國司法實踐的趨勢是不斷擴大所謂市場性法規的域外適用范圍，而限制非市場性法規的域外適用。⑥Jonathan Turley,“When in Rome”:Multinational Misconduct and the Presumption against Extraterritoriality, 84 Nw.U.L.Rev.598,607(1990).市場法規主要涉及保護市場利益和確保公平競爭環境，例如反不正當競爭法、證券法；非市場法規諸如環境法和勞動法，主要保護市場競爭之外的利益。商標之所以受到保護，不在于其創造性，而是其所具有的識別商品或服務來源的經濟功能。

因此，與版權法和專利法不同，商標法是典型的市場性法規，商標的保護不應僅僅著眼于有形的國家地域邊界，而是應當致力于商標權人在市場競爭中對標識享有的無形利益。這種利益可以隨著商品的流通或者商標使用而到達全球任何一個市場，具有極強的流動性和邊界的不確定性。因此，商標法關注的應當是市場，而不是地域邊界。只有在能夠規范整個相關市場并因此在相關市場受到影響的范圍內獲得域外適用時才可以實現其立法宗旨。

（二）保護商標商譽的視角

保護商標權人使用商標所積累的商譽是商標法的重要宗旨之一，但商標使用所產生的商譽并不限于實際使用的地理范圍，而是具有擴展性和延伸性，其可以擴展到商標實際使用范圍以外的地域，或者說商譽的實際輻射范圍要遠遠大于商標實際使用的范圍。在經濟全球化背景下，互聯網以及現代媒體的發展使得商譽積累已經超越本國范圍，全球性的大規模商譽積累成為可能。任何可以上網的消費者只要輕點鼠標，就可以瀏覽世界各地的廣告宣傳，購買世界各地的商品。而借助現代媒體，消費者在觀看體育賽事直播、演出等電視節目時便可以接觸到世界各地的品牌，并不需要權利人必須在本地開設實體的商店，消費者就可以充分了解和熟悉世界各地的品牌。商譽積累的無國界性和溢出效應決定了商標法對商標權的保護不可能僅僅限于權利人實際使用商標的地域范圍，而是應當與商譽的輻射范圍相適應。否則，建立良好的商譽可能需要權利人畢生的精力，而摧毀商譽卻只需要很短的時間?！吧虡颂幚淼氖且环N微妙的東西，它可能具有很大的價值，但很容易被破壞，因此應該得到相應的保護。商標的微妙性質要求在商標發揮作用的任何地方都能得到一定程度的保護?！雹連rendan J.Witherell,The Extraterritorial Application of the Lanham Act in an Expanding Global Economy, 97 Trademark Rep.1090 (2007).

正是意識到商譽保護的上述特點，許多國家和地區都對具有一定知名度的商標提供超出領土范圍的特殊保護。日本商標法便對為國外消費者所熟知的商標提供保護。⑧參見中國人民大學知識產權教學與研究中心、知識產權學院十二國商標法翻譯組：《十二國商標法》，清華大學出版社2013 年版，第236 頁?！度毡旧虡朔ā返谒臈l第一款第（十九）項的規定，與表示他人業務相關的商品或服務且在日本國內或外國消費者間已廣泛認知的商標相同或相似，并以不正當的目的使用的商標，即使符合前條規定的條件亦不能取得商標注冊。美國紐約州法院基于挪用理論（misappropriation）也對一些盡管沒有實際使用但在該州眾所周知的商標提供保護。根據美國紐約州《反不正當競爭法》，任何人不得“挪用競爭對手的技術、支出和勞動成果”，不得利用競爭對手的“財產”或“商業優勢”進行不正當競爭。商標使用產生的商業利益是一種“商業優勢”，根據紐約州的法律，這種利益不應被挪用。紐約上訴法院指出，這種商譽實際上可能跨越國際邊界，特別是涉及某些類型的企業，包括“具有高流動性客戶的紀念商品/服務”。在一起具有里程碑意義的案件中，紐約州最高法院（New York Supreme Court）授予了一項永久性禁令，禁止一家紐約市餐廳將“馬克西姆’ s”（Maxim’ s）作為餐廳的名稱，該名稱與巴黎著名的馬克西姆餐廳”（Maxim’s restaurant In Paris）的名字相同。盡管原告在巴黎以外沒有使用他們的標志，法院還是發布了禁令，給予了救濟，因為“商業上的不公平應當受到限制，只要出現了為某一個人的利益而挪用另一個人的財產權益的情況?！雹酓aniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition),Sweet &Maxwell 2008,p.277.恒源祥（集團）有限公司在我國香港地區針對他人搶注“恒源祥”商標提起的異議案中，雖然異議人對“恒源祥”商標在先使用和注冊均僅為我國內地，在我國香港地區并無直接的商業使用存在，但其提供的香港內地人員流通大數據，證明其商標在內地的較高知名度已經延伸至香港地區，香港商標注冊管理部門支持了異議人的主張，認為異議人商標的知名度顯然延伸至香港地區，裁定對被異議人的商標申請不予注冊。⑩朱剛琴：《境外商標維權，如何運用知名度延伸？》，載https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1546049565&ver=1317&sig nature=Mf7h2G9hmiqfE2x022XdMeSEyIqqtBIuZd8EhTehjZbvKJMBzm7WXLVme72lPQI73dftM6GMjGpjausChQLLUZR1XyVD7fX*HCY0Kuu WxNo3PSB9rkO9tEYR3oTIFxQ1&new=1，最后訪問日期：2018 年12 月29 日。

因此，在經濟全球化背景下，不應將商標權的地域性等同于商標使用或者商譽的地域性，如果商譽有地域，那么絕不是地理意義上的有形疆界，而是商譽自然延伸到的任何地方。換言之，商標權的取得有國界，但商譽絕對沒有國界。當前的商標法應當著眼于商譽的保護，而不是商標使用的實際地域。商譽之所在亦即商標保護之所在。唯有如此，權利人才有動力持續不斷地對商標進行投入，商標法促進市場競爭的核心宗旨才可能實現。

（三）防止消費者混淆的視角

近年來，商標搶注問題成為國內外商標保護的熱點問題，既有國內申請人搶注國外知名商標，也有國內老字號等知名商標被國外搶注。國際商標搶注一方面侵害了相關商標權利人的利益；另一方面則增加了消費者混淆誤認的風險，擾亂了正常的市場競爭秩序。域外商標雖然未在境內實際使用，但是基于大量的廣告宣傳、境內外消費者的頻繁流動以及互聯網的普及等，都使消費者完全可能在境內建立對域外商標的認知。如果僅僅因為域外商標尚未在境內實際使用就拒絕承認域外商標權人的相關權益，放任其他申請人注冊相同或類似的商標，這實際上是對消費者利益的忽視，不利于消費者的保護。特別是考慮到互聯網環境下商標在消費者選擇商品過程中將發揮更為重要的作用?；ヂ摼W改變了消費者的購物方式和習慣，消費者在互聯網上無法親自檢驗商品的質量，也無法根據商品的實際情況辨別商品的真偽，其唯一可以信賴的就是商標。在這種背景下，適度突破商標權的地域性，對發生在域外的使用行為予以認可和保護，無疑是順應互聯網發展的需要，也是保護消費者利益的需要。在Grupo Gigante v.Dallo案中，美國第九巡回上訴法院出于防止消費者混淆的公共政策考慮，突破了商標權的絕對地域性原則，而是承認和保護在國外著名或知名的商標。雖然地域性原則在商標法中是一個“長期存在的重要原則”，但“它不可能是絕對的”。如果沒有著名商標例外，絕對的地域性規則將“促進消費者混淆和欺詐”。特別是在當今消費者和商業活動跨越國界的背景下，美國作為一個移民國家尤其如此。因為商標法的目的是為了防止消費者混淆和欺騙，“沒有任何理由使用商標法來愚弄移民，讓他們認為他們是從自己喜歡的商店買東西回來的。”?Grupo Gigante v.Dallo.,391 F.3d at 1094.

三、商標法調整域外商標使用行為的判斷標準

經濟全球化背景下雖然商標法可以調整發生在域外的商標使用行為，但考慮到商標權畢竟具有地域性，商標法的域外適用并非無條件的，而是應當滿足特定的標準。美國等國家的司法實踐表明，對于域外商標使用行為效力的判斷標準仍存在較大的爭議。

（一）三因素判斷標準

三因素判斷標準（a tripartite test）是指商標法要對發生在域外的商標使用行為進行調整必須同時具備以下三個條件：第一，被控商標使用行為應當對美國商業產生實質性影響（substantial effect）；第二，被告應當系美國公民；第三，商標法的適用不會與國外法律相沖突。上述要素首先由美國最高法院在案件中提出，最終由美國第二巡回上訴法院明確，并在不同案件中加以調整和適用。在Steele v.Bulova Watch Co.案（布洛瓦案）中，原告布洛瓦手表公司（Bulova）試圖禁止在墨西哥城銷售的手表上使用其商標“Bulova”。被告斯蒂爾是居住在德克薩斯州的美國公民，他從瑞士和美國購買部件，然后出口到墨西哥。在墨西哥，被告組裝手表，在上面貼上“布洛瓦”的標記，然后在沒有原告事先授權的情況下出售。雖然被告沒有將這些手表進口到美國，但這些仿冒的手表最終還是被帶到位于墨西哥邊境附近的美國小鎮布洛瓦的商店進行維修。地方法院以缺乏管轄權來禁止美國公民和居民在墨西哥完成商標侵權和不公平競爭行為為由，駁回了原告的起訴。美國第五巡回上訴法院撤銷了一審判決，認為現有證據可以證明被告的行為屬于《美國蘭哈姆法》的調整范圍。被告不服向美國最高法院上訴。根據如下三個因素，美國最高法院認為被告的行為屬于《美國蘭哈姆法》域外適用范圍之內。第一，法院裁定在美國購買手表部件構成被告非法計劃的“基本步驟”，因此，法院認為手表在墨西哥實際加蓋侵權標志是不合適的。第二，由于被告銷售的手表上有偽造的原告商標，原告收到了許多來自德克薩斯州手表經銷商的投訴，投訴內容是關于假冒的布洛瓦手表，證明被告的行為不限于墨西哥，而是影響到了美國。第三，該案的裁判不會與外國法律沖突。因為被告在墨西哥對“布洛瓦”商標的注冊已經被撤銷。?Steele v.Bulova Watch Co.,344 U.S.280 (1952).

（二）合理性判斷標準

合理性判斷標準（Rule of Reason analysis）主要是指判斷商標法是否調整域外的商標使用行為不應拘泥于其中某個或某些因素，而是應該綜合權衡各方面的利益，以判斷商標法的適用是否具有合理性。合理性判斷標準源于美國反壟斷司法實踐的適用，?Timberlane Lumber Co.v.Bank of America,549 F.2d 597 (9th Cir.1976).美國第九巡回上訴法院將其引入到商標法，用以判斷商標法域外適用問題。在Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co案中，原告富國銀行在美國加利福尼亞州注冊成立，該公司在美國合法享有“富國銀行”商標，其起訴禁止被告富國銀行速遞公司（Wells Fargo Express Co.）在美國和歐洲使用“富國銀行”的名稱。美國第九巡回上訴法院明確拒絕了名利場案三要素標準中的對商業產生實質性影響的要求。根據美國第九巡回上訴法院對最高法院判例的解釋，布洛瓦案沒有強迫要求被告的商業活動對美國商業的影響是實質性的。?法院認為，由于實質性影響要求是基于州際商業（受國會監管）和州內商業（不受國會監管）之間的區別，因此該要求不應擴展到外國商業。此外，美國第九巡回上訴法院認為三要素中缺少一個要素并不意味著《美國蘭哈姆法》絕對不能適用，相反，每一項要求都應被視為一個單獨的因素，以便在確定美國是否有足夠的聯系和利益來保證《美國蘭哈姆法》的域外適用時，與其他因素相平衡。這些其他應該考慮的因素包括：與外國法和政策沖突的程度；當事人的國籍以及公司住所地或主要經營地；判決被執行的可能性；與其他國家相比美國受到影響的程度；是否存在損害或影響美國商業的明確意圖；這種影響的可預見性；與國外的行為相比，在美國境內被指控的侵權行為的相對重要性。?Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co.556 F.2d 406 (9th Cir.1977).在Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.案中，美國第九巡回法院進一步對合理性判斷標準進行了明確，即合理性分析標準應當滿足三個條件：第一，對美國商業的一些影響；第二，該影響必須足以導致法律可認定的損害；第三，與其他國家相比，與美國商業的利益和聯系是足夠強大的。第三項要求細分為七個部分，包括（1）與外國法律沖突的程度；（2）當事人的國籍；（3）美國法律的執行能夠達到何種程度的遵守；（4）與其他地方的影響相比，對美國的影響的相對重要性；（5）被告是否存在損害美國利益的主觀故意；（6）這種影響的可預見性；（7）在美國境內發生的侵權行為的相對重要性。?Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.953 F.2d 500 (9th Cir.1991).

（三）實質性影響標準

實質性影響標準是指在判斷商標法能否適用于域外行為時僅應考慮域外商標使用行為是否對美國商業利益產生實質性影響。實質性影響標準關注的重點不再是被控商標使用行為發生的地點，而是行為對美國商業是否產生實質性影響，同時忽略了其他法院所考慮的公民身份和法律沖突問題。在McBee v.Delica Co案中，原告塞西爾·麥克比（Cecil McBee,McBee）是美國著名的爵士音樂家，他45年的音樂生涯在世界各地演出了200多張專輯，其中包括以他自己的名字錄制的六張專輯。在他的職業生涯中，他去過日本幾次。鑒于他希望將他的名字僅僅與音樂才能聯系起來，麥克比把他的名字的授權限制在與他的音樂有直接聯系的物品上。1984年，被告麗嘉公司（Delica Company）為其在日本的年輕女裝生產線采用“CECIL MCBEE”的名稱，并取得“CECIL MCBEE”的日本商標。Delica擁有并經營日本零售店，但沒有在日本以外銷售其系列服裝，也沒有在日本以外開設零售店。2002年，McBee向美國緬因州地區法院提起訴訟，聲稱商標淡化和蘭哈姆法下的不公平競爭，地方法院運用名利場案的三因素測試，發現法院對原告的所有商標侵權主張都缺乏對事管轄權，故駁回原告的訴訟請求。美國第一巡回上訴法院否定了地方法院對名利場案三因素標準的適用。相反，美國法院認為，對外國被告“決定管轄權的唯一標準”是被告的行為是否對美國商業產生重大影響。對域外適用問題的正確分析，應以實質影響標準作為確定管轄權的唯一試金石。實質影響標準還必須符合《美國蘭哈姆法》的根本核心目的，即防止美國消費者的混淆和保護商標所有人在商標上的經濟利益。當然，出于國際禮讓的需要，即使對美國商業有重大影響，允許美國法院行使管轄權，法院也可能基于一個單獨的禮讓分析放棄行使其管轄權。?McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107 (1st Cir.2005).

（四）雙重可訴性標準

雙重可訴性標準是指如果域外的商標使用行為根據行為地法和國內法律都是構成侵權的，那么權利人可以在本國針對域外行為提起訴訟。例如，在與域外侵權行為有關的訴訟（無論是損害賠償還是禁令）只能在滿足“雙重可訴性（double actionability）”條件的澳大利亞法院提起。第一個條件是，根據澳大利亞法律，如果相關事件發生在該國，就會引起侵權責任，而第二個條件則要求被指控的不法行為在其發生國可作為侵權行為提起訴訟。因此，從本質上說，原告必須證明，外國發生的行為會產生與構成原告主張基礎的侵權行為相似的性質。因此，即使原告可以確保對被告的對人管轄權（例如，因為他或她是在管轄權范圍內送達的），如果侵權行為被發現是在法院管轄范圍之外犯下的，那么在澳大利亞法院能夠解決該問題之前，原告也必須確立“雙重可訴性”。此外，在仿冒的情況下，有一些英格蘭和蘇格蘭的案例認為雙重可訴性標準是令人滿意的，因此允許在法院地就外國的不法行為進行索賠。James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor案就是一個很好的例子。該案涉及在意大利銷售威士忌的訴訟，據稱該訴訟侵犯了原告在該國的商譽。盡管索賠的所有要素（商譽、虛假陳述和損害）均發生在蘇格蘭以外，但根據當地法律，該索賠仍可提起訴訟，原告據此成功地進行了仿冒訴訟。蘇格蘭法院認為，由于《意大利不正當競爭法》與《蘇格蘭假冒偽劣法》“大體相似”，因此在意大利法律下具有可訴性。?James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor 1989 SLT 561.

四、商標法調整域外商標使用行為的合理標準

縱觀上述各種判斷商標法調整域外商標使用行為的標準，雙重可訴性標準過于寬泛，而且存在外國法查明的不確定性，并不足取。除雙重可訴性標準外，其余標準本質上都要求域外使用行為對國內商業利益產生影響，或者要求實質性影響或者要求存在一定的影響。本文認為綜合考慮全球化背景下人流、物流和信息流對于商標保護的影響，固然應當堅持商標權的地域性原則，但是也不應絕對化，而是應當將實質性影響標準作為判斷商標法是否調整域外商標使用行為的標準。如果域外商標使用行為對于境內商標權人的利益或者對境內商業活動造成了實質性影響，商標法應當對域外使用行為予以保護或者規制。至于域外使用人的國籍不應成為限制商標法域外適用的考慮因素，否則侵權人很容易予以規避，導致域外適用形同虛設；而禮讓原則，可以作為對商標法域外適用的限制條件，而不是前提條件。即在法院對域外商標使用行為有管轄權的情況下，考慮到與境外法律規定或者司法裁判的協調，有管轄權的法院可以放棄行使管轄權。在再審申請人江蘇常佳金峰動力機械有限公司與被申請人上海柴油機股份有限公司侵犯商標權糾紛再審案?參見最高人民法院（2016）最高法民再339 號民事判決書。中，我國最高人民法院實際上也采取了實質性影響的標準，法院認為：“常佳公司根據印尼PTADI公司授權委托從事涉案定牌加工業務，對于上柴公司在印度尼西亞境內基于涉案商標爭取競爭機會和市場利益，并不造成實質影響。雖然商標具有識別商品或服務來源的基本功能，但歸根到底，相關公眾需求的并非商品標識本身，而是其指示或承載的商品及其良好品質。即便綜合國際貿易現實需要進行綜合衡量，也沒有足夠理由認定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實質損害，并進而有必要作為商標法意義上的侵權行為予以認定。”世界知識產權組織《關于網上使用商標及其他共有產權的聯合建議》第2條亦規定，只有在某一成員國產生商業影響的情況下，標志在因特網上的使用方構成在該成員國的使用。

（一）實質性影響判斷的定性分析

判斷域外商標使用行為是否對境內商業或者消費者的認知產生影響，理論上存在兩種不同的標準和分析方法。一是被動感知理論（Passive Perception Theory），即依據消費者是否已經建立對本國未注冊或未實際使用商標的認知來判斷域外的商標使用是否對境內產生了影響。二是互動理論（Interactional Theory of Consumer Recognition），即根據消費者是否能夠購買、查詢或者與域外的商標權人或使用行為進行互動來判斷是否在境內產生影響。

具體而言，被動感知理論以全球化背景下商品交易和消費者將在更大規模、更高水平實現互聯互通為前提。一旦一個商標在世界某個地方獲得了一定程度的認可，它就會自動在世界其他地方得到消費者的認可，而不需要在那里使用。例如，鑒于法拉利商標的國際知名度，即使法拉利汽車在某國未銷售，也未注冊商標，但只要全球范圍內的廣告和促銷活動能夠“蔓延”到該國，相關消費者能夠接觸到廣告或者觀看法拉利贊助的比賽就足夠了?！霸诂F代大眾傳播和營銷的時代，商標在產品被廣泛地銷售之前就有了聲譽是很常見的。接觸國際出版物、互聯網、有線電視和衛星電視的消費者通常熟悉馳名商標，而不管實際銷售額如何?！?See Brief for Int’ l Trademark Ass’ n as Amicus Curiae Supporting Appellants at 4,Supreme Court,Prefel SA v.Jae Ik Choi,July 23,2002 (S.Kor.),available at http://www.inta.org/downloads/brief prefell.pdf,last visited:2019-10-01.《TRIPS協議》第16.2條規定，在確定一商標是否馳名時，各成員應考慮相關部門公眾對該商標的了解程度，包括在該成員中因促銷該商標而獲得的了解程度。根據被動感知理論，上述規定并不要求外國商標的推廣發生在成員國內部，而是允許成員國內部相關公眾基于宣傳推廣產生對商標的認知。這種認知可以是基于在域外進行商標使用的結果。?Daniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition), Sweet &Maxwell 2008,p.277.這種認知的潛在來源是“溢出廣告”——通過衛星電視、互聯網或期刊將成員國之外的廣告宣傳滲透到成員國內部——從而證明存在充分的消費者認知。

互動理論則認為要建立國內的商業影響僅僅存在國內消費者被動的認知還不夠，域外的商標使用行為必須能夠與境內的消費者建立某種互動，例如境內消費者可以購買到境外的產品，可以瀏覽境外的網站并進行交流互動。也就是說域外使用行為與境內消費者之間能夠進行雙向的互動，而不僅僅是境內消費者對域外商標的單向認知。在De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.案中，原告試圖禁止位于紐約的珠寶商使用”DEBEERS”商標。美國法院承認“DE BEERS”是世界上最著名的品牌之一，但法院認為原告提交的與境內消費者互動的唯一證據，是戴比爾斯（DE BEERS）在一次貿易展上的鉆石展覽。法院認為這一證據不足以證明消費者互動的可能性。?De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.,440 F.Supp.2d 249 (S.D.N.Y.2006).

本文認為，如果消費者僅僅對域外商標建立了認知，但尚沒有機會接觸或購買到相關的商品，缺乏與域外商標實際具體的聯系和對商品的實際體驗，此時即使認為域外的商標使用行為對境內商業具有影響，這種影響也無法達到實質性影響的程度。畢竟境內消費者尚無法實際接觸和體驗到商品或服務，無法形成對商品的實際認知，即使境內有人搶注了類似商標，由于消費者的腦海中缺乏實際使用商品的體驗，也談不上與域外商標權人所提供商品的混淆誤認，因為消費者只能體驗到境內申請人提供的商品或服務。如果依據被動感知理論判斷域外使用行為的影響，可能會不適當的擴大商標法的域外使用，不利于商標法和商標登記注冊制度的穩定性。?雖在國外馳名但僅僅通過媒體知識性介紹到我國卻未在我國進行任何商業使用、未對我國產生發展做出任何貢獻的商標，在我國現行商標法以及有關商標法適用的司法解釋尚未改變的情況下，我國執法者和司法者絕對不能作繭自縛將其認定為馳名商標從而給我國市場主體戴上沉重的枷鎖和鐐銬。李揚：《論商標法權的邊界》，載《知識產權》2016 年第6 期，第24 頁。事實上，在網絡環境下，有的法院對于域外商標使用的調整即采取互動理論。在Zippo Manufacturing Co.v.Zippo Dot Com,Inc案中，法院將互聯網上的商標使用分為三類：一是電子商務網站，即消費者可以通過該網站進行選購商品或服務；二是僅僅提供信息的網站，即消費者只能在網站上瀏覽，不能進行購物；三是處于中間狀態的互動性網站，用戶可以在其中與主機交換信息。在這些情況下，司法管轄權的行使是通過審查網站上發生的信息交換的交互性和商業性來決定的。該案中，被告屬于第一類網站，其不僅在互聯網上進行廣告宣傳，而且向3000名加州居民提供訂閱服務，法院認為對被告行使管轄權是適當的。?Zippo Manufacturing Co.V.Zippo Dot Com,Inc.,952 F.Supp.1119 (E.D.Penn.，Jan.16，1997).在Enters.v.Millennium Music案中，盡管被告的網站是互動的，消費者可以從任何州購買商品，但法院認為美國俄勒岡州對被告沒有管轄權。因為沒有消費者在該州實際從網站上購買到商品。而有證據顯示，該網站主要面向南卡羅來納州的當地人出售商品。法院認為，僅憑與法院地州互動的可能性作為對人管轄權的基礎是不合理的。?Enters.v.Millennium Music,33 F.Supp.2d 907 (D.Or.1999).而對于第三類被動性的網站，大多認為僅僅在網站上投放廣告，而不與法院所在地存在任何其他關聯，并不足以在侵害知識產權案件中行使管轄權。?Bensusan Restaurant Corp v King,937 F Supp 295 (SDNY 1996).

（二）實質性影響判斷的定量分析

在具體的個案中，應當如何判斷消費者與域外商標使用行為的互動達到了實質性影響的程度，可以結合商品銷售的數量以及銷售額、境內消費者選購域外商品或服務的頻率以及境內是否有可替代的商品或服務等因素進行判斷。

首先，域外商品或服務向境內消費者銷售的數量以及銷售額。一般情況下，商品銷售的數量越大、銷售額越高，域外商標使用行為對境內的影響也就越大。雖然在境內進行的廣告宣傳也可能有助于實質性影響的判斷，但必須存在消費者實際選購域外商品或服務的事實?！叭绻绹袷褂迷摲盏馁Y金或使用頻率相當可觀，那么可能只需要在美國投放少量廣告即滿足實質性影響的要求。然而，如果只有很少的美國公民使用，即使在美國存在大量廣告也是不夠的?！?7Katherine-Anne Pantazis Schroeder,A Trademark Gamble:Should Use of Services Abroad by U.S.Citizens Meet the Lanham Act Use in Commerce Requirement, 90 Iowa L.Rev.1615 (2005).在Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco案中，法院認為，因為位于加拿大蒙特利爾的賭場在美國很有名，有證據表明，大量美國公民經常光顧賭場，無論他們花了多少錢，都可能對美國商業產生重大影響。28Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco,329 F.3d 359,361 (4th Cir.2003).

其次，境內消費者選購域外商品或服務的頻率和持續性。雖然選購域外商品或服務的消費者在數量上并不大，但如果經常購買域外的商品或服務，較為頻繁而且一直持續，也可能對境內商業或權利人利益產生實質性影響。例如，美國發生的一起“LONDON UNDERGROUND”商標異議案中，法院認為，四十多年間7000萬美國人曾經乘坐過倫敦地鐵的事實尚不足以滿足實質性影響的條件。292006 Ttab Lexis 272(T.T.A.B.June 20,2006).本文認為法院之所以沒有支持異議人的主張，一方面是由于消費者的絕對數量，更多的可能是在于異議人沒有證明美國消費者選擇乘坐倫敦地鐵的頻率和持續性，如果多年來，每月都有幾十上百萬的美國消費者乘坐倫敦地鐵，那么法院很有可能會認為該標識對美國消費者會產生實質性影響。

最后，境內是否存在可替代的商品或服務。在全球化背景下，境內消費者之所以傾向于選購域外的商品或服務，其中的重要原因在于域外的商品或服務具有國內商品或服務無法比擬的特色。例如我國消費者更多的選擇到國外旅游或者購買國外的商品，看重的便是更好的消費體驗和商品質量。但是如果境內也存在與國外相同或類似的商品或服務，進而可以替代域外的商品或服務，那么域外的商標使用行為很難給境內權利人或商業造成實質性影響。