發明專利申請的審查意見答復技巧

房琦

摘? 要：創造性是發明專利實質審查意見通知書中最常見的內容，也是最能考驗申請人或代理人對審查意見答復技巧的部分，審查意見答復中的意見陳述的理由的充分程度對于一件案件的最終走向常常起到很重要的作用。該文結合實際案例對審查意見答復的技巧進行分析，希望對申請人或代理人能有一定的幫助。

關鍵詞：事實? 創造性? 技術特征

中圖分類號：G306.3 ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?文章編號：1672-3791（2019）04（c）-0224-02

1? 仔細核對本申請及對比文件，準確把握事實

首先，申請人或代理人要充分理解本申請、對比文件的技術內容以及審查意見通知書，然后仔細核對審查意見通知書中所列出的對比文件公開的特征和區別是否存在遺漏、偏差等情況。如果申請人或代理人能夠準確把握事實，發現并指出審查員審查意見通知書中存在的事實認定不恰當的地方，那么后續審查員的審查意見將會重新考慮本申請的創造性，這樣即使審查意見仍認為本申請不具備創造性也會給申請人后續再一次意見陳述創造了機會。此外，對于審查員認定準確公開的事實，切忌胡亂進行質疑，以免給審查員留下不專業的影響。

審查員針對技術構思和機械機構的主體部分已經采用對比文件評述或者適當說理，但是申請人針對機械元件的種類予以無限制的擴大討論。比如某申請，采用PLC控制爐窯溫度的系統，為了爭辯其創造性問題，從騾馬拉貨，談論到獨輪車拉貨、自行車拉貨、三輪車拉貨、小卡車拉貨，普通火車拉貨、高鐵拉貨，飛機拉貨和航天器拉貨，意見陳述洋洋灑灑，就是不針對PLC控制系統的結構性特征予以意見陳述，這樣沒有就事論事，未作出有效的意見陳述，并沒有起到針對言之有物的內容予以充分溝通交流的目的。

案例1：本申請涉及一種有源RFID標簽，對比文件公開了一種用于射頻識別的RFID標簽，審查員在審查意見通知書中認為對比文件公開了“RFID標簽”就隱含公開了“有源RFID標簽”，而在現有技術中射頻標簽包括有源和無源兩種，因此對比文件并沒有公開“有源”，應該將其列為區別。如果此時申請人或代理人就此事實認定進行有理有據的意見陳述，就有可能會給申請人或代理人后續創造再一次意見陳述的機會。

（2）不就事論事而無限制的擴大討論范圍。

審查員針對技術構思和機械機構的主體部分已經采用對比文件評述或者適當說理，但是申請人針對機械元件的種類予以無限制的擴大討論。比如某申請，采用PLC控制爐窯溫度的系統，為了爭辯其創造性問題，從騾馬拉貨，談論到獨輪車拉貨、自行車拉貨、三輪車拉貨、小卡車拉貨，普通火車拉貨、高鐵拉貨，飛機拉貨和航天器拉貨，意見陳述洋洋灑灑，就是不針對PLC控制系統的結構性特征予以意見陳述，審查員認為沒有就事論事，未作出有效的意見陳述，在作出回應時可一筆帶過，而是針對言之有物的內容予以溝通交流。

2? 抓住重點進行有效陳述

（1）針對發明點進行重點陳述。

本申請與對比文件的區別是創造性意見陳述的切入點，不管是什么樣的技術效果都是由所述區別帶來的。在意見陳述時，首先應指出本申請與對比文件所具有的區別有哪些，然后針對重要的、體現發明點的區別進行詳細陳述，比如，對技術效果有重要影響的、對工藝流程有突破性的。對于區別所帶來的技術效果，可以引用說明書的依據進行說明，以便更具有說服力。下面以案例2進行舉例說明。

案例2：本申請與對比文件的區別在于：若所述場強值小于所述第二門限值，則禁止與所述磁信號的發射裝置通過射頻通道進行數據交換;若所述場強值小于所述第一門限值并且大于所述第二門限值，則允許與所述磁信號的發射裝置通過射頻通道進行數據交換;若所述場強值大于所述第一門限值，則發出報警信號。

審查意見通知書中指出：設置兩個門限值以對場強值進行判斷，根據場強值的范圍確定是否允許交易，是本領域常用的設計選擇，為有效地阻止了人為地改造讀卡器等磁信號發射裝置導致誤刷卡和盜刷卡的現象，保證用戶的刷卡安全，本領域技術人員容易想到設置兩個門限值對場強值進行判斷，只有磁信號強度值滿足在門限區間內時才允許進行交易。

申請人在意見陳述中指出：現有技術中沒有記載“采用設置兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，使得只有磁信號強度值滿足在門限區間內時才允許進行交易”的設計方式。根據本申請說明書第19段的記載：本發明利用兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，使得只有磁信號強度值滿足在門限區間內時才允許進行交易，而一旦超過門限區間的上限，就會報警并中斷交易，因而提高了交易距離的可靠性，有效地阻止了人為地改造讀卡器等磁信號發射裝置導致誤刷卡和盜刷卡的現象，保證了用戶的刷卡安全，提升了用戶體驗。

可見，申請人或代理人在意見陳述中并沒有對場強值的范圍而執行什么樣的操作進行陳述，因為這些特征確實是本領域的常用的技術手段，即申請人或代理人花費再多的筆墨進行說理或強調其技術效果，也難令人信服，果斷放棄陳這類技術特征不僅省時省力，也使得意見陳述重點突出，有利于審查員理解本申請的發明點所在，便于后續的審查，使得交流更有針對性。申請人或代理人在意見陳述中僅僅抓住了本申請與對比文件的重要區別，即設置兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，其意見陳述很簡短但恰恰抓住了本案的要害。根據該意見陳述，審查員得到的信息是：本申請突破了常規的設計，采用兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，保證了用戶刷卡安全，起到了很好的技術效果。在這種情況下，申請人或代理人給出了這樣的結論：在沒有檢索到本申請發明點的現有技術的情況下，審查員應對本申請的創造性予以考慮。

（2）不能僅指出某技術特征不是本領域的常規技術手段而無說理。

申請人或代理人如果僅指出某特征不是本領域的常規技術手段而沒有充分的說理，該意見陳述通常會被認為不具有說服力。如果在意見陳述中加強說理，就有可能會給申請人或代理人創造再一次意見陳述的機會。例如，案例2就是由于申請人或代理人充分陳述區別特征不是本領域的常規技術手段的例子。

（3）切忌意見陳述強調的技術特征未限定在權利要求中。

申請人或代理人在意見陳述中強調本申請采用了特定技術特征，如特定的原料，但是一原料沒有限定在獨立權利要求中，甚至沒有出現權利要求書中，那么這一重要特征對權利要求是沒有限定作用的，這種陳述也是沒有意義的，應該將該特征補入獨立權利要求中。

（4）判斷創造性的依據。

在我國，判斷創造性的依據是專利法、專利法實施細則和審查指南的相關內容，與發明創立的途徑、其他國家的審查結論和學術期刊的收錄情況均無關。因此，申請人或代理人在意見陳述中指出“本發明大量勞動獲得”、“本發明在國外已獲授權”以及“本發明已發表于……”都是不具有說服力的。

3? 修改獨立權利要求，挖掘從屬權利要求及說明書中的技術貢獻

審查員認定的技術貢獻特別是獨立權利要求1的技術構思，已經被對比文件記載;審查員依然采用公知常識等理由對從屬權利要求的創造性予以了質疑，這個時候申請人別一味地否定自己。因為審查員為了維護公眾的利益，對其他技術方案的質疑是合理的。基于這種情形，申請人最好認定有其他技術構思和貢獻在從屬權利要求中，合并到原獨立權利要求中，對審查員予以合理的說服。比如某申請在說明書中能夠看出有藍牙技術控制光線、LED反向掃描的技術思路，申請人在原權利要求1中明顯只是記載了藍牙技術控制光線，而這個時候的審查員至檢索到第一項技術能夠評述創造性，對于其他特征均采用了公知說理，對于第二項技術思路并未找到合適的文件或者根本找不到。此時申請人不如對于真正的技術貢獻要求保護予以明確。

參考文獻

[1] 張殊卓，旭昀，趙楠，等.創造性意見陳述的撰寫重點及誤區[J].中國發明與專利，2016（2）：124-128.

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