被訴專利侵權時企業的應對策略

關鍵詞 專利侵權 侵權評估 策略

作者簡介：莊晨曦，大連理工大學盤錦校區知識產權學院，本科生。

中圖分類號：D923.7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.159

一、 引言

現代商業競爭已經成為不同企業間技術的競爭。技術的權利載體——專利便成為企業間爭端的焦點。近期引人注目的華為訴三星案，蘋果訴高通案讓我們看到了專利侵權在企業競爭間的重要作用，也促使企業準備一套完備有效的專利被訴侵權策略。

二、 總體分析評估

當收到起訴書副本后，首要任務是冷靜下來，聘請有豐富經驗的知識產權律師和相關機構，召集公司內部相關技術，專利，市場專家，成立一個包括企業內部相關人員、外部知識產權律師的被訴專利侵權應對團隊，對當前企業專利所面臨的挑戰情勢進行詳盡的分析，并收集相關材料，保留好各種信息，準備證據。

（一）專利侵權風險評估

1.判斷涉案專利是否有效

指派知識產權專業人員對涉案專利的法律狀態進行調查，判斷該專利是否已被授權，是否已經終止，是否已經無效。如確定涉案專利現在并不出于有效狀態，則無需做進一步的評估，只需向法院說明情況。

2.判斷侵權事實是否成立

判斷企業相關產品或技術是否侵權，首先，應根據全面覆蓋原則和等同原則，比對企業相關產品或技術與涉案專利的技術特征，判斷是否相同或相似，有無爭辯空間等;其次，根據禁止反悔原則，若專利權人在申請專利時為通過審核將而放棄涉案技術，則專利權人不可再就涉案技術主張專利權保護。

如果初步判斷后發現涉案專利與涉嫌侵權主題或技術方案相差較大，可收集相關證據，預備進行不正當競爭之訴，等待對方的進一步動作，再做決定。若相差較小，則做進一步的評估。

3.抗辯事由分析

（1）權利瑕疵抗辯。分析涉案專利所有的主體資格、專利權權術、專利權效力是否存在瑕疵，如果存在，則收集這方面的證據，作為訴訟中的抗辯理由。

（2）不侵權抗辯。專利侵權判斷的基本原則是全面覆蓋原則，若上文分析結果為本企業技術或產品并不涉及侵權，則可收集相關證據作為訴訟中的抗辯理由。

（3）現有技術抗辯。現有技術是指涉案專利申請日之前已為公眾所知的技術。判斷涉嫌侵權技術是否屬于現有技術時，一般采用類似專利授權程序中的新穎性判斷原則。首先，要適用新穎性的單獨對比原則，不允許將幾項現有技術結合起來比對。如果一項現有技術與被控侵權技術完全一致，則現有技術抗辯成立。其次，如果被控侵權技術與現有技術存在差異，但差異可通過慣用手段的直接置換或可認定為所屬技術領域的公知常識等，也應認定現有技術抗辯成立。

（4）先用權抗辯。依《專利法》規定，若在涉案專利申請之前便已制造好商品或使用相關技術，則擁有繼續在原領域制造或使用的權利，即先用權，不構成專利侵權。如果企業存在這種情況，應及時收集發票，單據，生產證明等相關證據進行抗辯。

（5）合法來源抗辯。根據專利法規定，企業若能證明涉案技術或產品有合法來源，則不用承擔賠償責任。企業應當充分利用該項抗辯事由，若相關專利產品有合法來源，則應準備買賣合同、租賃合同、發票、運輸單據等證明交易合法成立的證據，以備在訴訟中抗辯。

（6）合同抗辯。若存在專利權人給予本企業普通許可后又給予他人獨占許可的情形，則可以普通許可實施合同作為證據進行合同抗辯。

4.尋找對方侵犯自己的專利權的行為

仔細查找分析對方是否也侵犯了自己的專利權，若有，則既可以作為籌碼在談判中使用，也可以在應訴過程中反訴對方。

（二）其他因素評估

1.探究起訴人的真實目的

知己知彼，百戰不殆。對方提起訴訟一定有所求，是為保護市場地位還是為獲得經濟利益，是因為發現自身的產品存在侵權隱患而主動出擊，以期達成專利交叉協議或者許可授權協議，還是因為遭遇競爭對手的法律行動攻勢，特別是專利侵權訴訟時，所以以侵權訴訟的方式反攻。找準對方的目的，對癥下藥，往往會起到事半功倍的效果。

2.專利訴訟價值評估

專利訴訟決策首要考慮因素不是勝敗的幾率，而是可能產生的訴訟成本和收益。如果贏得專利訴訟將付出高昂的代價，或者與可能贏得的市場極度不對稱，則無論訴訟成敗都將是得不償失的。

若經評估，企業有應訴的能力，也有勝訴的把握，則應當及時做好應訴準備，收集相應證據，同時向對方回函闡述己方認為不侵權的觀點。

若經過評估，當前企業存在特殊情況，例如特定時期不能影響重要客戶的信心或者企業正在從事其他重要法律活動，必須避免侵權訴訟的發生，則應有理有節地回應權利人，同時展開談判，盡量在可以接受的范圍內達成和解。

若經過評估，不侵權抗辯勝訴幾率較高，但可能付出較大代價，例如可能因專利侵權風險而損失大量訂單和和造成損失，或者引發專利戰，或者法律服務成本費用遠遠高于和解代價，則同樣不宜貿然選擇進行訴訟，而應積極探尋解決問題的非訴途徑。

若經過評估，發現訴訟處理代價太大，則應盡快采取非訴途徑，與起訴方取得聯系，進行協商談判，以最大努力及誠意促進和談，爭取以代價最低的方式達到撤訴的目的。

3. 涉案技術或生涉案產品價值評估

如果經評估，涉嫌侵權產品或技術對于企業無足輕重，又極有可能被認定為專利侵權，且涉案專利權相對穩定，那么為了避免麻煩則應放棄使用該技術或生產該產品。

如果經評估，涉嫌侵權產品或技術是企業的關鍵產品/技術，又極有可能被認定為專利侵權，且涉案專利權相對穩定，那么企業應當請技術領域專業人員與專利律師對該產品或技術進行改進，力求以最低成本改變涉嫌侵權的技術特征，一勞永逸的消除企業中潛在的侵權風險。

若實在無法研究出這樣一種方案，撤出相關市場又會造成極大的損失，甚至影響企業的生存，則應以最大努力與對方企業和談，爭取獲得對方的專利許可。

三、應訴策略

經過上文的分析，企業應當總結出自己在目前的情形下應該選擇訴訟途徑還非訴途徑解決被訴專利侵權問題。

（一）非訴途徑

1.積極與對方接觸，進行商業洽談，爭取以非訴方式解決問題。

2.在企業內部及外部收集起訴者所需要的有利于和解、談判的專利，改變不利的局勢，掌握主動權，以交叉許可，購買專利，技術互換或得到對方的專利許可的方式解決糾紛，達成和解。

3.威脅發動無效宣告。對于穩定性存在問題的涉案專利，可以事先收集可以發動宣告專利無效的相關證據，談判時以專利無效相威脅，迫使對方作出讓步，達成和解。

（二）訴訟途徑

1.委托針對本專利領域的專利律師或指派企業中擅長專利技術和法律的員工研究起訴狀內容和原告證據材料，收集反駁原告訴訟請求的證據，書寫答辯狀。

2.收集證據根據實際情況，選擇上文“一、總體分析評估”中最適合當下的一條思路進行應訴并以此來收集證據。

3.主動聯系重要客戶，做出承諾進行安撫。一旦發生專利侵權訴訟，客戶必然會對訂單中的產品產生因可能的專利侵權而產生的擔憂，進而取消訂單。面對這種情形，企業應主動聯系重要客戶，對客戶可能面臨的侵權風險和責任請專業法律人員出具正規法律意見，對潛在的責任承擔做出承諾，安撫住客戶的情緒和信心，避免客戶與訂單大量流失，造成生產經營受到重大損失。

4.積極利用管轄權異議制度。應訴準備需要大量時間，但是在實際的訴訟程序中往往時間緊迫，從接到應訴通知書到提交證據僅有十五天至一個月。民事訴訟法規定 ，當事人在提交答辯狀期間可以提出管轄權異議。法院對異議做出裁定需要時間，且針對該裁定還可以繼續向上一級法院提起上訴，因此企業可以利用訴訟程序制度，向法院提出管轄異議，以此爭取寶貴的應訴時間。

5.遭遇訴前禁令和訴前證據保全時及時保留企業受損的證據。現行專利法規定的侵犯專利權的訴前禁令和訴前證據保全會對被控侵權企業的正常生產經營活動造成一定的不良影響。如果事后證明采取的訴前措施錯誤，影響了被控侵權企業的正常生產經營活動，致使被控侵權企業在商業信譽、企業形象、品牌價值上等遭受損失，企業應當申請進行賠償。因此，企業在遭遇訴前禁令和/或訴前證據保全時，應及時保留相應的證據，對自己遭受的損失等進行詳細記錄，以使自己的損失降到最小。

6.發動無效宣告。為了否定對方的專利來贏得訴訟或者為了爭取時間，企業可以向專利復審委員會請求宣告涉案專利無效。企業應尋找宣告涉案專利無效的理由和相關證據，例如授權專利權利要求書沒有得到說明書的支持，公開不充分，授權方案屬于法律規定不授予專利權的范圍等。

7.反訴對方侵權。若發現對方也侵犯了自己的權利，對方又拒絕讓步妥協，可以反訴對方侵權。反訴對方侵權還可以聯合上下游合作的企業共同發起，且反訴內容不限于專利侵權，還可以包括侵犯商業秘密、商標權、商號權等。

8.在訴訟過程中利用上文列舉的抗辯事由進行抗辯。

9.無法證明不侵權時積極爭取減少賠償。

如果通過分析發現無法在法庭中證明相關產品或技術不侵權，那么企業應當立即著手準備盡可能降低被判賠償的數額。最高人民法院發布的司法解釋規定了專利侵權的三種計算標準，法院對于這三種計算方法可以擇一適用。若當事人雙方有已經達成一致的其它損失賠償計算方法，只要公平合理，人民法院也會準許適用。另外，企業應也可以積極舉證自身從專利侵權中所獲的利潤還沒有原告要求的賠償數額大，以此以自身非法所得而不是對方要求為根據進行賠償。企業應當善于利用這些規定避免不應有的損失。

10.在訴訟過程中，一直與對方保持接觸，積極尋求雙方都可以接受的和解。

四、結語

被訴專利侵權對在企業來說無疑是一次挑戰，但在挑戰之中又存在著機遇。制定科學有效的企業知識產權戰略和被訴侵權應對策略，可以幫助企業在被起訴后的各個環節中利用合理的時機，做出有效的應對，從而大大降低應訴的成本，提高勝訴的幾率，化險為夷，避免深陷訴訟程序，影響企業未來發展。

參考文獻：

[1]張蕾.淺談企業專利侵權糾紛應對策略[J].中國發明與專利，2018（1）.

[2]劉迎春.企業被訴專利侵權的應對策略[J].法制與社會，2016（10）.