淺談專利先用權(quán)制度的完善

摘 要 專利先用權(quán)是為了彌補(bǔ)專利權(quán)制度中的單一性原則和先申請?jiān)瓌t的不足而產(chǎn)生的，旨在平衡好雙方的利益。專利先用權(quán)是一種獨(dú)立存在的權(quán)利，可以用來抗辯專利侵權(quán)，其行使將在很大程度上影響專利權(quán)人的利益。本文旨在對先用權(quán)制度中“原有范圍”和“必要準(zhǔn)備”的規(guī)定提出建議，以尋求兩者之間利益的合理平衡。

關(guān)鍵詞 專利先用權(quán) 必要準(zhǔn)備 原有范圍

基金項(xiàng)目：四川農(nóng)業(yè)大學(xué)科研興趣培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目——雅安市“藏茶產(chǎn)業(yè)中外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的法律探析” 項(xiàng)目編號：2019633。

作者簡介：祝田，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)法學(xué)院。

中圖分類號：D923.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.09.017

專利先用權(quán)制度是在一發(fā)明一專利和先申請?jiān)瓌t的背景下而產(chǎn)生的，我國《專利法》第69條第2款規(guī)定：“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的。”但其中的“必要準(zhǔn)備”和“原有范圍”的規(guī)定比較模糊，因此，對其進(jìn)行探討對于專利先用權(quán)制度具有重大的理論意義與實(shí)踐意義。

一、專利先用權(quán)設(shè)立目的

所謂專利先用權(quán)，就是指在專利申請日以前，先行實(shí)施者已經(jīng)生產(chǎn)出了與專利產(chǎn)品相同的產(chǎn)品或者使用了與專利技術(shù)相同的技術(shù)，或者準(zhǔn)備好制造和使用的，可以依法在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)制造該項(xiàng)產(chǎn)品或者使用該項(xiàng)技術(shù)。專利權(quán)是一種壟斷權(quán)，在先申請?jiān)瓌t下，這種壟斷會使已經(jīng)付出勞動還未申請的人不能享受自己的勞動成果。若兩人各自獨(dú)立完成了相同的發(fā)明創(chuàng)造，其中一人先向?qū)＠痔岢錾暾垖＠?，另一人則不能對相同的發(fā)明申請專利，從而失去了對勞動成果的獨(dú)占權(quán)。如果再進(jìn)一步剝奪對該技術(shù)的使用權(quán)，則違背了整個民法體系中的公平原則。因此，通過法律對專利權(quán)進(jìn)行限制，允許先行實(shí)施者在其原有的范圍內(nèi)實(shí)施其技術(shù)是非常必要的。

二、現(xiàn)有專利先用權(quán)制度的問題

（一）專利先用權(quán)技術(shù)的來源

專利先用權(quán)技術(shù)來源一般包括獨(dú)立發(fā)明和從第三人處善意取得。前種方式成為技術(shù)來源的一種，這一點(diǎn)在理論界與實(shí)務(wù)界都不存在爭議。

然而，對于后一種方式能否成為先用權(quán)技術(shù)的來源，不同學(xué)者存在不同的看法。因此，法律層面對先用權(quán)技術(shù)的來源的規(guī)定不明確，給司法實(shí)踐帶來許多困擾。

（二）必要準(zhǔn)備規(guī)定模糊

關(guān)于必要準(zhǔn)備，我國的《司法解釋》規(guī)定至少需要完成兩項(xiàng)：第一是技術(shù)的可行性和實(shí)施性準(zhǔn)備，以說明此項(xiàng)技術(shù)的掌握;第二是生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作，若已經(jīng)現(xiàn)實(shí)地投入了生產(chǎn)之中，則不必討論，若還沒有生產(chǎn)，必須準(zhǔn)備好生產(chǎn)所需的主要設(shè)備和原材料。立法層面上對此具有選擇性，為選擇要件。但在司法實(shí)踐中，各個法院的法官都采取了兩者必須具備的情況，判斷標(biāo)準(zhǔn)都非常嚴(yán)格。

因此，理論與實(shí)踐在先用權(quán)的必要準(zhǔn)備方面沒有達(dá)成一致。

（三）原有范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)

按照《專利權(quán)糾紛案件司法解釋》第15條第3款的規(guī)定，“專利法第六十九條第（二）項(xiàng)規(guī)定的原有范圍，包括在專利申請日前已經(jīng)具備的生產(chǎn)規(guī)模以及利用現(xiàn)在已有的生產(chǎn)設(shè)備或者依照已做好的生產(chǎn)準(zhǔn)備能夠達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模?！睆倪@個角度看，先行實(shí)施者生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量不能超過申請專利時可以達(dá)到的產(chǎn)量，因此，這一規(guī)定采取的是量化標(biāo)準(zhǔn)，專利先用權(quán)人若想超過這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，則必須得到專利權(quán)人的許可，否則即構(gòu)成侵權(quán)，這一標(biāo)準(zhǔn)在很長一段時間內(nèi)得到了大多數(shù)學(xué)者的同意。

但隨著社會的發(fā)展變化，量化標(biāo)準(zhǔn)的問題也逐漸暴露。正如王遷教授所言：“量化標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用在實(shí)踐中存在許多問題，在實(shí)踐中不好掌握，生產(chǎn)設(shè)備、規(guī)模、準(zhǔn)備都是比較抽象的概念，無論是法律還是學(xué)者都沒有作出明確的解釋，更何況將其運(yùn)用于實(shí)踐。” 除了其概念界定不清之外，對先用權(quán)行使的原有范圍采取“量化標(biāo)準(zhǔn)”來限制，違背了市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)則。 因?yàn)橐豁?xiàng)新技術(shù)投入現(xiàn)實(shí)運(yùn)用或者一項(xiàng)新產(chǎn)品推向市場，企業(yè)的發(fā)展壯大都需要一個過程。在生產(chǎn)的前期，要進(jìn)行各種各樣的試驗(yàn)、營銷等環(huán)節(jié)，因?yàn)樯a(chǎn)者需要通過此階段來評判未來的利益可獲得程度，這是符合市場規(guī)律的。

因此，立法上所采取的量化標(biāo)準(zhǔn)不利于保護(hù)先用權(quán)人的利益，沒有合理地平衡雙方的利益，在一定程度上違背了法律的公平原則。

三、先用權(quán)制度的立法完善

（一）先用權(quán)技術(shù)來源應(yīng)擴(kuò)大

本文認(rèn)為先用權(quán)技術(shù)的來源應(yīng)當(dāng)包括以下途徑：一是先用權(quán)人獨(dú)立研發(fā)的;二是先用權(quán)人從除專利權(quán)人之外的第三人處通過合同途徑獲得的。之所以要包括第二種情況，是因?yàn)橄劝l(fā)明人可能是個人或者科研機(jī)構(gòu)，這些發(fā)明人通常不愿意或者不擅長實(shí)施商業(yè)活動，將其轉(zhuǎn)讓于擅于管理和生產(chǎn)的主體，有利于使技術(shù)或產(chǎn)品發(fā)揮更大的價值，也有利于促進(jìn)社會的發(fā)展。如果將技術(shù)來源僅限于自身獨(dú)立創(chuàng)造，則會因?yàn)閭€人、科研機(jī)構(gòu)等常常難以滿足先用權(quán)的行使的條件，進(jìn)而最終不能獲得先用權(quán)，這不利于專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造和維護(hù)社會利益的立法目的。

（二）必要準(zhǔn)備方面

必要準(zhǔn)備的確定對先用權(quán)是否成立至關(guān)重要。本文認(rèn)為“必要準(zhǔn)備”應(yīng)當(dāng)符合以下條件：第一，主張先用權(quán)的人在申請日以前，已經(jīng)實(shí)際了解和掌握了該項(xiàng)技術(shù);第二，準(zhǔn)備工作與該項(xiàng)技術(shù)的事實(shí)或產(chǎn)品的生產(chǎn)存在必要聯(lián)系;第三，必要準(zhǔn)備為技術(shù)性的工作，而不是實(shí)施意向的表達(dá)。除此之外，必要準(zhǔn)備還需要達(dá)到一定的程度，未達(dá)到一定程度的準(zhǔn)備工作不能達(dá)到先用權(quán)的條件。