淺析禁止重復授權在實際審查過程中的問題

張俊鋒

摘 要：本文從專利法第九條第一款“禁止重復授權原則”的法律立意出發，分析了我國現行的禁止重復授權原則在審查實踐中仍可能遇到的問題，結合實際案例，對現階段涉及重復授權的現象進行研究分析，并提出處理建議，為進一步完善禁止重復授權原則提供參考。

1. 前言

“禁止重復授權”是我國專利制度的一項基本原則，對于同日的申請，專利法中規定了禁止重復授權的例外情況：“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。這一修改對同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的情形做出了嚴格的規定。但在實際審查過程中，這些審查規定仍有完善的空間。

2. 問題的提出

在實際審查過程中可能遇到難以判斷是否為重復授權的情形，例如針對同一申請人所涉及的一件專利申請和一項專利權的處理過程中，可能遇到兩種情況：第一種是同一申請人先提交實用新型，而后就同樣的發明創造又提交發明專利申請，那么審查員在進行專利審查時，可以將實用新型作為抵觸申請來評述發明專利的新穎性;第二種是同一申請人先提交發明專利申請，而后就同樣的發明創造又提交實用新型，由于實用新型不進行實質審查，僅經過初審即可授權，因此實用新型授權周期短，可能造成后申請的實用新型已授權，而在先申請的發明申請剛進入實質審查的情形。

第二種情況在現行專利法中并無相應的規定，審查員無法以禁止重復授權為由拒絕對在先的發明專利申請授權，因為這種處理方式違背了先申請原則，通常只能對在先的發明申請授予專利權，但是這會導致發明專利權和實用新型專利同時有效存在，違背了禁止重復授權原則的設立目的;并且，如果審查員對在先的發明申請授予專利權，同一申請人又通常不會主動去無效掉自己的實用新型，從而可能導致發明專利權和實用新型專利同時長期有效存在。筆者在審查過程經常會遇到第二種難以處理的情況，以下將通過實際案例進行分析。

3. 案例分析

3.1 案例一

申請號為2015101578189的專利申請，申請日為2015年4月6日，申請人對同樣的發明創造在申請本發明專利的同日申請了實用新型專利，該實用新型專利申請號為2015202005207，但是該實用新型被另一個在后申請的實用新型2015208053401要求作為優先權文本，在先申請的實用新型專利自在后申請提出之日起即視為撤回。在后申請的實用新型2015208053401的申請日為2015年10月14日，于2016年6月22日授權公告，其享有優先權日2015年4月6日。

根據專利審查指南第二部分第三章6.2.2節的規定可知，上述發明專利的裝置權利要求所請求保護的技術方案分別與在后的實用新型專利的權利要求所保護的技術方案屬于同樣的發明創造，不符合專利法第9條第1款關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。并且，該節中還指出“對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權”。因此，由于申請日不相同，申請人不能通過放棄實用新型的方式來取得發明授權，因為這兩件申請不屬于專利審查指南中所規定的“僅指申請日”的同日提交，只能通過修改權利要求或無效實用新型來獲得發明專利的授權。

針對這件案子，最后申請人修改了發明專利的保護范圍，從而避免了重復授權的問題。但是此種處理方式給申請人帶來了困擾，申請人被動修改了裝置權利要求，無法獲得預期的保護范圍，損害申請人的權益。

3.2 案例二

申請號為2016106665756的專利申請，申請日為2016年8月12日，申請人在其發明專利請求書中聲明了申請人對同樣的發明創造在申請本發明專利的同日申請了實用新型專利，該實用新型專利申請號為2016208792022。由于發明專利申請是優先審查，因此，其實審的審查過程較快，實審審查員在進行實審的過程中，同日實用新型并未獲得授權公告。實審審查員在2017年3月15日發出的第三次審查意見通知書中指出權利要求不清楚，并預期該申請具有授權前景，但預期修改后的某些權利要求會與同日申請的實用新型具有相同的保護范圍，因此建議申請人修改發明專利申請或放棄實用新型。

申請人答復第三次審查意見通知書時提交修改克服了權利要求不清楚的缺陷，并提交了放棄實用新型的聲明。然而，收到該修改文本和放棄專利權聲明時，該同日申請的實用新型仍然處于“授權及公告”審查階段，審查狀態為“等年登印費”，初審審查員認為此時本實用新型并未完成授權流程，此時申請人不具備提交放棄實用新型的資格，因此發出了“放棄實用新型聲明視為未提出通知書”。因此，實審審查員無法對發明專利做出授權，后續經過與申請人的溝通，申請人在初審審查員發出的授予實用新型專利權通知書規定的辦理登記手續期限內未繳納年登印費，視為放棄取得實用新型專利權的權利。初審審查員于2017年7月21日發出“視為放棄取得專利權通知書”，此后實審審查員于2017年8月7日發出“授予發明專利權通知書”。由上述審查過程可知，由于現行專利法對于此種特殊情況的處理方法并未給出明確的規定，以及初審審查員和實審審查員之間的信息溝通不足，導致從第三次審查意見通知書到授予發明專利權通知書之間耗費了將近五個月的時間，延長了審查周期，拖慢了優先審查的時效性。

4. 思考和建議

由于將相同的發明創造采用同日提交的方式進行申請具有一定的益處，我國申請人選擇提交“同日申請”的情況越來越普遍。在我國發明專利申請審查速度大幅提升的背景下，可以預知，與本文案例類似的情況還會不斷出現，我國現行的禁止重復授權原則在審查實踐中仍可能遇到問題，需要在今后專利審查和司法實踐中對現有法規進行進一步的完善和細化。如何避免本文案例類似的情況所導致的申請人無法通過選擇性放棄的規定來獲取發明專利的授權，筆者建議如下：

（1）申請人建立屬于同樣的發明創造的關聯申請文檔，加強同日申請專利案件的信息關聯。對專利局發出的針對關聯申請的意見通知書，申請人應當隨時記錄兩者的審查狀態，保持兩者在變更申請人、申請日時一致。

（2）專利審查部門應當完善審查標準，加強對實用新型專利的審查，在實用新型專利審查時也要注意“禁止重復授權原則”的審查，并在不同類型的專利申請間保持審查標準的執行一致，對可能重復授權的實用新型專利申請做出駁回決定。

（3）專利審查部門應當在專利審查系統中加強同日申請專利案件的信息關聯，在發明專利審查過程中，查看同日實用新型申請的信息，方便審查員的審查;同時也在實用新型專利審查過程中，能夠查看同日發明申請的信息，從改進專利審批系統的角度來實現通過信息關聯和共享，解決部分重復授權問題。如此，則可以在審查過程中避免或減少重復授權問題，進而有利于授權專利的穩定性，最終有利于保護專利權人的合法權益，也可以避免后續的無效或者專利糾紛，從而節約審查資源。

上述觀點只是筆者在實際審查中遇到的實際問題的思考、分析和總結，僅代表個人看法，如果存在有偏頗和不妥之處，歡迎大家批評指正。