惡意注冊商標問題的成因及法律規制建議

關鍵詞 惡意注冊商標 類型 原因 建議

作者簡介：沈自鳴，廣東聞彰律師事務所。

中圖分類號：D920.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.02.148

一、惡意注冊商標概述

商標的核心價值來源于商標的功能，按照主流觀點，商標有三種功能：第一，識別功能，消費者通過不同的商標區分不同廠家產品或服務;第二，品質擔保功能，是指消費者開始將特定的商標視為質量的符號;第三，廣告功能，即通過強化商標在商業活動中的存在，將商標打造成商品獨特價值的紐帶，進而增加消費者對商品的認識和提高商品的經濟價值，商標在這種情況下實際就是商品的廣告，如果其他市場主體也通過此種商標在相關市場上進行標識宣傳，商標所有人就可以要求取得公力救濟。

因為商標的上述功能在實際運用中能給商標使用者帶來巨大的商業價值，又由于我國商標注冊法律制度在設立之初遵循的是申請在先原則而非使用在先原則，這種立法定位導致長久以來我國存在十分嚴重的惡意注冊情形，同時市場經濟越活躍、這種惡意注冊活動越猖獗。

二、惡意注冊商標的類型

惡意注冊商標類型形式頗多，國際我國商標惡意搶先注冊的實際情況，并結合2019年4月最新修訂的《商標法》，惡意注冊商標主要有以下幾種表現形式：

（一）以欺騙手段或不正當手段取得商標注冊

以欺騙手段或不正當手段取得商標注冊是指商標申請人通過采用隱瞞真實情況、虛假信息或偽造相關證件進行商標注冊，此種行為在德國商標法中被稱之為“商標欺騙”，同時也違法了商標法中誠實信用原則。據我國《商標法》第四十四條規定以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊商標的行為，其關鍵核心在于申請注冊過程中具有隱瞞真實情況、提供虛假信息、偽造申請文件等欺騙性行為。代表案例如“祁門紅茶”商標糾紛案等。

（二）復制、翻譯、模仿他人知名商標或馳名商標

復制、摹仿或翻譯他人馳名商標行為違反了《商標法》第十三條，對公眾所熟知的商標，同類及類似商品注冊商標是復制、摹仿或翻譯他人尚未在中國注冊的馳名商標，容易產生混淆，導致馳名商標注冊人利益可能受到損害。復制即為不經過修改直接照搬馳名商標進行注冊。摹仿則是仿照馳名商標的顯著特點。代表案例如在2017年“蒂凡尼”商標無效宣告案等。

（三）商標代理人、代表人未經授權搶注他人商標

在我國《商標法》第十五條中明確規定，在未經授權的情況下，代理人及代表人以自身名義將被代理的商品進行注冊，或身具業務往來、商業代理或其他關系明知他人商標存在，仍舊以自身名義進行注冊。此種行為即為商標代理人、代表人未經授權搶注他人商標的表現。代表案例如在“OBO及圖”商標爭議案等。

（四）注冊商標損害他人在先權利

注冊商標損害他人在先權利，具體如：姓名權、公司名稱、公司名稱簡稱、外觀設計專利權、肖像權、他人商品俗稱等。我國《商標法》第三十二條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”代表案例如2019年鄧紫棋和蜂鳥音樂經紀公司“鄧紫棋”姓名案例等。

三、惡意注冊商標問題的成因

（一）商標申請條件寬松

從目前商標注冊審查條件極流程來看，注冊審查是商標局的工作人員單方面的工作完成的，在這個過程中不需要申請人參與，由工作人員選定其認為合適的引證商標來進行比對。這種審查流程的弊端是顯而易見的，在整個審查過程中不可能有效核實注冊申請人的主觀是否存在惡意，不可能核實是否侵犯他人的其他合法權利，也不可能知曉注冊申請人的申請目的是否為在商品和服務上使用注冊商標。過于寬松的注冊制度使得擁有在先權利的一方或者有一定知名度的商標權利人要花費大量的人力物力監控惡意搶注的行為，并及時提出異議，否則一旦搶注人商標獲得注冊，在先權利人只能通過漫長的宣告無效程序來處理，并且這種程序是后置的和單一案件處理的，并不能阻止同時出現的其他搶注行為。在先權利人的監控成本高昂，維權成本高昂，使得他們面對導致財產損失和喪失商業機會往往顧此失彼。

（二）注冊商標連續三年不使用可申請撤銷存在缺陷

在我國《商標法》第四十九條規定注冊商標沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位及個人均可向商標局申請撤銷該注冊商標。惡意注冊商標的行為人通常不是以是因為目的來進行商標注冊，如商標權主體在連續三年內均未使用該商標，任何單位及個人都可以申請撤銷該商標。該項的出臺主要是為了防止商標注冊后不使用，遏止惡意注冊商標行為的發生。最高人民法院發布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十六條中對《商標法》第四十九條的規定使用作為了一定說明與解釋，沒有實際使用注冊商標，僅有轉讓或許可行為，或僅公布商品注冊信息，聲明享受注冊商標專用權，不被認定為商標使用，將三年不使用撤銷制度進行了細化說明，但是細化后還存在許多缺陷。惡意注冊商標的搶注者其目的在于阻礙競爭多數進入市場或獲取巨額利益，在申請時沒有明確的使用目的，注冊成果后也無明確使用行為，但是為了規避《商標法》及《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》，惡意注冊商標的搶注者往往在接近三年期限時，進行適當使用，如在接近三年期滿時，利用廣告宣傳等一些手段，以造成有使用商標的假象，以規避注冊商標連續三年不使用可申請撤銷的規定，使得該項規定無法起到應有的遏止作用。

（三）惡意搶注的違法成本低

惡意注冊商標者通過未注冊及搶注商標的方式，以獲得巨額利益，對在先商標使用人的基本權益造成損害，但是其行政處罰及法律制裁的程度小，惡意注冊商標成本低，處罰制裁程度小，使得惡意注冊商標者在巨額利益的誘惑下進行惡意搶注。

惡意注冊商標操作較為簡單，惡意注冊商標者如想注冊某商標，只需通過互聯網查詢商標注冊的類別，并根據目標注冊商標未注冊的一些類別進行搶先注冊，惡意注冊商標者只需擁有足夠的耐心，即可針對性的進行惡意注冊。

惡意注冊商標風險低，我國現行法律對惡意注冊商標行為并不能有效規制。如《刑法》第二百一十三條假冒注冊商標罪，第二百一十四條假冒注冊商標罪其罪名適用對象都是已經注冊商標，對惡意注冊商標行為無法有效規制。惡意注冊商標行為就算被發現，惡意注冊商標者也無需承擔任何刑事責任，加劇了惡意注冊商標行為的發生。

四、關于完善我國惡意注冊商標法律規制的建議

（一）加強商標注冊申請的全面審查

第一，把我國《商標法》所明確規定的所有申請主體納入商標意圖說明機制中。在現行商標注冊申請階段，只需申請人提供營業執照等資料信息，其信息不完整，不能避免其他組織和法人惡意注冊商標的現象，因此將申請主體應遞交信息的范圍由自然人擴大到其他組織和法人，加大信息審查的全面性。

第二，增加注冊申請商標審查需遞交的材料內容。當前注冊申請商標僅需自然人遞交身份證明及其他證明材料，這些證明材料可以是承包合作、行政主管機關登記文件或營業執照等，雖然這些證明材料可以讓審查人員了解注冊商標從事的范圍及事項，但并不能表明注冊申請商標的實際意圖。可參考日本《商標法》中的相關規定，對《自然人辦理商標注冊申請注意事項》中主體范圍進行擴大，商標注冊申請者遞交相關申請材料后，如審查人員仍舊不能判斷商標申請的真實意圖，對已先行使用的商標提供商標使用證明，對未使用擬注冊的商標提供商標注冊成功后三年的商標實際用途說明，減少不以實際使用為目的的惡意注冊商標現象。

（二）完善三年逾期不使用撤銷制度

當前我國申請注冊獲得商標，并不是以商品存在與否、是否在實際中使用為前提。在我國《商標法》第四十八條中有規定廣告宣傳屬于商標使用行為，此規定對我國現行三年逾期不使用撤銷制度具有一定削弱作用，致使對即將逾期的商標，使用廣告宣傳，即可規避我國現行逾期不使用撤銷制度。為避免注冊商標在即將逾期時臨時采用一些防止撤銷的行為，可在我國現行《商標法》第四十九條逾期不使用撤銷制度之下增加規定，如在三年期限即滿三個月之前，商標權利主體緊急使用商標行為，不產生阻礙撤銷效應。其中即滿三個月之前是否恰當，需商標局根據不同類別商標加以細化與斟酌。并對《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十六條及《商標法》第四十八條規定的商標使用行為進行完善，要求商標權利主體必須在實際商品上使用商標，與其他商標進行區分。對廣告宣傳的商標使用方式，應從廣告宣傳頻率、時間長短、篇幅大小進行綜合考慮，考量其廣告宣傳目的，判斷是否為屬于商標實際使用行為，確保商標三年逾期不使用撤銷制度得以發揮其原本作用。

（三）健全處罰制度，遏制商標惡意注冊

惡意注冊商標行為本身即為竊取商標真正權利主體權益的非正當行為，并且惡意注冊商標行為破壞了正常的市場經濟秩序，應加大對惡意注冊商標者的懲罰性賠償，不應將賠償金額限定在獲得利益范圍內，從而加大對惡意注冊商標者的威懾性。進一步簡化商標異議的法律程序，對商標真正權利人和惡意注冊商標者的舉證責任進行合理的規制，強化商標審查效率，增加惡意注冊商標者的侵權成本，減少商標真正權利人的維權成本，遏止惡意注冊商標行為的泛濫。

當前我國現行《商標法》已加入了誠實信用原則，但是對違法該原則所需承擔的責任并未明確，致使誠實信用原則的操作性不強。當前對惡意注冊商標行為的救濟措施也主要為宣布其注冊的商標無效，惡意注冊商標者也只是損失申請費用，在一定程度上加劇了惡意注冊商標的現象。因此在今后的立法實踐中應細化、加大對惡意注冊行為所應付的法律責任，強化處罰力度，增加惡意注冊的違法成本，遏止商標惡意注冊行為的發生。

五、結論

我國現處于經濟大發展、社會大轉型的歷史階段，商標申請數量連年激增、商標實務領域惡意注冊、惡意維權的行為泛濫，嚴重損害整個社會的誠實信用基礎，危害市場經濟秩序平穩運行。在本論文中，筆者通過梳理惡意注冊商標行為的類型，分析規制惡意注冊行為的不足之處，思考了應該改良的重點和方向，以期對商標法的進一步研究有所助益，完善打擊商標惡意注冊行為的規范，促進市場經濟秩序的良好發展，知識產權保護國家形象的建立。

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