美國專利侵權懲罰性賠償的經驗及啟示

關鍵詞 美國 專利侵權 懲罰性賠償金

作者簡介：畢宏強，中國科學院大學民商法碩士研究生。

中圖分類號：D9712 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.03.350

一、我國專利侵權賠償現狀及懲罰性賠償制度展望

（一）我國專利侵權賠償現狀

在1984年我國頒布第一部《專利法》中未涉及專利侵權損害賠償的問題。1992年《關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》中首次對專利侵權賠償數額的確定做出了規定。2000年《專利法》第二次修改時將專利侵權損害的計算方法正式寫入。2001年最高人員法院出臺司法解釋規定了三種計算方法的順序，將法定賠償和合理費用也納入損害賠償之中。 現行《專利法》明確規定了專利侵權損害賠償的計算方式、計算順序，依次分別為專利權人的實際損失、專利侵權人所獲利益、專利許可使用費的倍數、法定賠償。專利侵權損害賠償制度是以補償性賠償制度為原則，從填平專利權人的損失為出發點。我國至今未建立懲罰性賠償制度，實踐中法院確定的賠償數額一般較低， 不能起到有效遏制專利侵權的作用。

（二）我國專利侵權懲罰性賠償制度展望

基于現階段我國專利侵權賠償制度的不足，建立懲罰性賠償制度已經提上議事日程。2018年首屆中國國際進口博覽會上，習近平主席的主旨演講中指出要提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。2019年黨的十九屆四中全會、《優化營商環境條例》、《關于強化知識產權保護的意見》、《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，都提出要建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，加大對知識產權的保護力度。我國引入專利侵權懲罰性賠償制度已是大勢所趨。2018年底國務院常務會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》，第72條規定對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的1倍以上5倍以下確定賠償數額。 我國要不要建立專利懲罰性賠償制度，已經基本沒有爭議，預計很快就會在我國建立。專利侵權懲罰性賠償制度建立后，如何計算懲罰性賠償金將會是實施核心所在。針對如何確定懲罰性賠償金的基數、確定倍數有應當考慮哪些因素的研究，對我國專利侵權懲罰性賠償制度的實施具有重要的意義。現行的專利法修訂草案中對于如何確定懲罰性賠償金未做出明確規定，我國法院又缺乏適用懲罰性賠償制度的經驗。這種情況下，有必要學習和借鑒其他國家的經驗。美國的專利侵權懲罰性賠償制度至今已經有200多年的歷史，已經發展的非常成熟了。美國專利侵權懲罰性賠償金的立法以及司法實踐經驗，對于我國專利懲罰性賠償制度的懲罰性賠償金的計算具有重要的參考價值。

二、美國專利懲罰性賠償制度的經驗

（一） 美國專利侵權懲罰性賠償金規定

美國專利侵權懲罰性賠償金的確定是由兩部分構成的，即“基數”和“倍數”。關于倍數標準在美國《專利法》經歷了三個階段的發展：第一階段，1793年規定倍數標準是：不低于三倍，三倍是底線。 第二階段，1800年規定倍數標準是：三倍，沒有上限也沒由下限，固定為三倍。第三階段，1836年規定倍數標準是：三倍是最高上限。 自此美國確立了最高不超過3倍上限的倍數標準。關于基數標準，由最初1793年只有專利的出讓費或許可使用費，到1800年將專利權人的實際損失納入，再到1992年將合理許可費納入。

美國專利懲罰性賠償金的規定，經過漫長的發展，不斷地修訂，最終確定了現行美國《專利法》第284條專利侵權懲罰性賠償金的基數標準和倍數標準，即基數標準是利潤損失和合理許可費，倍數是以三倍為最高上限。

（二）美國司專利侵權懲罰性賠償金基數的計算

由現行美國《專利法》第284條的規定，可知美國確定專利侵權懲罰性賠償數額的基數標準有兩個，即專利權人的利潤損失和專利的合理許可費。

1.專利權人利潤損失的計算方法

專利權人利潤損失的計算關鍵是證明侵權行為與專利權人的利潤損失之間滿足“若非規則”即二者存在因果關系。 為了證明這一因果關系，1978年美國法院在Panduit案中發展出DAMP測試法，包括四個要件：“要件1，市場需要該專利產品;要件2，市場上沒有可以替代該專利產品的產品。要件3，專利權人有滿足市場需求的制造和銷售能力;要件4，在沒有侵權產品時專利權人獲得多的利潤。” 當相關市場出現不止一種非侵權替代品的情況時，則無法證明滿足要件2，也就導致無法證明侵權行為與專利權人的利潤損失的因果關系。為此，美國法院對DAMP測試法進行了修改，把認定的重點放在其他要件，不在要求必須滿足要件2。“若非規則”和DAMP測試法理論上客觀合理，但是卻是在一種較為理想化的情況，這種情況未考慮其他影響因素，如產品的營銷戰略、消費者偏好、市場需求的變化等，使得“若非規則”看似合理，實則存在瑕疵。

2.專利的合理許可費的計算方法

專利許可費是美國專利侵權賠償計算的主要方式。 假想協商法是美國在Georgia-Pacific案確定的專利許可費計算方法，通過假想專利權人、侵權人彼此有意愿協商，二者協商之后得出合理專利許可費。法院通過“Georgia-Pacific因素”來確定，具體包括：“因素1：專利權人收的許可使用費;因素2：被許可人曾為涉案或類似專利所支付的許可使用費;因素3：許可的范圍和性質;因素4：許可人專利壟斷權的計劃;因素5：許可與被許可人雙方的商業關系;因素6：涉案專利產品對其他產品的促進進銷售作用大小;因素7：專利的有效期和許可期限;因素8：專利產品的獲益能力和目前的市場普及率;因素9：涉案專利所具備的優勢;因素10：涉案專利為使用人帶來的利益;因素11：侵權人對涉案專利實際使用證明;因素12：在特定商業領域，請求授權許可的成本在利潤中通常的占比;因素13：在可實現利潤中應該歸因于該專利的部分;因素14：專家證言;因素15：如果許可人和被許可人都理性并自愿地嘗試達成協議，雙方可能達成的許可費。” 這些因素是法院判斷合理許可費的黃金標準。

（三）美國司專利侵權懲罰性賠償金倍數的計算

關于專利侵權懲罰性賠償的倍數以3倍為最高上限，并沒有明確的倍數計算方法。法院對倍數范圍的確定享有自由裁量權，通過在司法實踐中不斷探索，形成了一套適用規則。法院首先從侵權人主觀狀態出發，判斷侵權人是否具有主觀惡意，假如判斷出侵權人具有主觀惡性，再充分考慮個案具體情況，如考慮侵權行為手段的惡劣程度、情節的嚴重程度、結果的嚴重性、專利價值大小、侵權人經濟狀況等，最后在進行懲罰性賠償具體倍數的確定。在判斷中法院強調堅持專利侵權懲罰性賠償基數與倍數的“合理倍比”關系，不能教條地適用“2倍或3倍”的賠償標準。

三、我國專利侵權懲罰性賠償賠償金的確定

懲罰性賠償的法律規制效果是侵權人承擔多倍的賠償金。懲罰性賠償金額的確定是運用該制度的核心，賠償的原則和計算方式合理的確定是賠償功能實現的前提。 專利侵權懲罰性賠償的計算既要發揮打擊、遏制故意侵權的作用，又要防止權力的濫用。我國專利侵權懲罰性賠償基數和倍數的確定，都可以借鑒美國的經驗。

（一）專利侵權懲罰性賠償基數的確定

由專利法草案（2019）第72條 ，可知草案中懲罰性賠償的計算基數是：權利人因侵權所受的實際損失、侵權人因侵權所獲得利益、參照專利許可適用費得倍數。懲罰性賠償基數的確定，是懲罰性賠償金額確定的前提。筆者借鑒美國專利侵權懲罰性賠償金的認定經驗，結合我國的專利侵權司法保護現狀，對懲罰性賠償基數的計算提出建議。

1.計算實際損失

實際損失的計算是法院通過專利權人因侵權減少的銷售量（或侵權人侵權產品的銷售量）與單件專利產品的合理利潤之積計算 ，可知實際損失指的是專利權人因侵權行為（生產或銷售）導致自己的專利產品銷量減少，所失去的本應得到的利潤。在司法實踐中實際損失常常難以證明，難點在于難以證明侵權行為與權利人失去的利潤之間存在因果關系。

筆者認為可以借鑒美國“DAMP測試法”來證明因果關系。 但是美國DAMP測試法是一種較為理想的狀態下計算，忽略了一些相關影響因素，因此在借鑒DAMP測試法時還應當堅持損害合理預見原則，即因果關系證明的是侵權時可以合理預見到的損失，對超出合理預見范圍的，不應支持。二者相結合，能夠平衡雙方利益更好的保護雙方合法權利、得出更加客觀、公正的結果。

2.計算侵權獲利

侵權獲利的計算是法院根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。 司法解釋對侵權人所獲利益的范圍以及獲利的計算依據也做出了規定。 從上述可知，侵權獲利的計算有系統、科學的方法，發揮作用必須有證據支持。然而司法實踐中專利權人很難舉證侵權獲利，因為財務報表、賬簿等證據都掌握侵權人手中。

為了解決這一舉證難得問題，專利法草案（2019）規定了“證據妨礙規則”。但是從2013年商標侵權中適用“證據妨礙規則”的情況看，適用該規則的案件還很少。筆者認為，這主要是由于缺乏配套的訴訟證據細則規定。應當通過司法解釋建立專利侵權案件的訴訟證據制度，包含“證據妨礙規則”“優勢證據規則”“證據開示制度”等。

3.參照專利許可使用費的倍數合理倍數

專利許可費的計算是法院根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節、專利許可的性質、范圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的倍數合理確定，當沒有專利許可費或者專利許可使用費明顯不合理時，適用法定賠償確定。 合理確定專利許可費的倍數是懲罰性賠償重要計算方法，當沒有專利許可費或者專利許可使用費明顯不合理時就適用法定賠償。我國法院在參照專利許可使用費時，一般只是參照涉案專利實際發生的專利許可使用費，導致這種計算方法被使用的機會非常少。筆者建議可以借鑒美國假想協商法確定的專利許可費，擴大參照專利許可使用費的范圍，使計算懲罰性賠償的基數也更合理。

（二）專利侵權懲罰性賠償倍數的確定

1.確定倍數的原則

專利法草案（2019）對倍數的確定僅規定了范圍，沒有做具體規定。美國現行《專利法》對倍數的確定也僅規定范圍最高不超過3倍。但是美國是判例法國家，在長期的司法實踐探索中，法院對倍數范圍的確定形成了一套適用規則。

我國2019商標領域已將懲罰性賠償的倍數提高到了5倍，專利法草案（2019）專利侵權懲罰性賠償倍數以5倍標準的通過已經是大勢所趨。為了防止懲罰倍數過高，懲罰性賠償金幅度過大，法官自由裁量權過大造成同案不同判、司法不公現象，必須對專利懲罰性賠償倍數的確定規則化。

2.確定倍數的考慮因素

筆者認為確定專利侵權懲罰性賠償金倍數時考慮因素應當有：（1）侵權人的主觀過錯。專利侵權懲罰性賠償是對侵權人的主觀惡性進行追責，懲罰性賠償倍數的確定應當以侵權人的主觀過錯為核心確定因素。 判斷因素包括事前侵權人是否采取注意義務如進行專利檢索、咨詢專業人士;通過侵權行為持續的時間、手段惡劣程度、侵權行為的次數、損害后果;事后是否及時采取補救措施如及時停止侵權、防止損害。（2）情節。情節嚴重是專利法草案（2019）規定的考慮因素。判斷因素包括侵權行為持續時間長短、手段惡劣程度、侵權行為的次數、損害后果的危害程度、是否無視法律制度、無視專利權人的權益、對社會發展創新造成了影響。（3）專利的類型與價值。不同類型、價值的專利對社會貢獻不同，被侵權的專利價值越大，造成社會危害就越大，對侵權人的可責難性就越大。一般發明大于實用新型，實用新型大于外觀設計的價值。判斷因素包括保護期限、成本、市場價值、轉化、許可、轉讓情況等要素來判斷。（4）侵權人的訴訟表現。訴訟中侵權人的表現納入倍數考慮的因素中，能夠更全面的評價侵權人主觀惡性、鼓勵侵權人積極舉證、提高訴訟效率、節省司法資源。判斷因素包括是否積極舉證配合查明事實、隱藏證據惡意抗辯、訴訟中故意拖延。（5）侵權人的賠償能力。專利法草案（2019）將懲罰性賠償的倍數提高到5倍。引進專利懲罰性賠償制度的目的是為了打擊、威懾故意侵權行為，維護專利權人的權益，為我國經濟、科技發展保駕護航，并不是為了通過高額的懲罰性賠償金，將侵權人“置之死地”。因此有必要考慮侵權人的賠償能力。

3.確定倍數的計算方法

通過對懲罰性賠償倍數考慮因素進行程度評價，對懲罰性賠償的倍數進行范圍劃分，最終的倍數根據法院對每個考慮因素的程度評價的匯總值，判斷倍數的范圍，確定倍數。以上述考慮因素為例，每個因素的程度評價指數范圍是1-10，1-5倍對應的范圍分別是1-20;21-40;41-60;61-80;81-100，法院對每個要素程度評價指數相加的和落在41-60范圍，對應的倍數就是3倍。

四、結語

我國引入專利侵權懲罰性賠償制度已是大勢所趨，制度建立后，如何計算懲罰性賠償金將是制度實施中的關鍵所在。懲罰性賠償金的計算方法在借鑒美國先進經驗的同時必須結合我國實際國情，使其本土化，從而防止產生“南橘北枳”的效果。

注釋：

根據2001年《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》。

根據2019年國家知識產權局發布的《2018年中國專利調查報告》，調查數據顯示，2014—2018年專利侵權訴訟訴案件的企業法院判定賠償額10萬元以下的平均占31.62%;10萬元以上50萬元以下的平均占22.8%;50萬元以上500萬元以下的平均占12.88%;500萬元以上的平均占1.48%。

根據2018年12月5日國務院常務會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》。

Pantent Act of 1793，ch.11，？，1 Stat.318，322（repealed 1836）.

Pantent Act of 1836，ch.357，？4，5 Stat.117，123.

黃武雙.美國專利損害賠償：原理與判例[M].北京：法律出版社，2017：86.

Panduit Crop. v .Stahlin Bros. Fibre Works Inc.，1F.3d 1214 （6th Cir. 1978）.

據美國普華永道發布的《美國2018年專利訴訟報告》顯示，2008年至2017年則有60%的案件采用專利許可費用確定賠償金，21%的案件綜合考慮侵權人所失利益與專利許可費。

Georgia-Pacific Corp.v.U.S.Plywood-Champion Papers， Inc.， 446 F.2d 295 （2d Cir.1971） .3 Rude v.Westcott 130 U.S.152（1889）.

羅莉.論懲罰性賠償在知識產權法中的引進及實施[J].法學，2014（4）：22-32.

根據2018年12月5日國務院常務會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》第72條“侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的1倍以上5倍以下確定賠償數額。”

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第20條第1款。

和育東.美國專利侵權救濟[M].北京：法律出版社，2009：156.

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第20條第2款。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第16條。

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第21條。

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參考文獻：

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