抵觸申請在專利制度中有何作用？（2）

楊敏鋒

抵觸申請在專利制度中的作用并非僅為防止重復授權，而是用于判斷新穎性。在專利制度中，抵觸申請、新穎性、禁止重復授權以及先申請原則其實都是在“授予創新者專利保護”這一基本原則下，在“主體”“時間”“公開范圍”和“保護范圍”四個變量不同時給出的相應解決方案。至于抵觸申請和現有技術之間的一些差異，如是否可以進行現有技術/抵觸申請抗辯，以及是否可以用于判斷創造性，則本質上是政策問題，而不是法律問題。

抵觸申請與現有技術

在討論抵觸申請時，還有一個繞不過去的概念就是“現有技術”。根據《專利法》第22條，抵觸申請不屬于現有技術，但在新穎性判斷上，雙方具有相同的“江湖地位”。但是，根據《專利法》第22條和第62條，現有技術可以用來判斷創造性，在侵犯專利權訴訟案件中還能用來進行“現有技術抗辯”，而抵觸申請不能使用在這兩項“新業務”上。不過在實踐中，抵觸申請雖然不能用于判斷創造性，但也已經成功“拿下一血”，可以進行“抵觸申請抗辯”。

第一，用于創造性判斷。

抵觸申請的出現是由于專利申請從提交到公開需要花費一定的時間，如在這期限內如果有人就同樣的發明創造也提起了專利申請，這就構成了抵觸申請。抵觸申請和現有技術之間的區別有時只差1cm。如果在先申請的公開日早于在后申請的申請日（包括同日），則構成現有技術，而如果晚于在后申請的申請日一天，則構成抵觸申請。從這點來看，抵觸申請和現有技術之間并不存在不可逾越的鴻溝，如美國專利法和《歐洲專利公約》就都將抵觸申請納入現有技術的范疇。

在抵觸申請不屬于現有技術的國家，抵觸申請不能用來評價創造性基本不存在爭議。歐洲和美國雖然規定抵觸申請屬于現有技術，但在抵觸申請是否能用來判斷創造性上的規定也并不相同。《歐洲專利公約》規定，抵觸申請并不能用來判斷創造性，而美國則相反。美國Rich法官在In Re Bass案中認為，“在某一目的是現有技術，在所有目的、所有法院和專利局也是現有技術。”

由于美歐兩大巨頭的立場并不相同，故《巴黎公約補充條約》也只能做出妥協，規定締約方除了應規定在先申請在判斷新穎性時應作為現有技術外，可以自行決定在判斷非顯而易見性時是否也作為現有技術。根據美國和歐洲的實踐，抵觸申請是否能用來判斷創造性更多是一種政策性考量，允許用抵觸申請來判斷創造性則意味著提高了創造性標準。

第二，用于現有技術抗辯。

至于抵觸申請是否可用來進行現有技術抗辯，在規定抵觸申請屬于現有技術的國家應當沒有太多爭議。在抵觸申請不屬于現有技術的國家，則還需進一步論證。在專利訴訟中，如果行為人明顯實施的是屬于公共領域的技術，在面臨侵犯專利權訴訟時還需要通過專利無效程序來救濟，則對行為人過于苛刻。不過，法院由于不能夠直接否定專利權的效力，故出現了現有技術抗辯這種變通做法。

在判斷一項技術方案是否與現有技術相同時，判斷規則相對比較簡單明確，在全國數十家擁有專利管轄權的法院中統一裁判標準相對比較容易實現。目前，在最高人民法院和各地方高級人民法院頒布的司法政策性文件和法院的相關判決中，已經可以參照現有技術/現有設計抗辯的審查判斷標準來評判抵觸申請抗辯，當然各法院在對如何歸納抗辯理由時存在一些差異。

三類專利可互為抵觸申請

我國的專利分為發明、實用新型和外觀設計三種，其中發明和實用新型保護的是技術方案，而外觀設計保護的是藝術設計，雙方屬于不同的“陣營”。發明和實用新型可以互為抵觸申請當無疑義，而發明/實用新型與外觀設計之間是否可以適用抵觸申請抗辯就成為一個需要研究的問題。

第一，互為抵觸是否有合理性。

我國《專利法》第22條和23條對發明/實用新型和外觀設計的抵觸時申請分別作出了規定，從法條的表面含義來看，雙方不能互為抵觸申請。在實務中，一些復審委的決定和法院的判決也持相同的觀點。

不過，從專利制度的本意來看，抵觸申請可以用來破壞新穎性，而判斷新穎性的標準本質上就是看在后申請中的信息是否已經被在先申請公開。雖然說發明/實用新型和外觀設計中公開信息的載體有所不同，前者為權利要求書和說明書（包括說明書附圖），后者圖片/照片和簡要說明，但這些不同的載體在公開信息這一功能上不應當存在本質差異。

以前文的圖2為例，假定在先申請公開的內容為A。如果該在先申請為發明/實用新型，則要求保護的是其中的“技術部分B”；如果在先申請為外觀設計，則要求保護的是其中的“藝術部分C”。“技術”和“藝術”屬于不同的領域，故B和C范圍不同，不會構成“重復授權”。不過，B和C是否重復并不會對A的范圍產生影響。認為外觀設計和發明/實用新型不能成為抵觸申請的觀點，只關注了抵觸申請在禁止重復授權方面的功能，但忽略了其在判斷新穎性上的功能。

更進一步地說，如將“抵觸”視為一種“沖突”而不是“重復”，則可以發現，權利的類型不同也不構成障礙。《專利法》第23條第3款規定，外觀設計不得與他人在申請日前已經取得的合法權利相沖突。這里的在先權利包括商標權、著作權、企業名稱權、肖像權已經知名商品特有的包裝或者裝潢等。這些在先權利中，商標權和著作權等屬于知識產權領域的“近親”，肖像權則屬于其他領域的“遠親”。“近親”和“遠親”都擁有無效外觀設計授權的資格，而同屬專利領域的“自家兄弟”發明和實用新型卻沒有資格，這恐怕難以自圓其說。

在美國，海關與專利上訴法院（CAFC的前身）在No.8188判決中就以外觀設計專利和隨后申請的發明專利申請的兩個螺旋實施例相同，認為外觀設計構成發明專利的抵觸申請，駁回了該發明專利申請。同樣，寧波市中院在“安裝架”侵犯實用新型專利權糾紛案中認為，外觀設計可以成為實用新型的抵觸申請的抵觸申請，理由是雙方的保護范圍存在交集。

第二，構成抵觸是否有可能性。

當然，理論上可以構成抵觸申請并不意味著在實踐中可以輕易實現。外觀設計保護的是“藝術”，而發明/實用新型保護的是“技術”，雙方在進行比對時會遇到一些難以克服的問題。

在一個常見的產品權利要求中，公開的信息通常包括該產品包含了哪些部件、各部件之間的連接關系、部件之間如何配合，從而實現該產品相關的技術功能。以蒸汽熨斗為例，如果發明/實用新型的權利要求中提到了某個按鈕，則會標明該按鈕的名稱（如注水開關是電源開關），并在名稱后面附上附圖標記。相關公眾通過查閱說明書和附圖，可以很清楚的理解該按鈕的功能。

不過，外觀設計專利的圖片/照片和簡要說明中，并不能提及技術方面的內容。即使外觀設計和發明/實用新型的圖片實質性相似，但外觀設計圖片給出的信息只包括該產品的形狀、圖案和色彩，不會涉及到技術方面的內容。在一個蒸汽熨斗外觀設計專利中，六視圖和立體圖等視圖并不會告知公眾該產品上的某個按鈕是電源開關、注水開關還是純裝飾用，除非該按鈕的作用能夠從視圖中直接地、毫無疑義地給出。

另外，外觀設計保護的是從“外部”可以看到的設計，不包括產品內部。如果發明/實用新型專利中還涉及到產品內部結構，那外觀設計專利也會由于未能公開這些內部結構信息而無法成為抵觸申請。綜合來說，外觀設計恐怕只能成為一些結構相對比較簡單的發明/實用新型的抵觸申請，對結構比較復雜的發明/實用新型則恐怕會力不從心。

同樣，發明/實用新型成為外觀設計的抵觸申請也是困難重重。外觀設計一般需要提交六面視圖，充分公開該外觀設計在各個不同視角下的形狀。發明/實用新型提交的附圖中，通常表現的是其正面、重要部位以及內部的形狀結構，不涉及其他視角。如在“蒸汽清潔機（NKT-140）”外觀專利侵權案中，被告以其實施的是一項在先實用新型專利為由進行抗辯。法院認為，該實用新型專利的6幅視圖均為一面體圖片，且有3幅是關于產品內部構造的剖面圖，并未完全揭示被告產品的外部形狀，現有技術抗辯不能成立。

余論

專利制度在權利的獲取和保護方面存在的眾多具體規則，實際上是根據專利制度的立法宗旨，針對各個不同的具體情形所給出的解決方案。用數學語言來說，就是在“變量”不同時所獲得的不同的“解”。“新穎性”“現有技術”“抵觸申請”“禁止重復授權”以及“先申請原則”，就是在“主體”“時間”“公開范圍”和“保護范圍”4個變量不同的情況下，所給出的不同的解。

專利制度的重要宗旨是保護創新，而創新能力和經濟發展水平相關，處于不同發展階段的國家對創新保護的需求存在明顯差異。同時，與創新相關的重要概念“創造性/非顯而易見性”的確定標準更是存在較多的不確定性。僅在本文所討論的狹窄范圍內，各個國家的具體規定之間就存在諸多的不同之處。這些不同在很多時候恐怕并不是法律問題，而是政治問題。事實上，“知識產權制度的設置和運營關系到一個國家公共政策的選擇，與當時的社會需求不可分割。”也許，從政治的高度去學習和研究專利，能夠更好地幫助我們了解整個專利制度。

（作者系北京市萬慧達律師事務所律師）

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