基于美國最寬合理解釋BRI原則對我國專利審查的建議

陳剛　楊瑞麗

關鍵詞 最寬合理解釋 BRI MPEP 專利審查

作者簡介：陳剛、楊瑞麗，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心。

中圖分類號：D9712? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.002

美國聯邦巡回上訴法院（簡稱CAFC）的前大法官曾言，專利是一場名為“權利要求的游戲”。權利要求在發明專利授權，確權中的地位和重要作用不言而喻。而權利要求內容清楚，涵蓋邊界清晰是權利要求合理合法適用的首要前提。

法學界有句名言“法律未經解釋，不得適用”，一部法律條文的解釋是其適用的前提，準確的把握和理解法律條文內容是從正確的解釋法律開始，解釋法律條文的語境含義，語句含義，詞語含義均深刻地關系著法律適用的具體情況。解釋對法律適用的作用，同樣適用于專利申請文件中的權利要求。因為只有權利要求解釋的十分清楚，才能保證權利要求的邊界清楚，內容明確。必須對權利要求有了清楚、明確的認識，對權利要求特征有了正確的解釋才能更好的在審查專利過程中給予申請人一個合理的范圍，也有利于給予普通大眾一個合理的預期，與此同時，平衡了大眾和專利權人之間的各自利益。

發明專利具有很多特性，比如地域性，授予的專利權僅在相應的地域內起到作用。不同國家的專利申請文件是由不同的語言文字符號組成。而語言文字符號存在著差異性，不同人理解同樣文字可能存在不同的含義，容易產生歧義，這樣一來，也容易使權利要求的保護內容模糊，權利要求的保護范圍不清晰。

做好發明中權利要求的解釋，明確權利要求的內容，劃定專利權的邊界，有利于給專利權的擁有者清晰穩定的保護范圍，也有利于使其他企業、普通大眾了解專利權，避免侵權，進一步研發創造等。

就我國而言，我國《專利法》第三章，第七章存在關于權利要求的相關規定，《專利審查指南》存在對權利要求的種類，權利要求清楚，簡要，權利要求需要得到說明書支持的相關規定以及具體撰寫規范、要求，但并對于解釋的規定相對較少、也不十分具體，可操作性有待提高，在專利審查過程中解釋權利要求特征也存在多種方式，有時需要代入說明書的內容理解權利要求，有時只專注權利要求中本身文字記載的有效范圍，并未給出一個統一明確的規定。接下來，首先通過分析幾個美國專利領域中涉及最寬合理解釋的典型案例，分析理解具有百年知識產權經驗的美國是如何操作處理這個問題的。

一、 《美國專利審查指南MPEP》中“BRI最寬合理解釋”的經典案例

案例一：In re Alberto Lee Bigio. No.03-1358 。

該專利申請中權利要求請求了一種毛發刷具，該專利案的爭議點在于：美國專利商標局在專利審查的過程中，采用最寬合理解釋原則解釋了權利要求中出現的頭發刷具，認為毛發刷具不僅用于人類頭部毛發，也包括給動物身體用的毛發刷具和可用于人體其他部位的毛發刷具。專利申請人不同意該解釋，主張其所使用的“毛發刷具”僅供在人類頭發中使用的刷具，因此，向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。

美國聯邦巡回上訴法院支持了美國專利商標局的意見，認為：在專利申請中所有權利要求的用語中都將“毛發”排列在“刷具”一詞之前，并沒有限定毛發刷具僅用于人類頭部毛發，也包括了給動物身體使用的毛發刷具和可用于人體其他部位的毛發刷具。

并且，美國專利商標局還認為在專利未授權之前，權利要求在審查的過程中可以比較容易地進行修改，因此，一個專利申請有機會和義務通過修改申請文件去刪除任何一個在權利要求中模糊不確定的特征。通過采用最寬合理解釋，美國專利商標局可以減少最終允許的權利要求范圍比合法授權的權利要求范圍更大的可能性，與此同時，還保證了大眾的利益。

案例二：In re Charies P.Morris， Kenneth L. Pottebaum， and John D. Stricklin No. 96-1425 （Fed. Cir. 1997） 。

在該案中，美國專利申請人主張美國專利局當前采用的權利要求解釋方式應當與美國巡回上訴法院在審理專利侵權訴訟中解釋權利要求的方式相同，不能采用不同原則解釋權利要求，因為這樣不利于申請人的利益，并舉例說明了在 arkman v. Westview Instruments， 52 F.3d 967，34 USPQ2d 1321 （Fed. Cir. 1995） （in banc）等案中要求美國專利商標局在專利申請審查過程中和在法院的確權案件中采用了相同的解釋規則。而美國專利商標局則堅持認為，根據美國聯邦巡回上訴法院的既往案例，美國專利商標局解釋權利要求時采用了對于本領域技術人員而言是本領域中的最寬合理解釋，并且美國專利商標局在專利申請審查過程中選擇最寬合理解釋也是有據可查的。由此產生了美國專利商標局與專利申請人之間的分歧，繼而，上訴到美國聯邦巡回上訴法院，法院經審理，裁定支持了美國專利商標局作出的關于在專利申請審查階段和法院審理專利侵權訴訟案件時對權利要求解釋采取不同原則的方式。

美國聯邦巡回上訴法院作出的上述判決是因為，在專利申請審查階段和專利訴訟階段美國專利商標局和法院二者所處的角色是截然不同的，在專利申請審查階段美國專利商標局的職責和任務是在審查所申請專利的可專利性，也就是否符合授予專利權的情形，而上訴法院進行專利侵權案件審理時，專利申請已經變成了授權專利，此時授權專利中權利要求的方案較固定，采用推定專利有效的原則來進行評判更為合理。

另外，美國聯邦巡回上訴法院還認為美國專利商標局解釋權利要求的特征時，應當采用權利要求的語言即最寬合理的原則來進行解釋，并且具體說明了適用該原則的標準：對于“最寬”的含義，法院主張，權利要求中的特征在其相應領域中的通常含義的解釋。對于“合理”的含義，法院主張，權利要求中特征的含義應當是在本專利申請的申請日之前，本領域技術人員所能知曉了解的范圍，并且說明書中并沒有相反的解釋。美國聯邦巡回上訴法院為權利要求的解釋提供了非常具體詳細的規定，因此，也有研究者稱最寬合理解釋規則為“Morris方法”。

對于美國專利審查員如何理解最寬合理解釋，以及在專利申請審查過程中如具體地運用最寬合理解釋來解釋權利要求，美國采用最寬合理解釋規則的審查意見對我們是否有借鑒意義，將在后續的內容加以研究。

二、 《美國專利審查指南MPEP》中最寬合理解釋BRI原則的定義和使用方式

（一）適用最寬合理解釋原則的意義和最寬合理解釋原則的內涵

Manual of Patent Examining Procedure，簡稱MPEP，是美國專利商標局培訓美國專利審查員審查美國專利申請的具體手冊，因此，將其翻譯為美國專利審查指南，也可以稱為專利審查程序手冊。為了讓專利申請的權利要求存在一個清晰的邊界，提醒公眾對保護范圍的關注以及減少侵權風險和鼓勵創新。在專利審查階段，在最寬合理解釋規則BRI的指導下，使用特征的字面含義可以恰當的解釋權利要求，恰當的使用最寬合理解釋BRI減少了授權權利要求被解釋的更加寬泛的可能性。在審查過程中采用最寬合理解釋BRI來解讀除了適用US112 （f）條款的權利要求。而在適用BRI最寬合理解釋解讀112（f）條款所限定的權利要求時，須考慮說明書的結構或者行為或者材料 。

對于不涉及US112（f）條款的權利要求時，考慮了最寬解釋的權利要求特征與該特征經考慮說明書后的字面意思相一致。字面含義是本領域中通常且慣用的含義。最寬合理解釋也不是一味的最寬的解釋，其權利要求中特征的解釋也需要與說明書中的相應特征保持一致，并且是本領域中通常使用的方式。說明書和說明書附圖是確定權利要求中特征的最好來源。現有技術也用來判斷權利要求中特征的含義。現有技術的含義與說明書和附圖中所使用的權利要求特征的含義相一致。可以通過說明書查詢是否存在對權利要求特征的特定定義，自然地，當說明書中存在了權利要求中特定含義，此時，權利要求特征的字面含義則不需考慮。

另外，可以通過權利要求中的其他特征以及說明書和說明書附圖來解釋權利要求，但是如果從說明書中引入對權利要求的限定但該限定并未記載在權利要求中，這樣的方式是不恰當的。也就說當權利要求中并未包含相關特征的限定內容，并不能將該記錄在說明書中的特征認為是對權利要求中相應特征的限定。在必要的時候，可以通過答復審查意見通知書時進一步來解釋或者澄清權利要求特征的含義，范圍。這樣的方式也能使得審查員，大眾都對權利要求所要保護的邊界有了更清楚的認識，對于后續的專利權案確權，侵權等相關案件的審查，提供了更加清晰，明確的認識、判斷證明。

（二）最寬合理解釋BRI原則的適用方式

對于如何判斷不涉及USC112（f）限定的權利要求中的特征，在美國專利審查指南MPEP中通過圖1進行確定，首先審查員明確權利要求中的特征，從說明書中能否找到相同的特征，并在說明書中是否能夠得到支持權利要求的特征，該特征可能有相同的特征或者明顯的等同特征。接下來，本領域技術人員判斷該特征是否具有通常和慣用的含義，一方面，如果具有通常和慣用的含義，則進一步判斷說明書中是否提供了該權利要求特征的特定定義，當存在特定含義時，則使用特定含義，當不存在特定含義時，則采用通常和慣用的含義。另一方面，在本領域技術人員判斷該特征中沒有通常和慣用的含義時，進一步判斷說明書是否給出了具體含義，當說明書提供了含義時，則使用該含義，當不存在該含義時，則使用最寬合理解釋原則解讀該特征。并且審查員還應注意該特征能否得到說明書的支持。可見，對最寬合理解釋原則的適用并不是針對所有的情形，在本領域中不存在通常且慣用的含義時，并且說明書中也沒有定義該特征的含義時，才可以考慮適用最寬合理解釋來解釋權利要求。

三、《美國專利審查指南MPEP》中“最寬合理解釋規則”的審查與中國《專利法》 《專利審查指南》 中關于權利要求的相應條款及其審查標準和原則的比較

表1

可見，美國專利法的適用過程中，最寬合理解釋被應用到了多種審查類型，應用范圍比較廣泛，包括了專利申請審查，再頒，再審，多方復審。在我國《專利法》第三章和第七章存在關于權利要求的相關規定，但是大多數都是一些上位性的規定，根據第二十六條在《專利法》中的位置，第三章“專利的申請”，是申請人或者代理人在專利撰寫時對權利要求的規定，第五十六條在《專利法》中的位置第七章“專利權的保護”，是對專利權即授權后權利要求的相關規定，是為了說明在后續確權，復審審查過程中權利要求如何發揮作用，均沒有涉及在權利要求授權前即在專利申請審查階段解釋權利要求的方法和標準。在《專利審查指南》中第二部分第二章“說明書和權利要求書”中第3.1節權利要求、第3.2節權利要求書應當滿足的要求、第3.3節權利要求的撰寫規定，分別是：關于權利要求的類型，即方法權利要求和產品權利要求，權利要求如何得到說明書的支持，清楚，簡要，以及權利要求撰寫時關于參數，范圍等的規定，也就說《專利審查指南》也緊緊針對權利要求的支持，簡要、撰寫問題。可見，對權利要求解釋的相關規定偏上位化，理論化，非常具體規定也較少，實際操作性也有待提高，對專利審查過程中審查員如何理解權利要求，解釋權利要求特征，具體化的規定，指南也較少。

四、 對我國專利申請審查的建議

1.在專利申請審查過程中，筆者認為可以采用最寬合理解釋的原則解釋權利要求中的特征，整體考慮權利要求中特征的含義。在專利審查的過程中，以最寬合理解釋的方式解釋權利要求中特征，可以使審查員在專利申請審查過程中將更大范圍的現有技術包含在權利要求的保護范圍內，可以更合理的確定權利要求的保護范圍，又由于在專利申請審查過程中，申請人有充分修改權利要求的機會，通過審查意見通知書的方式與申請人進行溝通與答復，經修改或者申請人陳述后的權利要求可以使權利要求特征更加明確，含義更加清楚，權利要求的保護范圍邊界更加明晰，同時，經合理解釋后的權利要求范圍，有利于減少在后續確權，侵權發生的可能性，或者在無效，確權，侵權程序過程中有效的判定權利要求內容。

2.正確的使用最寬合理解釋原則有利于正確的解讀權利要求的范圍，最寬合理解釋并不意味著一味的寬泛解釋權利要求，應當在權利要求可適用的領域內存在著相一致、相適應的解釋。當需要解釋權利要求的特征時，首先應判斷權利要求中的特征在本領域中是否具有通常且慣用的含義，當具有通常的含義時，則該權利要求在說明書中是否有相應的特定含義，當其存在特定含義時，采用特定含義理解，此時，還需要確定該特定含義是否記載在權利要求中時，權利要求中未記載該特征，還是應當采用通常且慣用的含義來解讀權利要求的特征。當說明書中不存在特定含義時則按照本領域中通常和慣用的含義解讀權利要求的特征。而當權利要求中的特征不具有權利要求適用領域中通常且慣用的含義時，則首先應當考察說明書中是否記載了該特征的獨特解釋，如果存在，則采用本申請中的特定含義來理解權利要求，相對應的，當說明書不存在權利要求特征的特定含義時，則可以考慮權利要求特征按照最寬合理解釋的規則來理解特征的含義。

五、結語

本文通過對美國專利審查指南中對最寬合理解釋BRI的定義，具體適用方式以及美國聯邦上訴巡回法院判決的涉及最寬合理解釋BRI的多個典型案例，分析了如何理解權利要求所適用的最寬合理解釋BRI原則以及如何在專利申請的審查過程中如何適用最寬合理解釋BRI原則，并且還比較中國《專利法》，《專利審查指南》和美國專利審查指南中的關于權利要求解釋的相關內容，看出我國對權利要求的解釋規則還不是非常的明確和具體，相關具體規定也相對較少，抽象，最后建議在我國也應同樣適用最寬合理解釋BRI規則，以及在我國具體適用最寬合理解釋BRI解釋權利要求的方式。

注釋：

In re Alberto Lee Bigio，381 F.3d 1320（Fed.Cir.2004）? https：//1.next.westlaw. com.

In re Morris， 127 F.3d 1048（Fed. Cir. 1997） https：//1.next.westlaw.com.

Manual of Patent Examining Procedure（簡稱MPEP，美國專利審查指南）中關于最寬合理解釋BRI的規定 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s21 11.html.

中華人民共和國《專利法》第三章專利的申請，第七章專利權的保護。

中華人民共和國《專利審查指南》第三章第3.1-3.3節。