國際視域下SEP訴訟的焦點與我國企業的應對策略

李昌鳳

摘 要：近年國際上SEP訴訟案件快速增長，我國不少科技型企業牽涉其中。目前SEP訴訟普遍缺乏成熟定型的法律適用規則，但透過主要國家和地區的司法判例，可以總結有益的經驗規則并洞察其發展態勢。我國企業面對國際SEP訴訟，需要加大研發力度，強化專利布局，積極參與國際標準的制定與修訂，建立SEP風險預警與處置機制，并靈活運用訴訟策略和技巧。

關鍵詞：SEP訴訟;FRAND原則;禁令救濟;專利布局;訴訟策略

近年來，在經濟全球化的大背景之下，隨著跨國技術貿易的發展和全球科技競爭的加劇，國際上因標準必要專利（Standard Essential Patents，簡稱SEP）引發的爭議呈“井噴”態勢。國際標準中SEP數量眾多，相關糾紛主體多為大型跨國技術公司，爭議的行為或事實并不局限于一國之內，案件的復雜程度非同一般。再加上各國法律傳統迥異，對SEP糾紛普遍缺乏成熟定型、明確具體的法律適用規則，SEP訴訟案件不僅讓各國裁判機構倍感棘手，也成為全球關注的熱點問題。

一、國際上SEP訴訟案件的特點和趨勢

（一）當事人因身份不同而觀點各異

SEP訴訟案件中的當事人分為三類。第一類是純粹的SEP實施者，微軟、三星、HTC等多是此類身份。它們的觀點是SEP帶來的“專利劫持”（hold-up）以及專利費用疊加問題嚴重制約了新技術的推廣使用和相關產業的發展，需要立法和司法有效地予以規制。第二類是純粹的SEP持有人，即“非專利實施實體”（Non-Practicing Entity，簡稱NPE），包括摩托羅拉、愛立信等，以及投機型NPE（俗稱“專利流氓”）。它們主張強化SEP權利人的地位，對“專利反向劫持”（hold-out）嚴加規制。第三類是兼具SEP權利人和實施者身份的主體，如華為、中興等。它們一般主張在SEP供需之間尋求利益平衡。

（二）管轄法院國別范圍不斷擴大且當事人選擇傾向逐漸凸顯

作為新類型專利糾紛案件，SEP訴訟最先出現在美國、德國等少數國家和地區。隨著專利貿易范圍的拓展和競爭的加劇，SEP訴訟已經擴大至英國、歐盟主要成員國、日本、韓國、印度、中國、澳大利亞等區域。SEP訴訟案件的原告多為專利權人，它們更趨向選擇在判決侵權概率大、賠償標準高、獲利豐厚的國家和地區發起訴訟。

（三）訴訟所涉產業領域呈迅速擴張趨勢

由于無線通信產品和服務的互聯互通性最強，所以國際SEP訴訟最初集中于無線通信領域，幾乎所有的跨國無線通信科技企業都牽涉其中。近年來，隨著更多產業領域標準化水平的提高和無線通信技術在其他產業的運用愈加廣泛，國際SEP訴訟開始向汽車制造、制藥、人工智能等領域拓展。

（四）案件之間牽連性、相關性強

SEP爭議雙方之間的利益糾葛往往由來已久并牽涉多個國度，雙方往往在不同國家的法院、相同國家的不同法院甚至相同國家的同一法院發起系列訴訟，作為鉗制或反制的措施。如微軟和摩托羅拉、蘋果和摩托羅拉分別在美國和歐盟、交互數字與華為在美國和中國均提起多起訴訟案件。每一案件都要經過幾個審級，短則兩三年，長則五六年。

二、國際SEP訴訟案件中的焦點問題

（一）FRAND承諾的法律性質

國際標準化組織在其知識產權政策中要求標準參與者向標準化組織作出不可撤銷的聲明或承諾，表示將就其SEP給予所有標準實施者以公平（fair）、合理（reasonable）、無歧視（non-discriminatory）的許可，此即FRAND原則。FRAND原則作為直接源自產業實踐的概念，沒有一個權威機構明確其具體內涵。在每個SEP訴訟案件中，FRAND承諾的法律性質都是無法回避的焦點之一。

依據既往各國司法判例以及學者的論著，關于FRAND承諾的法律性質大致有五種觀點。第一種觀點認為FRAND承諾是要約，標準實施者實施SEP的行為即是承諾。一旦標準實施者實施SEP，則專利實施許可合同關系即告成立。第二種觀點認為FRAND承諾屬于要約邀請，只是表明權利人的交易意愿。在摩托羅拉訴微軟案中，德國曼海姆地區法院即持此觀點。第三種觀點認為FRAND承諾是第三方受益合同，即專利權人與標準化組織訂立了以實施者作為第三方受益人的合同關系，實施者作為直接受益人享有合同履行請求權。英美國家法官多持此立場。例如，在蘋果訴摩托羅拉案、微軟訴摩托羅拉案中，美國法院采納的就是這種觀點。在無線星球訴華為案中，英國法院認為FRAND承諾在無線星球與歐洲電信標準協會（簡稱ETSI）之間形成第三方利益合同，華為是受益第三方。第四種觀點認為FRAND承諾是單方民事法律行為，只要實施者愿意以FRAND條件獲得許可，則SEP權利人必須受其約束。例如，在西電捷通訴索尼案中，北京知識產權法院認定西電捷通FRAND聲明屬于單方民事法律行為。第五種觀點認為FRAND承諾是一種強制締約義務，類似供水、供電、供氣等壟斷企業所擔負的強制締約義務。在華為訴交互數字案中，深圳中級人民法院便持此觀點。

雖然基于不同的法律文化傳統和現實國內立法，各國司法判例對FRAND承諾給予了不同的性質認定，但是以下共識卻不容否認：其一，FRAND承諾具有法律約束力。無論是英美法系國家法院的第三方受益合同立場，還是大陸法系國家法院的要約、要約邀請理論，抑或是我國法院的單方法律行為或強制締約義務觀點，均沒有否認FRAND承諾的法律約束力。其二，訴訟中法院特別注重考察雙方的談判行為是否符合誠實信用原則，雙方是否為達成符合FRAND條件的許可合同而履行了各自的善意磋商義務。其三，FRAND承諾影響禁令救濟適用。例如，在無線星球訴華為案中，英國法院認為，如果無線星球拒絕簽訂符合FRAND 條款的許可合同，則拒絕其禁令救濟請求;如果華為拒絕簽訂符合FRAND 條款的許可合同，法院應支持無線星球的禁令救濟請求。

（二）禁令救濟的司法適用

美國禁令救濟的司法適用頗受關注。在美國首例SEP禁令救濟案——蘋果訴摩托羅拉案中，美國聯邦巡回上訴法院認為，SEP的禁令救濟適用“四要素檢測”標準，即只有在滿足專利權人已遭受不可挽回的損害、此損害用法律規定的其他救濟方式不足以補償、頒發禁令救濟對雙方的影響是正當的、不會對公眾利益造成危害這四個條件時，才可以頒發禁令。當侵權人拒絕符合FRAND條件的許可合同或采取不合理的推延戰術時，權利人可以獲得禁令救濟。在隨后的微軟訴摩托羅拉案中，美國聯邦第九巡回上訴法院堅持如下裁判邏輯：FRAND承諾構成第三方受益合同，依據談判細節和流程，來判斷禁令請求是否違反FRAND承諾進而是否構成違約。

德國及歐盟禁令救濟的司法經驗非常豐富。在“橙皮書標準案”中，德國聯邦最高法院明確了實施者可憑借強制許可抗辯阻止權利人禁令救濟請求的條件，即：SEP權利人具有市場支配地位;實施者已向權利人提出無條件的、真實的、合理的且易于接受的要約;實施者預期履行其合同相關義務，將合理的使用費存于專戶;權利人不合理地拒絕許可。但此禁令抗辯條件對實施者而言過于嚴苛，其阻卻禁令救濟的意圖并不容易實現。2015年7月，歐盟法院在華為訴中興案的先予裁決中指出，滿足以下條件時，權利人可以獲得禁令救濟：專利權人在訴訟前已經通知實施者侵權;在實施者明確表示愿意接受FRAND條件后，專利權人向其提出了書面要約;實施者未認真答復權利人的要約并繼續使用SEP。在隨后的SISVEL訴海爾案中，德國杜塞爾多夫地區法院就采納了歐盟法院的上述立場，并根據締約實踐增加了反要約談判步驟。

我國近年禁令救濟司法規則漸趨明晰。“禁令救濟”在我國稱為“停止侵權”。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第24條規定，專利權人故意違反FRAND許可義務致許可合同無法達成、且實施者無明顯過錯的，不支持權利人禁令救濟請求。《北京市高級人民法院<專利侵權判定指南（2017）>》增補以下情形：權利人沒有故意違反FRAND義務、實施者也沒有明顯過錯且提交許可費或擔保的，不支持權利人的禁令救濟請求;權利人違反FRAND義務，實施者也有過錯的，則應視雙方過錯程度及責任大小來決定是否支持權利人的禁令救濟請求。該指南雖然不是司法解釋，但在業內權威性極高。在西電捷通訴索尼案中，北京市高級人民法院正是依據上述司法解釋和判定指南的立場，認定索尼的過錯是導致未能進入正式專利許可談判程序的原因，判決索尼停止侵權。2018年4月發布的《廣東省高級人民法院關于審理SEP糾紛案件的工作指引（試行）》，明確雙方的“主觀過錯”是影響禁令救濟的決定性因素。

（三）許可費的計算

在SEP訴訟中，許可費的計算是最為核心的問題。在許可費的確定問題上，各國司法實踐堅持以下原則：市場確定原則，即許可費是否合理應當由市場來評判，既要防止“專利劫持”風險，又要保證投資的合理回報;自身價值限定原則，即許可費應限于具體專利獨特貢獻所體現的自身市場價值;技術分攤原則，即許可費的確定要充分考慮該專利對于所涉標準的貢獻。

許可費的計算方法有多種，每一種方法需要考量的因素也有所不同。1971年，美國聯邦第二巡回法院在Georgia-Pacific訴United States Plywood案中確立了15個判斷許可費是否合理的參考因素，被稱為“Georgia-Pacific因素”，并成為美國法院確定專利許可費的基礎方法。在微軟訴摩托羅拉案中，美國聯邦地區法院James L.Robart法官針對SEP將“Georgia -Pacific因素”修改完善為9個，將假定專利未納入標準時權利人通過協商可獲得的許可費作為確定SEP許可費的基礎。比較許可協議法是另一個廣泛運用的計算方法，即以權利人與第三方被許可人就相同的SEP所執行的許可費為基礎，再根據許可交易背景、許可交易內容等方面的差異而對許可費予以調整來確定許可費的方法。在華為訴IDC案中，深圳市中級人民法院即采用此方法，參考IDC與蘋果、三星等公司的許可費標準，判決華為應支付的使用費率為0.019%。自上而下法（up-down），即先評估特定標準中所有必要專利的整體價值，再根據涉案專利所占份額來確定許可費的計算方法。該方法在新近的多個判決中被頻繁采用。在TCL訴愛立信案中，美國加利福尼亞中區聯邦地區法院bJames V. Selna法官即采納自上而下法確定了TCL應當支付的許可費率。2019年9月，南京市中級人民法院在華為訴康文森案的判決中，采納了華為主張的自上而下法來計算許可費率。而英國法院在無線星球訴華為案中，則采取了自上而下法與比較許可協議法相結合的模式確定華為應當支付的許可費。

各國法院在司法實踐中摸索出來的每一種許可費計算方法都有其優勢和缺陷。如，比較許可協議法簡便易操作，但計算過程難免模糊，其科學性易遭受質疑;自上而下法可以在一定程度上減輕許可費疊加和專利挾持風險，但其適用的前提是整體許可費率、該標準中必要專利總量以及權利人所持有的SEP數量等數據必須完整無誤，而這又是極難滿足的。因此，需要根據具體案情選擇適合的計算方法或方法組合。

三、我國企業應對國際SEP訴訟的策略

（一）加大技術研發力度，實施專利布局

“打鐵必須自身硬”。綜觀國際SEP訴訟案件，SEP權利人所處的訴訟地位明顯優于實施者，這是SEP的價值使然。我國企業要想擺脫受制于人的不利地位并取得競爭優勢，就必須在研發上下功夫，精心策劃SEP布局。華為在科技研發方面的投入和取得的成績堪稱業界的典范。2019年華為研發投入高達150億美元，2020年將超過200億美元。與此相伴的是華為專利申請量和授權量的持續增長。在ETSI最新5G SEP聲明量排名中，華為以3147族位列第一。驕人的成績離不開前瞻性專利布局的實施。專利布局必須超前謀劃，放眼全球，綜合運用覆蓋型、市場需求引導型、包圍型專利布局策略，既重視將自有專利技術嵌入新標準之中的“專利標準化”活動，又積極開辟圍繞已有標準進行專利布局的“標準專利化”路徑，還應當注意根據技術發展的周期性、代際繼承性規律和標準的差異性等及時調整優化專利布局。

（二）積極參與國際標準的制定與修訂

國際上具有競爭力的科技型跨國公司，無不與相關國際標準化組織保持密切的聯絡與溝通。例如，華為加入了400多個國際標準化組織或產業聯盟等，并在其中擔任重要職位。我國企業只有積極參與相關領域的國際標準制定，才能增強在國際標準中的話語權。作為標準化組織的成員積極參與標準制定、修訂等標準化活動，不僅可以便利地獲得最新相關資料和信息，及時引導和調整研發方向，還可以直接對標準化活動施加影響，為其專利納入標準尋求良機。

（三）建立SEP風險預警與處置機制

企業無論其身份是SEP權利人還是標準實施者，都應當將專利風險預警與處置納入其國際知識產權管理制度當中。企業要重視利用SEP數據庫進行跟蹤檢索分析，強化對國際市場上SEP糾紛及訴訟案件的搜集和研判，將專利風險調查端口前移，以有效避免SEP立項可行性不足的風險以及實施中的專利侵權風險，并對他人的侵權行為及時采取維權救濟行動。根據近期各國司法實踐，我國企業尤其是SEP權利人要重視加強對SEP反壟斷風險的預警與分析，對許可條款進行預先審查，以防因涉嫌壟斷而被調查追責。

（四）創造“天時地利人和”的訴訟條件與環境

首先要把握訴訟時機。訴訟前要做好充分準備，對各種突發情形做好預案，不打無準備之戰或慌忙應訴。基于“主觀過錯”在案件中的重要意義，企業在前期的接觸和談判過程中，每一步都要做到萬無一失，切忌有無故拖延或其他非善意不誠信的言行。其次要選擇訴訟地點。SEP訴訟管轄法院是影響裁判結果的至關重要的因素。無線星球訴華為案就是一個典型的例證。原告無線星球是美國的一家典型“專利流氓”，由于美國司法對專利流氓持否定甚至打擊的態度，所以無線星球舍近求遠地選擇英國作為訴訟地，并最終勝訴。在瀕臨訴訟的當口，無論是SEP權利人還是實施者，都可以先對方一步提起訴訟，以確保訴訟管轄法院的確定對己方有利。再次要打造精英訴訟團隊。除了企業內部的相關部門和人員，還要善于將外部的力量（如律師隊伍、貿易合作方等）轉化為訴訟優勢。

（五）強化“證據為王”意識，以強有力的證據支撐訴求

打官司就是打證據，各國沒有例外。我國企業必須強化證據意識并貫穿于企業一切活動的始終。對于己方的訴求，不可完全寄希望于法院的查證，一定要盡力為自己的觀點和主張尋找有力的證據支撐并加以充分論證。在華為訴IDC案中，華為提供了證明IDC許可費過高的證據，而IDC并未提供證據對其許可費定價的合理性進行論證。法院依據華為提供的證據做出適用0.019%許可費率的判決，當屬情理之中。值得注意的是，企業的對外宣傳窗口和信息報告（如企業網站、公司年報等）中的內容，都有可能作為SEP訴訟中的證據加以使用。我國企業要嚴肅地對待媒體宣傳報道和企業報告，避免細節上的疏漏給訴訟帶來不利影響。

對我國企業而言，還要重視在訴訟外另辟蹊徑，如請求宣告專利權無效或否定SEP、申請反壟斷調查等，有時能起到意想不到的效果。

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